Date : 20040608
Dossiers : A-447-03
A-448-03
Référence : 2004 CAF 220
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
BACARDI & COMPANY LIMITED
appelante
et
HAVANA CLUB HOLDING S.A.
intimée
Audience tenue à Ottawa (Ontario) le 25 mai 2004.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario) le 8 juin 2004.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
Date : 20040608
Dossiers : A-447-03
A-448-03
Référence : 2004 CAF 220
CORAM : LE JUGE EN CHEF RICHARD
ENTRE :
BACARDI & COMPANY LIMITED
appelante
et
HAVANA CLUB HOLDINGS S.A.
intimée
MOTIFS DU JUGEMENT
Introduction
[1] Les présents appels concernent le registre canadien des marques de commerce, l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec du rhum et le régime Castro.
[2] Le différend qui oppose les parties découle de l'opposition de l'appelante à l'enregistrement, par l'intimée, de certaines marques et de certains dessins employés en liaison avec du rhum, en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi). Le registraire des marques de commerce a finalement rejeté l'opposition de l'appelante sur tous les motifs qu'elle avait avancés.
[3] La Cour fédérale a statué sur deux appels, qui faisaient chacun suite à la décision du registraire. Les deux appels ont été instruits ensemble par la Cour fédérale et par notre Cour. Le juge Martineau a rendu deux décisions motivées (2003 CF 938, 2003 CF 939), mais a tenu à préciser, au paragraphe 3 du dernier jugement :
La présente affaire est, pour l'essentiel, identique à un autre appel entendu en même temps [...] qui a été rejeté par cette Cour [...] Les prétentions, la preuve, les questions en litige et les arguments juridiques sont essentiellement les mêmes dans les deux affaires [...]
[4] Lors des débats qui ont eu lieu devant notre Cour, l'appelante a précisé que son seul motif d'opposition et moyen d'appel était tiré du rapprochement de l'alinéa 12(1)b) et du paragraphe 15(1) de la Loi.
Genèse de l'instance
[5] Les faits à l'origine du litige remontent à la suite d'événements historiques suivants.
[6] En 1934, Jose Arechabala S.A., une société cubaine, a soumis au registraire canadien des marques de commerce une demande d'enregistrement de sa marque Havana Club, devant être employée en liaison avec du rhum. La marque a été enregistrée en juillet de la même année.
[7] Toutefois, le contexte jusqu'alors favorable aux gens d'affaires à Cuba est devenu plus hostile en 1960, lorsque le régime Castro a pris le pouvoir et a nationalisé les actifs de diverses sociétés cubaines, dont celle de Jose Arechabala S.A.
[8] En réponse à ces événements, les avocats de la Jose Arechabala S.A. ont communiqué avec le registraire canadien des marques de commerce en 1963 pour requérir un changement de propriété dans le registre pour tenir compte de la nationalisation des actifs de leur client. Le registraire a accédé à cette requête et a inscrit le nom « Jose Arechabala S.A. Nacionalizada » à titre de propriétaire de la marque de commerce.
[9] Cubaexport H.R.L. et l'intimée, Havana Club, ont été les propriétaires successifs de la marque déposée.
[10] En 1998, l'intimée a présenté une demande en vue de faire enregistrer plusieurs marques et dessins en invoquant un emploi remontant au Canada à au moins 1990 par elle-même et par ses prédécesseurs en titre. Les marques étaient susceptibles de créer de la confusion avec d'autres marques sur le marché, telles que Havana Club et Havana Club « Silver Dry » . L'intimée a par conséquent invoqué le paragraphe 15(1) de la Loi, qui permet l'enregistrement d'une marque créant par ailleurs de la confusion si toutes les marques liées appartiennent à la même personne. Voici le libellé de ce paragraphe :
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15.(1) Nonobstant l'article 12 ou 14, les marques de commerce créant de la confusion sont enregistrables si le requérant est le propriétaire de toutes ces marques, appelées « marques de commerces liées » . |
15.(1) Notwithstanding section 12 or 14, confusing trade-marks are registrable if the applicant is the owner of all such trade-marks, which shall be known as associated trade-marks.
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[11] L'appelante a toujours maintenu que le registraire n'avait pas le pouvoir de modifier l'inscription au registre en 1963 pour y substituer le nom de la société nationalisée, Jose Arechabala S.A. Nacionalizada, à celui de l'inscrivant original, Jose Arechabala S.A. Selon l'appelante, l'intimée ne possède pas un titre de propriété valide sur la marque qui a été enregistrée en 1963 et elle ne peut l'invoquer pour réclamer l'enregistrement de marques liées au sens du paragraphe 15(1) de la Loi.
La décision du registraire
[12] À l'appui de sa thèse sur l'invalidité de la modification apportée en 1963, l'appelante fait valoir que la loi cubaine d'expropriation et de nationalisation de biens à Cuba est sans effet au Canada et qu'en conséquence, Jose Arechabala S.A. est demeuré propriétaire légitime de la marque Havana Club déposée au Canada. Le nom de la société nationalisée a été inscrit à tort dans le registre, de sorte qu'aucun des propriétaires subséquents dans la chaîne de titres n'a acquis quelque droit que ce soit.
[13] Le registraire s'est dit d'avis que son prédécesseur avait agi irrégulièrement en faisant droit, en 1963, à la demande de modification du registre. Il a toutefois précisé aussi qu'indépendamment du fait que les lois cubaines d'expropriation sont sans effet en droit interne, il n'avait pas le pouvoir de corriger les erreurs figurant au registre.
[14] De plus, en ce qui concerne la procédure d'opposition, le registraire a estimé qu'il ne lui était pas loisible de remettre en question la validité d'une marque de commerce existante.
[15] Le registraire a estimé que, pour obtenir le résultat désiré, l'appelante aurait dû soumettre à la Cour fédérale une demande de modification de l'enregistrement en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi.
Décision de la Cour fédérale
[16] L'appelante a interjeté appel de la décision du registraire à la Cour fédérale en vertu de l'article 56 de la Loi.
[17] Le juge Martineau a confirmé la décision du registraire, jugeant à la fois raisonnables et bien fondées en droit les conclusions du registraire sur les pouvoirs que lui confère la loi. Le juge Martineau a expliqué que l'article 38, qui porte sur l'opposition à un enregistrement, ne confère pas au registraire le pouvoir de modifier le registre.
[18] Le juge a expliqué que la portée extra-territoriale de la nationalisation et de l'expropriation par Castro d'actifs cubains était un domaine du droit qui ne ressortissait pas à la compétence du registraire. Il a ajouté qu'il valait mieux confier ces questions aux tribunaux, devant lesquels tous les intéressés peuvent faire valoir leur point de vue.
Thèse des parties
[19] L'appelante exhorte la Cour à conclure que le juge saisi de la demande de contrôle judiciaire a commis une erreur parce qu'il n'a pas tenu compte des répercussions de l'erreur commise par le registraire en 1963. Tout en reconnaissant que le registraire n'a peut-être pas le pouvoir de corriger les erreurs contenues au registre dans le cadre d'une opposition, l'appelante soutient que la loi permet au registraire de se renseigner sur la propriété d'une marque de commerce. Comme le registraire a reconnu qu'une erreur s'était produite en 1963, il était déraisonnable de sa part de permettre à l'intimée de se prévaloir du paragraphe 15(1) de la Loi et tout aussi incorrect de la part du juge saisi de la demande de contrôle judiciaire de refuser d'intervenir pour sanctionner cette erreur.
[20] L'appelante a également formulé de longues observations sur les incidences au Canada de la loi d'expropriation adoptée par le régime, en faisant valoir que les tribunaux canadiens refusent d'appliquer des lois étrangères qui équivalent à une spoliation.
[21] Dans ses observations, l'intimée a surtout insisté sur la question de la compétence. Ramenée à l'essentiel, la thèse de l'intimée est simplement que le registraire n'avait pas le pouvoir, dans le cadre d'une opposition, de modifier le registre des marques de commerce. Le paragraphe 57(1) de la Loi confère à la Cour fédérale la compétence exclusive de radier ou de modifier des inscriptions au registre.
[22] L'intimée soutient en outre qu'en raison du fait que le registraire n'avait pas le pouvoir de modifier le registre, le juge Martineau a eu raison d'affirmer que toute observation formulée par le registraire au sujet de la présumée erreur commis en 1963 n'a aucune incidence sur la présente instance.
Norme de contrôle
[23] Au cours des instances antérieures, les parties ont affirmé, à bon droit, que la norme de contrôle applicable aux décisions ressortissant à la compétence du registraire était celle de la décision raisonnable simpliciter (Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.)). La norme de contrôle applicable à la décision du juge saisi d'une demande de contrôle judiciaire est celle que la Cour suprême a exposée dans l'arrêt Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, dans lequel la Cour a expliqué que les erreurs de droit peuvent être examinées selon la norme de la décision correcte, tandis que les constatations, inférences et conclusions de fait commandent l'application de la norme de l'erreur manifeste et dominante.
Question en litige
[24] Malgré l'intéressante toile de fond historique de la présente affaire, la question en litige est simple : elle concerne la compétence du registraire des marques de commerce dans la présente procédure d'opposition.
[25] L'appelante cherche à contester la validité de l'enregistrement de la marque Havana Club dans le cadre d'une procédure d'opposition en contestant le titre de propriété de la marque qui figure au registre. L'appelante estime que les demandes de renseignements portant sur la propriété d'une marque relèvent de la compétence que la Loi confère au registraire. L'appelante prétend qu'en contestant la validité du titre de propriété de la marque de commerce qui figure au registre, elle peut empêcher l'intimée d'invoquer le paragraphe 15(1) de la Loi.
[26] De toute évidence, l'appelante cherche à contester un enregistrement existant. En contestant la propriété de la marque, l'appelante cherche à dépouiller l'enregistrement de 1963 de tout effet, ce qui revient à biffer ou à modifier cet enregistrement.
[27] Il ressort à l'évidence de la loi et de la jurisprudence que l'appelante ne peut parvenir à ce résultat dans le cadre d'une opposition formée en vertu de l'article 38. Le paragraphe 38(8) de la Loi définit les pouvoirs du registraire lorsqu'il est saisi d'une opposition :
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38.(8) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire repousse la demande ou rejette l'opposition et notifie aux parties sa décision ainsi que ses motifs. |
38. (8) After considering the evidence and representations of the opponent and the applicant, the Registrar shall refuse the application or reject the opposition and notify the parties of the decision and the reasons for the decision. |
[28] Ainsi que le juge Martineau l'a souligné, les choix que la Loi offre au registraire dans le cadre d'une procédure d'opposition sont très limités. Le registraire peut soit repousser la demande, soit rejeter l'opposition, mais il n'est pas habilité à modifier le registre.
[29] Il est intéressant de mettre en contraste la portée étroite du paragraphe 38(8) avec le paragraphe 57(1) de la Loi, qui est ainsi conçu :
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57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu'une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l'inscription figurant au registre n'exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.
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57. (1) The Federal Court has exclusive original jurisdiction, on the application of the Registrar or of any person interested, to order that any entry in the register be struck out or amended on the ground that at the date of the application the entry as it appears on the register does not accurately express or define the existing rights of the person appearing to be the registered owner of the mark. |
[30] Cette disposition accorde à la Cour fédérale la compétence exclusive pour modifier le registre et ce, à l'exclusion de toute autre cour de justice ou tribunal administratif. Ainsi que l'affirme Fox (Kelly Gill & R. Scott Jolliffe, éd.) dans son ouvrage Fox on Canadian Law of Trade-Marks and Unfair Competition, 4e éd., feuilles mobiles (Toronto, Carswell, 2003) à la page 2-28) :
[traduction][...] la Cour fédérale a compétence exclusive en première instance dans les cas de conflit de demandes d'enregistrement d'une marque de commerce ou de tentative d'inscription, de radiation ou de modification dans le registre des marques de commerce.
[31] De toute évidence, cette disposition vaut aussi pour le registraire. Permettre au registraire de modifier le registre dans le cadre d'une opposition, comme le suggère l'appelante, prive la Cour fédérale de sa compétence exclusive à cet égard, contrairement à la volonté du législateur.
[32] L'article 41 de la Loi énumère les circonstances dans lesquelles le registraire peut apporter des modifications au registre. Or, aucune de ces circonstances ne s'applique en l'espèce.
[33] Pour obtenir la réparation souhaitée, l'appelante aurait dû procéder en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi. D'ailleurs, l'avocat de l'appelante a reconnu devant notre Cour que sa cliente aurait dû recourir à ce paragraphe. Aucune explication n'a été proposée à la Cour pour expliquer pourquoi l'appelante n'avait pas opté pour cette solution, d'autant plus que les faits à l'origine du litige étaient connus depuis de nombreuses années.
[34] La voie de recours prévue au paragraphe 57(1) de la Loi est ouverte à un large éventail de personnes. Ce paragraphe précise en effet que « toute personne intéressée » peut présenter une demande. L'article 2 de la Loi donne une définition large de l'expression « personne intéressée » :
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« personne intéressée » Sont assimilés à une personne intéressée le procureur général du Canada et quiconque est atteint ou a des motifs valables d'appréhender qu'il sera atteint par une inscription dans le registre, ou par tout acte ou omission, ou tout acte ou omission projeté, sous le régime ou à l'encontre de la présente loi. |
"person interested" includes any person who is affected or reasonably apprehends that he may be affected by any entry in the register, or by any act or omission or contemplated act or omission under or contrary to this Act, and includes the Attorney General of Canada; |
[35] Le paragraphe 57(1) prévoit par ailleurs que le registraire peut lui-même demander en tout temps à la Cour fédérale de biffer une inscription figurant au registre.
[36] Le caractère général de cette disposition permet de penser que c'était la voie de recours que l'appelante aurait dû choisir pour exposer ses doléances.
[37] Le bien-fondé du choix du paragraphe 57(1) de la Loi comme voie de recours est par ailleurs renforcé par la nature de la procédure qui y est envisagée, en l'occurrence une audience devant un tribunal judiciaire au cours de laquelle toutes les parties peuvent témoigner et faire valoir leur point de vue sur des questions de droit qui risquent d'être complexes.
[38] La situation actuelle ressemble à celle qui était soumise au juge Cattanach dans l'affaire Sunshine Biscuits Inc. c. Corporate Foods Ltd., (1982), 61 C.P.R. (2d) 53 (C.F. 1re inst.). Dans cette affaire, qui portait aussi sur une procédure d'opposition, l'appelante exhortait le registraire à ne pas tenir compte de la marque de commerce de la demanderesse. Le juge Cattanach a refusé cette demande en reconnaissant que l'appelante demandait en fait la radiation d'une marque de commerce existante. Dans cette affaire, comme dans la présente, la voie de recours que l'appelante aurait dû choisir était une demande de radiation devant la Cour fédérale. Indépendamment de la façon dont la requête est formulée, l'opposition n'est pas la procédure qui convient pour demander expressément ou tacitement la modification du registre.
[39] Je tiens par ailleurs à souligner à cet égard que je ne puis accepter l'interprétation par trop restrictive que l'appelante donne du jugement Sunshine Biscuits. Bien que cette affaire ne porte pas sur le paragraphe 15(1) de la Loi, la conclusion du juge Cattanach (à la page 62) suivant laquelle « la validité de la marque de commerce déposée ne peut être remise en question dans le cadre d'une procédure d'opposition » et que le recours approprié pour le requérant est de présenter une demande de radiation s'applique également au cas qui nous occupe.
[40] Avant de conclure, je tiens à aborder brièvement les arguments avancés par l'appelante au sujet des incidences au Canada des lois étrangères spoliatrices. Sans formuler de commentaires au sujet du bien-fondé de cette analyse, je me contenterai de signaler que ces arguments visent à contester la validité de l'enregistrement de la marque de commerce. Toutefois, la question soumise à la Cour porte sur la compétence que la Loi confère au registraire et sur les limites de l'opposition visée à l'article 38. Ainsi, aussi fascinante qu'elle puisse être, l'analyse du conflit des lois ne présente aucun intérêt en l'espèce.
Dispositif
[41] C'est à bon droit que le juge saisi de la demande de contrôle judiciaire a confirmé la décision du registraire. Il n'y a rien qui justifierait la Cour de modifier la conclusion du juge de première instance et, par conséquent, les appels seront rejetés et les dépens seront adjugés à l'intimée.
« J. Richard »
Juge en chef
« Je souscris à ces motifs
Le juge Marc Noël »
« Je souscris à ces motifs
Le juge M. Nadon »
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-447-03 & A-448-03
APPEL DE L'ORDONNANCE RENDUE LE 31 JUILLET 2003 PAR LE JUGE MARTINEAU DANS LES DOSSIERS T-465-02 ET T-1181-01
INTITULÉ : BACARDI & COMPANY LIMITED
et
HAVANA CLUB HOLDING S.A.
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 25 mai 2004
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF RICHARD
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE NOËL
LE JUGE NADON
DATE DES MOTIFS : Le 8 juin 2004
COMPARUTIONS :
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Me Robert MacDonald Me Monique Couture |
POUR L'APPELANTE
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Me Barry Gamache |
POUR L'INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Gowling Lafleur Henderson Ottawa (Ontario) |
POUR L'APPELANTE
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Léger Robic Richard, Montréal (Québec) |
POUR L'INTIMÉE |