Date : 20020313
Dossier : T-1026-99
OTTAWA (Ontario), le 13 mars 2002
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN
ENTRE :
M.T. BEAUTY CO. LTD. ET MICHEL MOSLER,
demandeurs/
défendeurs reconventionnels,
- et -
CLASSIC FURS COMPANY LTD.,
défenderesse/
demanderesse reconventionnelle.
ORDONNANCE
VU LA REQUÊTEprésentée par la défenderesse en vertu de la règle 216 des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue d'obtenir un jugement sommaire rejetant l'action en contrefaçon de brevet présentée par les demandeurs au motif qu'aucune des revendications du brevet redélivré n'est identique à celles du brevet original, annulant ainsi tout motif d'action existant au moment de la redélivrance;
ET APRÈSavoir lu les documents déposés et entendu les observations des parties;
ET pour les motifs d'ordonnance prononcés aujourd'hui;
LA COUR ORDONNE PAR LA PRÉSENTE CE QUI SUIT :
La requête en jugement sommaire est rejetée et les dépens suivront l'issue de la cause.
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« Michael A. Kelen » JUGE |
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Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL.L.
Date : 20020313
Dossier : T-1026-99
Référence neutre : 2002 CFPI 276
ENTRE :
M.T. BEAUTY CO. LTD. ET MICHEL MOSLER,
demandeurs/
défendeurs reconventionnels,
- et -
CLASSIC FURS COMPANY LTD.,
défenderesse/
demanderesse reconventionnelle.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE KELEN
[1] Il s'agit d'une requête présentée par la défenderesse en vertu de la règle 216 des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue d'obtenir un jugement sommaire rejetant l'action en contrefaçon de brevet présentée par les demandeurs au motif qu'aucune des revendications du brevet redélivré n'est identique à celles du brevet original, annulant ainsi tout motif d'action existant au moment de la redélivrance.
LES FAITS
[2] La présente action vise le brevet canadien no 2,098,352 (le brevet 352) intitulé [Traduction] « Étoffe de fourrure et méthode de production » , déposé le 14 juin 1993 et délivré le 10 septembre 1996. Le brevet 352 concerne un procédé au moyen duquel l'étoffe est solidifiée par le [Traduction] « renforcement des fils cousus à la bande allongée de peau recouverte de poils » .
[3] Dans leur action, les demandeurs allèguent la contrefaçon du brevet 352 et sollicitent une déclaration de contrefaçon, une injonction et des dommages-intérêts. En demande reconventionnelle, la défenderesse sollicite une déclaration portant que le brevet 352 est invalide.
[4] Le demandeur, M. Mosler, qui réside à Toronto, est l'inventeur et le propriétaire de l'objet du brevet 352. La demanderesse, M.T. Beauty, exerce ses activités dans le domaine de la fabrication et de la vente de vêtements et d'accessoires faits d'étoffes de fourrure, et est titulaire d'une licence d'utilisation du brevet 352.
[5] La défenderesse, Classic Furs, une société ontarienne, exerce ses activités dans le domaine de la fabrication et de la vente de vêtements et d'accessoires faits d'étoffes de fourrure.
REDÉLIVRANCE DU BREVET
[6] Le 28 novembre 2000, le brevet 352 a été redélivré au demandeur Mosler. Selon son affidavit, M. Mosler a demandé la redélivrance parce que son agent de brevets n'avait pas formulé adéquatement la teneur de l'invention qu'il voulait protéger et breveter. Ce brevet consiste en 13 revendications exposant les détails du procédé d'assemblage de l'étoffe de fourrure.
[7] Le brevet redélivré daté du 28 novembre 2000 a ajouté le mot « substantially » ( « dans l'ensemble » ) aux revendications 1 et 9, et supprimé les deux mots « bearing portion » ( « partie recouverte » ) de la dernière phrase des revendications 1 et 9 (les modifications sont soulignées).
Revendication 1 :
[Traduction]
| Revendication 1 originale
Un tissu ayant une surface de fourrure faite à partir d'une bande allongée de peau recouverte de poils d'un animal à fourrure, laquelle bande consiste essentiellement en une couche de peau de base et un revêtement de poils, de sorte que cette couche de base constitue une partie non recouverte de poils s'étendant le long de cette bande et que le recouvrement de poils présente une partie non recouverte de poils s'étendant le long de la bande à sa partie inférieure, de sorte que les poils s'étendent à partir de cette partie inférieure sensiblement sur un même plan; et un fil fait d'un matériau de renforcement est cousu le long de cette partie non recouverte de poils de manière à ne pas entrer en contact avec cette partie recouverte de poils. |
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Revendication 1 du brevet redélivré
Un tissu ayant une surface de fourrure faite à partir d'une bande allongée de peau recouverte de poils d'un animal à fourrure, laquelle bande consiste essentiellement en une couche de peau de base et un revêtement de poils, de sorte que cette couche de base constitue une partie non recouverte de poils s'étendant le long de cette bande et que le recouvrement de poils présente une partie non recouverte de poils s'étendant le long de la bande à sa partie inférieure, de sorte que les poils s'étendent à partir de cette partie inférieure sensiblement sur un même plan; et un fil fait d'un matériau de renforcement est cousu le long de cette partie non recouverte de poils de manière à ne pas entrer en contact dans l'ensemble avec ces poils. |
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Revendication 9 :
| Revendication 9 originale
Une bande allongée de peau recouverte de poils d'un animal à fourrure servant à fabriquer une étoffe, ladite bande consistant essentiellement en une couche de peau de base et un revêtement de poils, de sorte que la couche de peau de base constitue une partie non recouverte de poils s'étendant le long de la bande et le recouvrement de poils fournit une partie recouverte de poils s'étendant le long de la bande à sa partie inférieure, de sorte que les poils s'étendent à partir de cette partie inférieure sensiblement sur un même plan; et un fil fait d'un matériau de renforcement cousu le long de cette partie non recouverte de poils de manière à ne pas entrer en contact avec cette partie recouverte de poils. |
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Revendication 9 du brevet redélivré
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VÉRITABLE QUESTION LITIGIEUSE CONCERNANT UN FAIT IMPORTANT
[8] La défenderesse soumet la présente requête en jugement sommaire aux termes des règles 216(2)b) et 216(3) des Règles de la Cour fédérale (1998), qui disposent :
| 216(1) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence. |
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216. (1) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly. |
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| (2) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est : |
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(2) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that the only genuine issue is |
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| a) le montant auquel le requérant a droit, elle peut ordonner l'instruction de la question ou rendre un jugement sommaire assorti d'un renvoi pour détermination du montant conformément à la règle 153; |
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(a) the amount to which the moving party is entitled, the Court may order a trial of that issue or grant summary judgment with a reference under rule 153 to determine the amount; or |
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| b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence. |
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(b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly. |
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| (3) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour conclut qu'il existe une véritable question litigieuse à l'égard d'une déclaration ou d'une défense, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d'une partie, soit sur une question particulière, soit de façon générale, si elle parvient à partir de l'ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de faits et de droit. |
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(3) Where on a motion for summary judgment the Court decides that there is a genuine issue with respect to a claim or defence, the Court may nevertheless grant summary judgment in favour of any party, either on an issue or generally, if the Court is able on the whole of the evidence to find the facts necessary to decide the questions of fact and law. |
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[9] Dans l'arrêt Guarantee Co. of North America c. Gordon Capital Corporation, [1999] 3 R.C.S. 423, sous la plume des juges Iacobucci et Bastarache, la Cour suprême du Canada a résumé ce critère à la page 435 :
Le critère qu'il convient d'appliquer à une motion visant à obtenir un jugement sommaire est respecté lorsque le requérant démontre qu'il n'y a aucune véritable question de fait importante qui requiert la tenue d'un procès et qu'il est donc opportun que le tribunal examine s'il y a lieu d'accorder un jugement sommaire. Voir Hercules Managements Ltd. c. Ernst & Young, [1997] 2 R.C.S. 165, au par. 15; Dawson c. Rexcraft Storage and Warehouse Inc. (1998), 164 D.L.R. (4th) 257 (C.A. Ont.), aux pp. 267 et 268; Irving Ungerman Ltd. c. Galanis (1991), 4 O.R. (3d) 545 (C.A.), aux pp. 550 et 551. Une fois que l'auteur de la motion a fait cette démonstration, il incombe ensuite à la partie intimée « d'établir que son action a vraiment des chances de réussir » (Hercules, précité, au par. 15).
Par conséquent, le critère applicable consiste à savoir s'il y a ou non une véritable question de fait importante qui requiert la tenue d'un procès.
REDÉLIVRANCE DU BREVET AUX TERMES DE L'ARTICLE 47 DE LA LOI SUR LES BREVETS
[10] La défenderesse fait valoir que la redélivrance du brevet 352 du 28 novembre 2000 a annulé le motif d'action original prévu au paragraphe 47(2) de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, qui dispose :
| REDÉLIVRANCE DE BREVETS |
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REISSUE OF PATENTS |
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| Délivrance de brevets nouveaux ou rectifiés |
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Issue of new or amended patents |
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| 47. (1) Lorsqu'un brevet est jugé défectueux ou inopérant à cause d'une description et spécification insuffisante, ou parce que le breveté a revendiqué plus ou moins qu'il n'avait droit de revendiquer à titre d'invention nouvelle, mais qu'il apparaît en même temps que l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper, le commissaire peut, si le breveté abandonne ce brevet dans un délai de quatre ans àcompter de la date du brevet, et aprés acquittement d'une taxe réglementaire additionnelle, faire délivrer au breveté un nouveau brevet, conforme à une description et spécification rectifiée par le breveté, pour la même invention et pour la partie restant alors à courir de la période pour laquelle le brevet original a été accordé. |
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47. (1) Whenever any patent is deemed defective or inoperative by reason of insufficient description and specification, or by reason of the patentee's claiming more or less than he had a right to claim as new, but at the same time it appears that the error arose from inadvertence, accident or mistake, without any fraudulent or deceptive intention, the Commissioner may, on the surrender of the patent within four years from its date and the payment of a further prescribed fee, cause a new patent, in accordance with an amended description and specification made by the patentee, to be issued to him for the same invention for the then unexpired term for which the original patent was granted. |
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| Effet du nouveau brevet |
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Effect of new patent |
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| (2) Un tel abandon ne prend effet qu'au moment de la délivrance du nouveau brevet, et ce nouveau brevet, ainsi que la description et spécification rectifiée, a le même effet en droit, dans l'instruction de toute action engagée par la suite pour tout motif survenu subséquemment, que si cette description et spécification rectifiée avait été originalement déposée dans sa forme corrigée, avant la délivrance du brevet original. Dans la mesure où les revendications du brevet original et du brevet redélivré sont identiques, un tel abandon n'atteint aucune instance pendante au moment de la redélivrance, ni n'annule aucun motif d'instance alors existant, et le brevet redélivré, dans la mesure où ses revendications sont identiques à celles du brevet original, constitue une continuation du brevet original et est maintenu en vigueur sans interruption depuis la date du brevet original. |
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(2) The surrender referred to in subsection (1) takes effect only on the issue of the new patent, and the new patent and the amended description and specification have the same effect in law, on the trial of any action thereafter commenced for any cause subsequently accruing, as if the amended description and specification had been originally filed in their corrected form before the issue of the original patent, but, in so far as the claims of the original and reissued patents are identical, the surrender does not affect any action pending at the time of reissue or abate any cause of action then existing, and the reissued patent to the extent that its claims are identical with the original patent constitutes a continuation thereof and has effect continuously from the date of the original patent. |
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[11] La défenderesse se fonde sur l'affaire Stamicarbon B. c. Urea Casale S.A.I. (2000), 8 C.P.R. (4th) 206, [2001] 1 C.F. 172 (C.F. 1re inst.), où le juge des requêtes a statué ce qui suit à la page 217 :
Conformément à l'article 47, une redélivrance est fondée sur l'aveu de la part du titulaire du brevet qu'un brevet est défectueux ou inopérant parce que, entre autres, le titulaire a revendiqué « plus ou moins qu'il n'avait droit de revendiquer à titre d'invention nouvelle » . Par conséquent, en cherchant à modifier la revendication 14, la défenderesse a admis que la portée de la revendication dans sa version modifiée est différente de la portée de la revendication originale. Si la défenderesse croyait qu'elle devait corriger de simples erreurs techniques qui ne modifiaient pas la portée des revendications, elle pouvait uniquement chercher à effectuer ces modifications en vertu de la disposition de l'article 8 de la Loi sur les brevets concernant les erreurs d'écriture. Je reconnais qu'il y a peut-être certaines exceptions de minimis, mais le mot « identique » est employé au paragraphe 47(2). Les deux revendications ne sont donc pas identiques en vertu de cette disposition.
[12] La défenderesse fait valoir que les modifications apportées au brevet 352 au moment de la redélivrance du 28 novembre 2000 sont telles qu'aux termes du paragraphe 47(2) de la Loi sur les brevets, aucune revendication figurant dans le brevet délivré n'est identique à l'une ou l'autre des revendications du brevet original, ce qui mène à la conclusion que l'action intentée en vertu du brevet original est annulée aux termes du brevet redélivré.
[13] Les demandeurs ont fait valoir que la juste interprétation des revendications se situe au-delà de la portée d'un jugement sommaire. Les demandeurs se reportent à deux arrêts récents de la Cour suprême du Canada; Free World Trust c. Électro Santé Inc., [2000] R.C.S. 1024, 9 C.P.R. (4th) 168, et Whirlpool Corp. c. Camco Inc., [2000] C.S.C. 67, 9 C.P.R. (4th) 129, dans lesquels il a été statué que les revendications de brevet devraient être interprétées de façon éclairée et en fonction de l'objet, c'est-à-dire que si le brevet est redélivré, et si les modifications apportées à son libellé feraient en sorte qu'une personne versée dans l'art interprète les revendications du brevet comme étant identiques à celles qui y figuraient avant sa redélivrance, cela signifie que le brevet est identique.
MODIFICATIONS APPORTÉES AU BREVET AU MOMENT DE LA REDÉLIVRANCE
[14] L'ajout des mots « dans l'ensemble » et la suppression des mots « partie recouverte » aux revendications 1 et 9 du brevet redélivré touchent toutes les autres revendications du brevet. L'ajout des mots « dans l'ensemble » vise à modifier le sens. Selon une interprétation littérale du brevet, le brevet redélivré a été modifié et il n'est donc pas « identique » . La défenderesse fait valoir qu'il s'ensuit logiquement que le brevet redélivré, dans l'ensemble, n'est pas identique au brevet original, de sorte que le motif d'action original est « annulé » pour reprendre les termes du paragraphe 47(2) de la Loi sur les brevets. La défenderesse se fonde sur l'affidavit de M. Mosler qui a été présenté avec la demande de redélivrance de brevet. Cet affidavit explique que le brevet original ne décrivait pas pleinement son invention, ce qui justifie la demande de redélivrance.
[15] Les demandeurs font valoir que cette légère modification du libellé ne change pas le sens du brevet, de sorte que les revendications continuent d'être identiques. Ils se fondent sur la jurisprudence américaine pour étayer la thèse selon laquelle une revendication figurant dans un brevet original et une revendication figurant dans un brevet redélivré sont identiques si les revendications du brevet redélivré ne modifient pas la revendication originale d'une manière sensible.
[16] Les demandeurs font valoir que la Cour suprême du Canada a statué que l'interprétation des revendications de brevet doit être fondée sur l'objet, et que le même principe devrait s'appliquer à l'interprétation de la revendication du brevet original par rapport à la revendication du brevet redélivré.
[17] Les demandeurs font valoir que la portée des revendications du brevet original et du brevet redélivré ne constitue pas une question de droit, mais une question de fait exigeant un témoignage d'experts de la part de personnes versées dans l'art de la fabrication de la fourrure. Ces experts peuvent témoigner que les revendications du brevet redélivré sont identiques à celles du brevet original et que l'ajout d'une expression et la suppression de deux mots n'ont eu aucune incidence sur le sens réel.
ARRÊT DE LA COUR D'APPEL FÉDÉRALE DANS L'AFFAIRE STAMICARBON
[18] Le jour où la présente requête en jugement sommaire a été plaidée, le juge Stone, s'exprimant au nom de la Cour d'appel fédérale, a rendu son jugement et ses motifs de jugement en appel dans l'affaire Stamicarbon : Urea Casale S.A. c. Stamicarbon B.V. (2002), C.A.F. 10. La Cour d'appel a statué comme suit :
(i) au paragraphe 11 :
[...] L'interprétation du brevet n'est pas du même ordre que l'interprétation de la loi. Les considérations inhérentes à l'interprétation du brevet doivent être gardées à l'esprit avant qu'un tribunal ne dise si [l'action] aurait dû être jugée à l'étape du jugement sommaire.
(ii) au paragraphe 17 :
Vu que les dispositions de la Loi canadienne relatives à la redélivrance semblent dériver de la loi américaine, il semblerait logique, pour l'interprétation du mot « identique » , au paragraphe 47(2) de [la Loi sur les brevets], de considérer la jurisprudence américaine qui a interprété le même mot apparaissant dans la loi américaine.
(iii) au paragraphe 22 :
Il me semble que l'approche adoptée par les tribunaux américains pour l'interprétation du mot « identique » doit être préférée à une stricte interprétation littérale de ce mot, tel qu'il apparaît au paragraphe 47(2) de la Loi. [...] Si le texte de la revendication 21 n'a pas apporté une modification de fond à l'étendue de la revendication 14, la revendication antérieure doit être considérée comme « identique » à la revendication ultérieure, même si la formulation de l'une n'est pas à tous égards la même que celle de l'autre.
(iv) au paragraphe 27 :
La nécessité d'une preuve d'expert est d'autant plus évidente dans le cas présent, où les parties débattent ce qui est ancien et ce qui est nouveau dans la revendication 21, et se demandent si les particularités essentielles de cette revendication ont été supprimées et si son étendue a été modifiée au point de la rendre non « identique » à la revendication originale.
Étant donné que cet arrêt de la Cour d'appel fédérale n'était pas connu au moment où la présente requête en jugement sommaire a été plaidée, j'ai informé les parties que j'allais surseoir à ma décision jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Stamicarbon, et que les parties devaient présenter des observations en fonction de cet arrêt avant que je rende ma propre décision. J'ai maintenant reçu et examiné ces observations. J'estime que les motifs de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Stamicarbon, y compris les quatre extraits susmentionnés, sont déterminants et concluants à l'égard de la requête en jugement sommaire en l'espèce.
CONCLUSION
[19] Le fondement de la présente requête en jugement sommaire, savoir la décision du juge des requêtes dans l'affaire Stamicarbon, a été infirmé par la Cour d'appel fédérale. Il existe une véritable question de fait importante qui requiert la tenue d'un procès en l'espèce, c'est-à-dire la question de savoir si les revendications 1 et 9 du brevet redélivré sont « identiques » aux revendications 1 et 9 du brevet original. Il faudra des témoignages d'experts pour établir si la portée des revendications du brevet redélivré a été modifiée par rapport aux revendications du brevet original par suite de l'ajout des mots « dans l'ensemble » et de la suppression des mots « partie recouverte » de chaque revendication. Si la modification du texte n'a pas apporté une modification de fond à l'étendue des revendications, les revendications antérieures doivent être considérées comme « identiques » aux revendications ultérieures, même si la formulation a été modifiée.
[20] Pour ces motifs, la présente requête en jugement sommaire est rejetée et les dépens suivront l'issue de la cause.
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« Michael A. Kelen » JUGE |
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OTTAWA (Ontario)
Le 13 mars 2002
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1026-99
INTITULÉ : M.T. BEAUTY CO. LTD. ET MICHEL MOSLER
c. CLASSIC FURS COMPANY LTD.
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 15 JANVIER 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE KELEN
DATE DES MOTIFS : LE 13 MARS 2002
COMPARUTIONS :
Peter Kappel POUR LES DEMANDEURS/REQUÉRANTS
Pauline Bosman POUR LA DÉFENDERESSE/INTIMÉE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Kappel Ludlow LLP
Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS/REQUÉRANTS
Ridout & Maybee LLP
Toronto (Ontario) POUR LA DÉFENDERESSE/INTIMÉE