T-70-95
OTTAWA (ONTARIO), le 2 juin 1997
EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge MacKay
ENTRE :
KYORIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.,
demanderesse,
- et -
NOVOPHARM LIMITED,
défenderesse.
VU la requête présentée pour le compte de la demanderesse en vertu de la règle 432.1 des Règles de la Cour fédérale en vue d'obtenir un jugement sommaire ainsi qu'il est demandé dans la déclaration déposée dans le présent dossier le 13 janvier 1995 et, plus particulièrement, une déclaration portant que la licence obligatoire nE J2324-39(4)-975 octroyée à la défenderesse a été résiliée parce qu'un accord daté du 27 novembre 1992, intervenu entre la défenderesse et Apotex Inc., constitue une violation de ladite licence obligatoire;
APRÈS AVOIR ENTENDU les avocats des parties à Ottawa les 21 et 22 octobre 1996, date à laquelle le prononcé de la décision a été remis, et après avoir étudié les arguments présentés à ce moment de même que les mémoires présentés en novembre et décembre 1996;
O R D O N N A N C E
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
| 1. La requête de la demanderesse est rejetée. |
| 2. Les dépens suivront l'issue de la cause. |
JUGE
Traduction certifiée conforme :
Martine Guay, LL.L.
T-70-95
KYORIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.,
demanderesse,
- et -
NOVOPHARM LIMITED,
défenderesse.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE MacKAY
La demanderesse, Kyorin Pharmaceutical Co. Ltd. (" Kyorin "), sollicite un jugement sommaire dans une action où la principale mesure de redressement recherchée est une déclaration portant qu'une licence obligatoire qu'il lui avait été ordonnée d'octroyer à la défenderesse Novopharm Limited (" Novopharm ") est résiliée. La demanderesse prétend que la licence nE J2324-39(4)-975 (la " licence obligatoire nE 975 ") octroyée à la défenderesse Novopharm, relativement aux brevets de Kyorin nos 1,178,961 (le " brevet nE 961 ") et 1,214,466 (le " brevet nE 466 ") visant le médicament appelé norfloxacin, a été résiliée sur avis de la demanderesse par suite d'une violation commise par la défenderesse conformément à ses conditions.
La licence obligatoire nE 975 a été octroyée à Novopharm le 15 octobre 1991 en vertu du paragraphe 39(4) de la Loi sur les brevets1 qui était alors en vigueur, et concernait deux brevets de la demanderesse visant le norfloxacin. Cette licence prévoit notamment :
| [TRADUCTION] |
| 9. Si le titulaire de la licence viole une condition de celle-ci, le breveté peut à son gré résilier la licence en donnant par courrier recommandé un avis écrit de trente (30) jours exposant les circonstances de la violation sur laquelle la résiliation est fondée, et la licence sera automatiquement résiliée à l'expiration de ce délai à moins que, dans ce délai, le titulaire de licence ait remédié à la violation dont il a été avisé;... |
| 10. Malgré le paragraphe 9, si le titulaire de la licence conteste la violation et en avise le breveté par écrit dans ledit délai de trente (30) jours, la licence ne sera pas résiliée avant que ce différend ait été tranché par une cour de justice ou au moyen d'une procédure d'arbitrage dont le titulaire de la licence et le breveté peuvent avoir convenu. |
| ... |
| 12. La présente licence est incessible et il est interdit à son titulaire d'accorder une sous-licence. |
Le 27 novembre 1992, Novopharm a conclu un accord (l'" accord ") avec Apotex Inc. (" "Apotex "), un autre fabricant canadien de médicaments génériques, en vue de permettre à chacune de s'approvisionner auprès de l'autre en produits pour lesquels celle-ci détient une licence obligatoire. Les parties ont conclu l'accord en prévision des modifications alors imminentes à la Loi sur les brevets , qui ont aboli le régime de licence obligatoire en 1993.
L'accord prévoit notamment :
| [TRADUCTION] |
| ATTENDU que le gouvernement fédéral a déposé le Projet de loi C-91 qui, s'il était adopté, aurait pour effet d'éliminer l'octroi de licences obligatoires sous le régime de la Loi sur les brevets. |
| ATTENDU que Novopharm et Apotex sont titulaires de différentes licences et ont présenté différentes demandes de licence qui sont menacées par le Projet de loi C-91. |
| ATTENDU que, selon les dates limites qui s'appliqueront lorsque le Projet de loi C-91 sera promulgué, il se peut que les parties aux présentes soient titulaires de licences valables à l'égard de produits relativement auxquels l'autre ne détient pas de licences valables dans des circonstances qui ne peuvent être prévues pour l'instant. |
| ATTENDU que les parties désirent s'assurer qu'elles disposent de licences visant le nombre maximal de produits afin de conserver les avantages qu'elles possèdent par rapport aux autres concurrents. |
| ATTENDU que les parties ont donc convenu qu'elles partageront leurs droits sous licences à l'égard de tout produit pour lequel une seule est titulaire d'une licence utilisable. |
| EN CONSÉQUENCE, compte tenu de ce qui précède et des avantages mutuels ainsi que pour d'autres contreparties valables, les parties aux présentes conviennent de ce qui suit : |
| 1. En tout temps après la date de promulgation du Projet de loi C-91 ou d'un projet de loi qui en découle, dans le cas de tout produit pour lequel une partie (ci-après appelée la "partie autorisée") est titulaire d'une licence utilisable alors que l'autre partie (ci-après appelée la "partie non autorisée") n'en détient pas, la partie autorisée utilisera, à la demande de la partie non autorisée, sa licence au profit de celle-ci de la façon énoncée ci-après. |
| 2. Si la licence est une licence d'importation, la partie autorisée importera les marchandises depuis la source et selon la quantité et les conditions que la partie non autorisée précisera et revendra les marchandises importées à ladite partie non autorisée au coût desdites marchandises ainsi que les redevances exigibles aux termes de la licence. |
| 3. S'il s'agit d'une licence permettant la fabrication au Canada, la partie autorisée conclura avec des fabricants de produits chimiques canadiens les contrats que la partie non autorisée précisera en vue de la fabrication des produits pertinents et lui vendra les produits fabriqués au coût de ceux-ci ainsi que les redevances exigibles aux termes de la licence. |
| 4. Si la partie autorisée a une source d'importation ou qu'elle fabrique les produits aux termes d'une licence de fabrication et qu'il n'est pas possible pour la partie non autorisée de trouver une autre source d'importation ou d'approvisionnement, la partie autorisée fournira les produits à ladite partie non autorisée depuis sa source à un prix correspondant à la juste valeur marchande des produits ainsi que les redevances exigibles aux termes de la licence. Tout désaccord concernant la juste valeur marchande sera tranché dans le cadre d'une procédure d'arbitrage obligatoire. |
...
| 6. La partie autorisée se conforme à toutes les conditions de la licence. |
| 7. La partie autorisée n'est pas excusée de l'omission d'exécuter un acte que la partie non autorisée lui demande d'exécuter aux termes des paragraphes 2, 3 ou 4 des présentes en raison de l'existence d'un doute quant à la question de savoir si la licence est en vigueur ou qu'elle permet les actes demandés ou de l'existence, réelle ou possible, d'une action de la part du titulaire de brevet, pourvu que la partie non autorisée s'engage à contester toute action en justice intentée contre la partie autorisée par suite de cet acte et qu'elle l'indemnise des frais de cette action ainsi que des dommages-intérêts en découlant. |
| 8. Pour plus de certitude, les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de restreindre l'utilisation de la licence et la partie autorisée collabore le plus possible avec la partie non autorisée et se conforme aux directives de celle-ci afin de lui permettre d'utiliser la licence dans la même mesure où elle aurait pu le faire si elle avait détenu elle-même cette licence, pourvu que la partie autorisée soit indemnisée à l'égard de cette utilisation. |
...
| 11. La présente entente prend fin le 31 décembre 1994, sauf si elle est prolongée par accord mutuel. |
...
| 13. Malgré le paragraphe 11 des présentes, dans le cas de toute licence spécifique à l'égard de laquelle la partie non autorisée a informé la partie autorisée, au plus tard le 31 décembre 1994, de son intention d'utiliser ladite licence, la présente entente demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration du dernier brevet visé par ladite licence. |
Dans une lettre datée du 19 avril 1993, Apotex a avisé Merck Frosst Canada (" Merck "), un titulaire de licence du brevet nE 961, de son intention de se fonder sur l'accord pour obtenir du norfloxacin par l'intermédiaire de Novopharm.
Dans une deuxième lettre datée du 19 avril 1993, Apotex a aussi avisé Novopharm de son intention d'acquérir d'elle du norfloxacin. Cette lettre mentionne, notamment, ce qui suit :
| [TRADUCTION] |
| La présente fait suite à notre entente mutuelle concernant l'approvisionnement en produits aux termes des licences obligatoires. |
| Nous désirons vous aviser que nous avons l'intention de compter sur Novopharm pour vendre à Apotex, en vertu de la licence obligatoire de Novopharm nE 975, toute quantité de norfloxacin que nous pourrions vouloir faire fabriquer au moyen des procédés visés par le brevet nE 1178961. |
| ... |
| Nous vous informerons en temps opportun des quantités qui seront nécessaires et du fabricant auprès duquel les produits devraient être achetées. |
Dans une lettre datée du 24 février 1994, l'avocat de Kyorin a avisé Novopharm de l'intention de Kyorin de résilier la licence obligatoire. Cette lettre mentionne, notamment, ce qui suit :
| [TRADUCTION] |
| L'accord intervenu entre Apotex Inc. et Novopharm Limited, en ce qu'il a trait au norfloxacin, constitue une violation du paragraphe 12 de la licence obligatoire nE 975. Aux termes du paragraphe 9 de cette licence, Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd. donne par la présente avis de son intention de résilier la licence obligatoire nE 975 sans autre avis, à moins que Novopharm Limited ne remédie à la violation susmentionnée dans les trente (30) jours suivant la date de la présente lettre. |
| VEUILLEZ AGIR EN CONSÉQUENCE. |
L'avocat de Novopharm a répondu par une lettre datée du 15 mars 1994, laquelle mentionnait, notamment, ceci :
| [TRADUCTION] |
| Nous vous avisons que Novopharm Ltd. n'a pas cédé ses droits aux termes de cette licence ni accordé de sous-licence ou de licence réciproque. Peu importe l'entente commerciale intervenue entre Novopharm Ltd. et Apotex Inc., il ne s'agit pas d'une cession de droits conférés par une licence, d'une sous-licence ou d'une licence réciproque. |
| En conséquence, Novopharm Ltd. n'a pas violé la licence obligatoire qui lui avait été octroyée et elle conteste la violation alléguée aux termes du paragraphe 10 de la licence obligatoire, ce qui maintient en vigueur la licence en attendant qu'il soit statué sur ce différend. Nous informerons le commissaire des brevets du différend. |
Ainsi qu'il a été souligné ci-dessus, le paragraphe 10 de la licence obligatoire nE 975 prévoit que lorsqu'une violation alléguée est contestée de cette façon dans les trente jours de l'avis de résiliation, la licence n'est pas résiliée avant que ce différend ait été tranché par une cour de justice ou au moyen d'un autre processus dont les parties peuvent avoir convenu.
Le 13 janvier 1995, Kyorin a déposé une déclaration par laquelle elle sollicitait une déclaration portant que la licence obligatoire nE 975 avait été résiliée conformément au paragraphe 9 de la licence. Par la suite, le 7 juin 1996, Kyorin a déposé un avis de requête par lequel elle sollicitait un jugement sommaire dans l'action engagée par la déclaration aux termes des règles 432.1 et suivantes des Règles de la Cour fédérale2. La règle 432.3 dispose :
| 432.3(1) Lorsque le juge est convaincu qu'il n'existe aucune question sérieuse à instruire à l'égard d'une réclamation ou d'une défense, il rend un jugement sommaire en conséquence. |
| [...] |
| (3) Lorsque le juge est convaincu que la seule question sérieuse en est une de droit, il peut statuer sur celle-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence. |
| (4) Lorsque le juge décide qu'il existe une question sérieuse à l'égard de la réclamation ou de la défense, il peut néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d'une partie, soit sur une question ou en général, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants : |
| a) l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour qu'il puisse trancher les questions de fait ou de droit; |
| b) il estime injuste de trancher les questions dans le cadre de la requête en vue d'obtenir un jugement sommaire. |
| (5) Lorsqu'une requête en vue d'obtenir un jugement sommaire est rejetée en tout ou en partie, le juge peut ordonner que l'action ou les questions qui y sont soulevées et qui ne sont pas tranchées par le jugement sommaire soient instruites de la manière courante, mais, à la demande d'une partie, le juge peut ordonner une instruction avancée en vertu de la règle 327.1. |
L'accord intervenu entre Apotex et Novopharm a été une question importante dans un certain nombre d'instances devant cette Cour, lesquelles ont été engagées aux termes du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)3 en réaction à des avis d'allégation émis par Apotex ou par Novopharm dans lesquels l'accord était mentionné. En 1995, dans le cadre de trois instances en interdiction distinctes, deux de mes collègues ont déterminé que l'accord constituait un accord d'approvisionnement4. Il a été interjeté appel de ces décisions devant la Cour d'appel fédérale qui, au printemps 1996, les a infirmées et statué que l'accord intervenu entre Novopharm et Apotex constituait une sous-licence qui violait les conditions de la licence obligatoire. Je souligne que le 6 février 1997, la Cour suprême du Canada a accordé l'autorisation de pourvoi de ces trois décisions de la Cour d'appel fédérale5.
Dans Aktiebolaget Hassle c. Novopharm Limited6, mon collègue le juge Lutfy a aussi traité de l'accord. Dans cette affaire, qui concernait une requête en jugement sommaire similaire à celle qui est soumise à la Cour en l'espèce, le juge Lutfy, en présumant que l'accord était une sous-licence qui violait la licence ainsi que l'avait déclaré la Cour d'appel, a rejeté la requête. Il a réservé à l'instruction la détermination de la question de savoir si, en raison de l'accord et de l'avis de résiliation du breveté dans cette affaire, une licence obligatoire relative à un autre médicament était résiliée.
Position des parties
La position de la demanderesse, Kyorin, peut se résumer brièvement. Celle-ci fait valoir qu'un jugement sommaire est opportun dans les circonstances actuelles étant donné qu'il n'existe aucune question sérieuse justifiant une instruction. Subsidiairement, la demanderesse soutient que s'il existe une question sérieuse, la seule question à régler, celle de savoir si la licence obligatoire nE 975 a été résiliée en raison de l'accord et de l'avis subséquent de résiliation, est une question de droit qui, en vertu de la règle 432.3(3), peut être convenablement tranchée par voie de jugement sommaire.
À l'appui de sa prétention selon laquelle l'interprétation d'un accord ambigu est uniquement une question de droit qui convient à un jugement sommaire, la demanderesse se fonde sur Pizza Pizza c. Gillespie7. Dans cette affaire, le juge Henry, de la Division générale de la Cour de l'Ontario, a étudié un accord dont, selon lui, le texte était clair et susceptible d'interprétation selon son sens ordinaire. Il a conclu qu'il n'y avait pas d'ambiguïté évidente ou latente dans la signification ou l'application du texte de l'accord et qu'il n'était donc pas nécessaire d'aller au-delà des mots employés par les parties ou d'avoir recours aux règles d'interprétation ou à une preuve extrinsèque pour déterminer leur intention. Sur ce fondement, le juge Henry a statué que la prétention de la demanderesse selon laquelle la défenderesse avait violé les conditions de l'accord intervenu entre les parties était une question de droit dont la résolution ne soulevait aucune question sérieuse à instruire. En conséquence, le juge Henry a tranché la question à l'encontre de la demanderesse et il a accordé un jugement sommaire en faveur de la défenderesse qui avait présenté la requête.
À l'appui de sa requête en jugement sommaire, la demanderesse se fonde en grande partie sur les trois décisions de la Cour d'appel fédérale dans Eli Lilly c. Apotex8, Eli Lilly c. Novopharm9 et Merck Frosst c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)10. La demanderesse fait valoir que les décisions rendues dans ces trois affaires appuient sa prétention selon laquelle il n'existe aucune question sérieuse à instruire. Selon cette jurisprudence, particulièrement la troisième de ces affaires, il est dit que, dans la mesure où elle concerne l'interprétation de l'accord, la question soumise à la Cour a valeur de chose jugée. Subsidiairement, la demanderesse fait valoir que si l'interprétation de l'accord dans le contexte de la licence obligatoire nE 975 de Novopharm n'a pas valeur de chose jugée, la présente Cour est liée par les décisions de la Cour d'appel fédérale à cet égard en tant que question de droit en raison de la règle du respect des décisions des tribunaux supérieurs ou par souci de courtoisie judiciaire.
La demanderesse fait valoir que dans ces trois jugements, la Cour d'appel fédérale a, comme question de droit, constamment interprété l'accord comme une sous-licence de la licence obligatoire dans chaque cas. En particulier, dans la première de ces décisions, Eli Lilly c. Apotex, la Cour d'appel fédérale a statué que la signification de l'accord était juridique et qu'elle devait être déterminée d'après son libellé11. La demanderesse souligne que cette conclusion a par la suite été suivie par la Cour d'appel dans Eli Lilly c. Novopharm et dans Merck Frosst c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social).
La demanderesse déclare qu'en interprétant l'accord dans l'affaire Eli Lilly c. Apotex, la Cour d'appel a appliqué la règle d'exclusion de la preuve extrinsèque pour exclure la preuve extrinsèque relative à l'intention des parties, se fondant sur le libellé de l'accord qu'elle a jugé non ambigu, pour déterminer sa signification. Étant donné que la Cour d'appel a déjà déterminé que l'accord constitue une sous-licence, et qu'en ce faisant elle a exclu la preuve verbale en vertu de la règle d'exclusion de la preuve extrinsèque, la demanderesse fait valoir que la preuve extrinsèque de l'intention des parties dans cette action est de même inadmissible et qu'en conséquence, il n'existe aucune question sérieuse à instruire et qu'un jugement sommaire est donc opportun.
Toujours à l'appui de la conclusion selon laquelle il n'existe aucune question sérieuse à instruire, la demanderesse cite la décision Merck Frosst c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), qui a trait à l'obtention d'une ordonnance d'interdiction aux termes du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)12 concernant la licence, l'accord et le même médicament, le norfloxacin, comme en l'espèce. Dans cette affaire, fait valoir la demanderesse, la Cour d'appel a déjà statué que l'accord constituait une sous-licence en contravention de la clause 12 de la licence obligatoire nE 975 de Novopharm.
La demanderesse prétend que même si les éléments de preuve extrinsèques de Novopharm concernant l'intention des parties étaient pris en considération, ceux que renferme l'affidavit de M. Leslie Dan, le président de Novopharm, prouvent la qualification de sous-licence qu'a donnée la Cour d'appel fédérale à la véritable nature de l'accord. Cette preuve extrinsèque, fait valoir la demanderesse, indique clairement que l'accord a été rédigé pour fournir à Apotex la possibilité d'utiliser la licence obligatoire nE 975 à son avantage en dirigeant les activités de Novopharm en vertu de la licence.
La position de la défenderesse Novopharm est que les trois décisions de la Cour d'appel fédérale sur lesquelles se fonde la demanderesse ne sont pas exécutoires en l'espèce. Il s'agissait dans ces trois cas de demandes de contrôle judiciaire aux termes du Règlement, c'est-à-dire, d'instances sommaires plutôt que d'actions et, fait-elle valoir, ces décisions n'ont pas pour effet de lier la présente Cour. À l'appui de cet argument, la défenderesse se fonde sur Bayer A.G. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social);13 Merck Frosst c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social);14 et Pharmacia Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social)15 qui traitent toutes en général de la nature particulière et restreinte de l'instance aux termes du Règlement sur les médicaments brevetés.
La défenderesse ajoute que la présente espèce peut être distinguée à partir des faits se rapportant aux instances introduites devant la Cour fédérale aux termes du Règlement. En particulier, la défenderesse souligne que la preuve établissant qu'Apotex était l'" âme dirigeante " aux termes de l'accord, preuve provenant principalement du docteur Sherman d'Apotex et non de Novopharm, et qui était essentielle dans l'affaire Eli Lilly c. Apotex , n'existe pas dans les circonstances actuelles. En fait, la défenderesse soutient que la preuve de Novopharm en l'espèce donne à croire qu'il en est tout autrement, c'est-à-dire que l'entente intervenue entre Novopharm et Apotex ne donne pas à celle-ci le contrôle sur les droits de Novopharm à titre de titulaire de licence. Qui plus est, la preuve en l'espèce est que Novopharm a refusé de faire ce qu'Apotex lui a demandé relativement à l'approvisionnement en norfloxacin, et c'est ce qui a mené à une instance intentée par Apotex devant la Cour de l'Ontario pour violation alléguée de l'accord. Étant donné les différences factuelles importantes qui réfutent directement la qualification de l'accord proposée par la demanderesse et donnée dans les décisions de la Cour d'appel fédérale, la défenderesse est d'avis qu'il subsiste des questions de fait et de crédibilité sérieuses et essentielles à instruire. Enfin, la défenderesse ajoute que l'accord est simplement non réalisé; aucune livraison de norfloxacin n'a été faite à Apotex aux termes dudit accord. En ce sens, il est dit qu'il n'y a pas encore eu de violation de la licence obligatoire.
Jugement sommaire
La règle 432.3(1) vise à permettre à la Cour de trancher sommairement les affaires qui ne doivent pas être instruites parce qu'elles ne concernent aucune question sérieuse16. Mon collègue le juge Denault a résumé succinctement les principes pertinents qui régissent les jugements sommaires dans MDT Corp. c. Abtox Inc.17 :
| Premièrement, la jurisprudence ne fournit pas de critère décisif. Le juge saisi de la demande doit plutôt vérifier si l'affaire est à ce point vaine et sans valeur qu'il devrait être hors de question qu'un juge de première instance prenne le temps et la peine de l'instruire. Deuxièmement, si la Cour le juge bon, elle peut trancher les questions de droit et les questions de fait sur la foi des éléments de preuve soumis dans le cadre d'une requête en jugement sommaire. Toutefois, un jugement sommaire ne peut pas être rendu si les faits nécessaires sont absents. Troisièmement, si la Cour considère qu'une question est soulevée au sujet de la crédibilité, elle devrait permettre à l'affaire de suivre son cours car c'est uniquement à l'instruction que des témoignages de vive voix et, le cas échéant, le contre-interrogatoire des parties peuvent jouer pour trancher les questions de crédibilité. |
| [...] |
| Conformément à l'alinéa 432.3(4)a) des Règles de la Cour fédérale, le juge doit s'abstenir de rendre un jugement sommaire lorsqu'il est incapable de trouver, dans l'ensemble de la preuve, les faits nécessaires pour trancher les questions de fait ou les questions de droit. Tout compte fait, une instruction sera nécessaire pour déterminer les paramètres factuels de la présente cause. |
Dans Pallmann Maschinenfabrik G.m.b.H. Co. KG c. CAE Machinery Ltd. et PS & E Projects Ltd.18, le juge Teitelbaum a décrit les circonstances dans lesquelles un jugement sommaire pouvait convenablement être accordé :
| ... le jugement sommaire ne devrait pas être accordé sur une question lorsque le juge estime que l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires ou qu'il estime injuste de trancher les questions en cause. Je suis d'avis que le jugement sommaire ne devrait être accordé que lorsque les faits sont clairs. Je crois également, en général, qu'une demande de jugement sommaire n'est pas le recours approprié pour obtenir un jugement lorsque les questions soulevées devant la Cour portent sur la contrefaçon ou l'invalidité d'un brevet. |
Je ne suis pas convaincu que l'affaire qui m'est soumise est à ce point dépourvue de mérite qu'à ce stade-ci de l'action, on pourrait dire qu'elle ne soulève aucune question sérieuse à instruire. Je ne suis pas davantage persuadé que, dans les éléments de preuve qui m'ont été présentés, se trouvent tous les faits nécessaires pour régler la question en litige par voie de jugement sommaire ou, ce qui est plus important, que, dans les circonstances, il serait juste de le faire.
J'en arrive à cette conclusion après avoir étudié les décisions de la Cour d'appel sur lesquelles la demanderesse se fonde, après avoir étudié les différences entre les parties à l'égard de la violation des conditions de la licence obligatoire alléguée par la demanderesse et en tenant compte des questions factuelles qui, selon moi, sont importantes pour une étude complète de la question opposant les parties et qui peuvent être convenablement réglées au procès plutôt que sur la foi d'une preuve par affidavit devant la Cour dans le cadre de la présente requête en jugement sommaire.
Dans chacune des trois affaires soumises à la Cour d'appel, la seule question à trancher consistait à savoir s'il fallait rendre une ordonnance d'interdiction pour empêcher que le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social délivre un avis de conformité à une requérante qui était un fabriquant de médicaments génériques. Dans chaque cas, il incombait à la requérante d'établir par avis d'allégation et preuve à l'appui que son produit générique ne contreferait pas les droits du titulaire du brevet. C'est dans ce contexte que la Cour a jugé que l'accord était une sous-licence et que la clause de la licence obligatoire interdisant une telle licence avait été violée. Le fondement de la prétention de non-contrefaçon n'a pas été établi. Cette détermination n'équivaut pas, selon moi, à une conclusion selon laquelle, d'après les faits particuliers de l'espèce, la licence obligatoire nE 975 a été résiliée par suite d'une violation de l'interdiction relative à l'octroi de sous-licence qu'elle renfermait. Bien qu'il puisse s'agir d'une distinction subtile, à mon avis celle-ci est appuyée par les commentaires du juge MacGuigan qui, dans la première de ces décisions, Eli Lilly c. Apotex19, a pris soin de situer la conclusion selon laquelle l'accord constituait une sous-licence dans le contexte particulier dans lequel elle a été tirée :
| Par conséquent, j'arrive à la conclusion que le juge de première instance, aux fins de déterminer s'il convenait d'interdire la délivrance par le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social d'un avis de conformité à Apotex, a commis une erreur en statuant que la clause de la licence interdisant l'octroi d'une sous-licence n'avait pas été violée. Vu cette conclusion, j'estime qu'il n'est pas nécessaire de me prononcer sur une autre question. ... |
Étant donné que deux formations subséquentes de la Cour d'appel ont été appelées à se prononcer sur la même question à savoir si une ordonnance d'interdiction devrait être émise dans les cas où l'avis d'allégation du fabricant générique repose sur un accord, il n'est pas surprenant que dans les deux cas la décision du juge MacGuigan dans Eli Lilly c. Apotex ait été suivie.
Dans la deuxième décision, Eli Lilly c. Novopharm, en déterminant si le juge des requêtes s'était trompé en rejetant la demande d'interdiction d'Eli Lilly, la Cour d'appel a invité les parties à faire des observations sur la pertinence de la décision du juge MacGuigan dans Eli Lilly c. Apotex. Après avoir étudié ces observations, le juge Stone a fait les remarques suivantes20 :
| Toutefois, nous estimons que bien que la décision rendue dans cette affaire n'ait pas valeur de chose jugée, elle lie la Cour à moins de pouvoir être distinguée à partir des faits qui la concernent ou à moins qu'elle ne soit manifestement erronée parce que la Cour n'a pas tenu compte d'une disposition de la loi ou d'une décision qui aurait dû être suivie. L'intimée ne prétend pas qu'une loi ou une décision a été oubliée. Elle prétend plutôt que les faits des deux affaires diffèrent de manière appréciable. Certes, il y a des différences dans les faits et il est vrai, comme l'avocat de Novopharm Limited le prétend, que certains éléments de preuve présentés à la Cour dans le dossier Apotex n'ont pas été soumis en l'espèce. Cela étant dit, la licence obligatoire et l'accord du 27 novembre 1992 ont tous deux été présentés en preuve. |
De la même façon, dans la troisième de ces décisions, Merck Frosst c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), pour déterminer s'il devait être interdit au ministre de délivrer un avis de conformité à Apotex, la Cour d'appel a invité les avocats à présenter des observations sur l'applicabilité des décisions Eli Lilly c. Apotex et Eli Lilly c. Novopharm. Au nom de la Cour, le juge Strayer a fait les remarques suivantes21 :
| L'avocat de la partie appelante soutient que nous ne devrions pas appliquer les autres décisions, lesquelles portent sur la violation comme telle de la licence obligatoire, alors qu'en l'espèce, la Section de première instance est saisie de la violation alléguée de la licence dans le cadre d'autres procédures. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous ne pouvons pas considérer l'accord du 27 novembre 1992 comme étant valide aux fins d'étayer l'allégation d'Apotex concernant l'" entente mutuelle " d'approvisionnement par Novopharm. |
| ... |
| Nous sommes donc d'avis que la seule allégation de l'existence d'un moyen d'approvisionnement n'emportant pas contrefaçon se fonde sur l'accord du 27 novembre 1992 et que Novopharm a conclu celui-ci sans y être habilitée. Par conséquent, nous concluons que, dans ces circonstances, l'accord est invalide pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans les décisions antérieures où la Cour a conclu au non-respect des licences obligatoires. |
Même si la Cour d'appel fédérale a statué que l'accord constitue une sous-licence dans le contexte d'une instance en interdiction, à mon avis, cette conclusion ne détermine pas nécessairement la question soulevée en l'espèce devant moi, qui consiste à savoir si je devrais rendre un jugement sommaire déclarant que la licence obligatoire nE 975 est résiliée conformément à ses conditions en raison de la violation commise par la demanderesse. À mon avis, même si les décisions antérieures de la Cour d'appel concernant l'interprétation de l'accord peuvent être pertinentes et avoir une influence, la question soulevée par l'action de la demanderesse diffère de celle qui était soumise à la Cour d'appel dans ces affaires.
Je passe maintenant à la question de la violation des conditions de la licence obligatoire qu'allègue la demanderesse. Il s'agirait d'une violation des conditions de l'accord qui, conformément aux décisions de la Cour d'appel, constituerait l'octroi d'une sous-licence à Apotex, contrairement au paragraphe 12 de la licence obligatoire. Rappelons que l'accord prévoit notamment que la partie titulaire d'une licence doit, à la demande de la partie non titulaire, utiliser sa licence au bénéfice de la partie non titulaire (paragraphe 1), y compris lorsque la licence autorise l'importation auprès d'une source et aux conditions conformes aux instructions de la partie non titulaire (paragraphe 2) ou la conclusion de contrats avec des fabricants de produits chimiques canadiens en vue de la fabrication du produit selon les instructions de la partie non titulaire (paragraphe 3) ou, lorsque aucune autre source n'est disponible pour approvisionner en substances la partie non titulaire, auprès de la propre source de la partie titulaire d'une licence (paragraphe 4), le tout à prix coûtant plus des redevances à verser aux termes de la licence. Même si l'accord prévoit expressément que la partie titulaire d'une licence doit se conformer aux conditions de la licence (paragraphe 6), il dispose aussi que cette partie doit collaborer pleinement avec la partie non titulaire et suivre les instructions de cette dernière " afin de lui permettre d'utiliser la licence tout comme si elle en était elle-même titulaire, dans la mesure où la partie titulaire d'une licence est protégée quant aux actes ainsi accomplis " (paragraphe 8).
Il est vrai que dans Eli Lilly c. Novopharm, le juge Stone a mentionné ces paragraphes de l'accord comme établissant, aux fins de la demande en interdiction, que l'accord constituait une sous-licence contraire au paragraphe 12 de la licence obligatoire. Ceci étant dit avec beaucoup d'égards, je n'accepte pas que l'accord en lui-même constitue une sous-licence de la licence obligatoire nE 975. Il ne le dit pas expressément lorsqu'il mentionne cette licence obligatoire particulière ou une autre licence détenue par Novopharm, ou lorsqu'il mentionne de quelque manière que ce soit le médicament norfloxacin. Cette dernière mention n'est faite que dans la lettre du 19 avril 1993 adressée par Apotex à Novopharm, qui traite de [TRADUCTION] " notre entente mutuelle concernant l'approvisionnement en produits aux termes des licences obligatoires " et avise Novopharm de l'intention d'Apotex de se fonder sur celle-ci pour vendre toute quantité de norfloxacin qu'Apotex peut exiger aux termes de la licence obligatoire de Novopharm. Même cette lettre évite de préciser une quantité de produits; il s'agit plutôt d'une lettre d'intention. Est-ce suffisant pour que l'accord daté du 27 novembre 1992 constitue une sous-licence aux termes de la licence obligatoire nE 975? Je ne suis pas convaincu à ce stade-ci que cette question est clairement résolue par la preuve et la plaidoirie présentées dans le cadre de la requête en vue d'obtenir un jugement sommaire.
À cet égard, la défenderesse ajoute que d'après les faits établis en l'espèce, il n'y a pas de violation des conditions de la licence car l'accord lui-même n'est simplement pas réalisé et les ententes relativement au norfloxacin le demeurent. Aucune quantité précise de norfloxacin n'a été commandée et aucune n'a été fournie. Comment peut-on dire que les conditions de la licence obligatoire nE 975 ont été violées? Elles n'ont pu l'être, fait valoir la demanderesse, par un accord qui ne mentionne pas la licence particulière sur la foi de laquelle la demanderesse prétend que l'accord octroie une sous-licence.
En résumé, selon moi, une preuve et une plaidoirie entières au procès sont justifiées, pour étudier la juste résolution de la question des faits, qui, s'il en est, constituent une violation de la licence obligatoire nE 975.
Enfin, il y a d'autres questions de fait qui, d'après moi, ne peuvent être résolues que par une instruction de l'action, dont la signification de la preuve extrinsèque qui, bien qu'exclue par le juge MacGuigan aux fins de l'interprétation de l'accord comme fondement de la demande d'Apotex qu'elle ne porterait pas atteinte aux droits du breveté dans Eli Lilly c. Apotex, peuvent encore être pertinentes pour évaluer le fondement factuel de la violation présumée de la licence obligatoire nE 975. Cette preuve, même s'il a été dit qu'elle avait été exclue dans cette affaire, a néanmoins été mentionnée par le juge MacGuigan22 dans les termes suivants :
| Or, c'est la réalité et non la forme qui doit prévaloir, et la réalité me semble être qu'une sous-licence non autorisée a été créée -- sans le vouloir, je l'admets, puisque les parties souhaitaient ardemment éviter d'enfreindre l'interdiction contenue dans la licence d'octroyer une sous-licence. Néanmoins, tel était l'effet juridique de ce qu'elles ont fait. À mon avis, l'accord n'était pas tout à fait un subterfuge au sens habituel du terme, en ce que leur intention subjective, que révèle l'accord, contredit l'intention objective du document. Néanmoins, l'accord a été conclu en se fondant sur une conception juridique erronée de ce que les parties pouvaient faire sans ennuis. |
Une autre question d'une certaine importance, s'il est jugé que la licence obligatoire a été résiliée comme la demanderesse le prétend, est la date d'entrée en vigueur de sa résiliation, que ce soit comme l'accord le prévoit au paragraphe 11, le 31 décembre 1994 ou 30 jours après que l'avis de résiliation a été donné par la demanderesse, conformément au paragraphe 9 de la licence, ou à la date de détermination de la question au procès, conformément au paragraphe 10 de la licence. Cette date peut être importante pour les parties et pour d'autres instances.
Enfin, une question est soulevée, mais non directement, dans la défense déposée dans l'action par la défenderesse Novopharm :
| [TRADUCTION] |
| 10. Si la présente Cour a compétence pour entendre et trancher la demande de la demanderesse... Novopharm est d'avis que l'action doit être rejetée avec dépens. |
La question de la compétence n'a pas été soulevée pour le compte de Novopharm au moment de l'audition de la requête en jugement sommaire. Je souligne que, dans sa plaidoirie écrite, la demanderesse fait valoir que la mesure de redressement sollicitée " une déclaration portant que la licence obligatoire nE 975 est résiliée " relève clairement de la compétence de la présente Cour, mais, je le répète, la question n'a pas été débattue à l'audience. Par la suite, en décembre 1996, la défenderesse a présenté d'autres observations relatives à la question de la compétence dans le contexte de la décision du protonotaire Morneau dans l'affaire Engineering Dynamics Limited c. Constantinos J. Joannou23. La demanderesse a répondu en citant particulièrement les engagements pris par les avocats de Novopharm dans d'autres instances selon lesquels la question de la compétence de la Cour ne serait pas débattue dans le cadre de ces instances.
À mon avis, les présents motifs n'exclueraient pas un débat au procès étant donné que la question n'a pas été pleinement débattue dans le cadre de la présente instance mais il appartiendra au juge du procès de déterminer si elle devrait l'être à l'instruction. Le consentement des parties à l'égard de la compétence de la Cour ou leur accord pour que la question ne soit pas soulevée, ne règle pas, bien sûr, la question de la compétence de la Cour car celle-ci dépend de la Loi sur la Cour fédérale et de la jurisprudence connexe.
Conclusion
À mon avis, la présente affaire soulève des questions sérieuses à instruire, surtout en ce qui concerne la prétention de la demanderesse selon laquelle la licence nE 975 a été violée au moment de l'avis d'intention de la demanderesse de résilier la licence. Selon moi, cette question ne peut convenablement être réglée que par une instruction et il serait injuste de déterminer les questions en l'espèce dans le cadre d'une requête en jugement sommaire.
La requête de la demanderesse en vue d'obtenir un jugement sommaire est donc rejetée par la voie d'une ordonnance émise avec les présent motifs, et les dépens suivront l'issue de la cause.
JUGE
OTTAWA (Ontario)
Le 2 juin 1997
Traduction certifiée conforme :
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NE DU GREFFE : T-70-95
| INTITULÉ DE LA CAUSE : Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd. c. Novopharm Limited |
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
| DATES DE L'AUDIENCE : 21 et 22 octobre 1996 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS
PAR MONSIEUR LE JUGE MacKAY
| EN DATE DU : 2 juin 1997 |
ONT COMPARU :
| Me J. Nelson Landry POUR LA DEMANDERESSE |
Me Judith Robinson
| Me Donald N. Plumley, c.r. POUR LA DÉFENDERESSE |
Me Mark S. Mitchell
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
| Ogilvy, Renault POUR LA DEMANDERESSE |
Montréal (Québec)
Ridout & Maybee POUR LA DÉFENDERESSE
Toronto (Ontario)
__________________1. L.R.C. (1985), ch. P-4, abrogé par la Loi de 1992 modifiant la Loi sur les brevets, L.C. (1993), ch. 2, art. 3.
2. C.R.C. (1978), ch. 663.
3. DORS/93-133.
4. Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd., (1995) 60 C.P.R. (3d) 181; Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc., (1995) 60 C.P.R. (3d) 206; et Merck Frosst Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), (1995) 67 C.P.R. (3d) 455.
5. Eli Lilly and Co. c. Apotex Inc., (1996) 195 N.R. 378, 66 C.P.R. (3d) 329 (C.A.F.) (autorisation de pourvoi à la C.S.C. accordée le 6 février 1997, nE du greffe 25348); Eli Lilly and Co. c. Novopharm Ltd. , (1996) 197 N.R. 291, 67 C.P.R. (3d) 377 (C.A.F.) (autorisation de pourvoi à la C.S.C. accordée le 31 mai 1996, nE du greffe 25402); Merck Frosst c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) , (1996) 197 N.R. 294, 67 C.P.R. (3d) 455 (C.A.F.) (autorisation de pourvoi à la C.S.C. accordée le 6 février 1997, nE du greffe 25419).
6. Non publié, nE du greffe 1313-96, 24 février 1997, (C.F. 1re inst.), en appel devant la Cour d'appel, nE du greffe A-138-97.
7. (1990) 75 O.R. (2d) 225 (Cour de l'Ontario, Division générale).
8. Supra, note 5.
9. Supra, note 5.
10. Supra, note 5.
11. Supra, note 5, à la p. 335.
12. Supra, note 3.
13. (1993) 51 C.P.R. (3d) 329, à la p. 337 (C.A.F.).
14. (1994) 55 C.P.R. (3d) 302, aux p. 319 et 320 (C.A.F.).
15. (1994) 58 C.P.R. (3d) 209, à la p. 217 (C.A.F.).
16. Old Fish Market Restaurants Ltd. c. 10000357 Ontario Inc. et al., (1994) 58 C.P.R. (3d) 221 (C.F. 1re inst.).
17. (1996) 71 C.P.R. (3d) 11 (C.F. 1re inst.).
18. (1995) 98 F.T.R. 125, à la p. 137.
19. Supra, note 5, à la p. 339.
20. Supra, note 5, à la p. 380.
21. Supra, note 5, aux p. 456 et 457.
22. Supra, note 5, à la p. 338 du 195 N.R.
23. Non publiée, nE du greffe T-2910-93, 17 octobre 1996 (C.F. 1re inst.). Voir aussi Joannou c. Engineering Dynamics Ltd., nE du greffe T-1760-95, 6 mars 1997 (C.F. 1re inst.), la décision du protonotaire a maintenant été porté en appel devant un juge.