Date : 20010327
Dossier : T-961-99
Référence neutre : 2001 CFPI 245
ENTRE :
R.L.P. MACHINE & STEEL FABRICATION INC.,
demanderesse,
- et -
WALTER DITULLIO et LE COMMISSAIRE AUX BREVETS,
intimés.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE HENEGHAN
INTRODUCTION
[1] R.L.P. Machine & Steel Fabrication Inc. (R.L.P.) demande à la Cour de déclarer que la prétendue cession du brevet canadien numéro 2 001 469 (le brevet ‘469) faite par Nor-Equip Mfg. Inc. (Nor-Equip) à Walter DiTullio le 21 mai 1993 est, et a toujours été, nulle. Le brevet en question est appelé « Bague de connexion [sic] de garniture circulaire sur décharge de broyeur » . La question en litige en l'espèce est le droit de propriété du brevet.
[2] La demanderesse invoque la Règle 301 des Règles de la Cour fédérale (1998), l'article 20 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, et l'article 52 de la Loi sur les brevets, L.RC., ch. P-4 pour formuler sa demande. Les réparations sollicitées sont les suivantes :
1. Une déclaration portant que la prétendue cession du brevet canadien numéro 2 001 469, appelé « Bague de connexion [sic] de garniture circulaire sur décharge de broyeur » (ci-après appelé le brevet ‘469 ), faite par Nor-Equip Mfg. Inc. (Nor-Equip) à Walter DiTullio le 21 mai 1993 est, et a toujours été, nulle.
2. Une déclaration portant que, depuis le 28 avril 1994, la véritable propriétaire de tous les droits, titres et intérêts dans le brevet ‘469 et à ce brevet est, et continue d'être, la demanderesse R.L.P. Machine & Steel Fabrication Inc.
3. Une ordonnance prévue par l'article 52 de la Loi sur les brevets portant modification de l'inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le brevet ‘469 afin d'enlever et d'annuler la mention de la prétendue cession du brevet ‘469 faite par Nor-Equip Mfg. Inc. à Walter DiTullio le 21 mai 1993, avec prise d'effet le 17 octobre 1990, et afin d'inscrire la cession du brevet ‘469 faite par Nor-Equip Mfg. Inc. à la demanderesse le 28 avril 1994.
4. Une injonction ordonnant à Walter DiTullio de céder le brevet ‘469 à la demanderesse, avec prise d'effet à partir du 28 avril 1994.
5. Une injonction permanente interdisant à l'intimé Walter DiTullio de laisser entendre à d'autres qu'il est le titulaire du brevet ‘469 et que la demanderesse contrefait ce brevet.
6. Les dépens de la demande sur la base avocat-client.
FAITS
[3] R.L.P. est une société constituée en personne morale sous le régime des lois de l'Ontario dont l'établissement se trouve à Timmins, en Ontario. Steven Symes est le président de R.L.P. Il est également le président de la société 910609 Ontario Inc., faisant affaires sous le nom de Columbia Chrome (Columbia).
[4] L'intimé Walter DiTullio a constitué en personne morale la société Walter's Welding and Fabrication Limited (Walter's Welding) le 30 juin 1980. En 1989, il a changé le nom de cette société qui s'est ensuite appelée Nor-Equip.
[5] Nor-Equip a demandé l'enregistrement du brevet ‘469 le 25 octobre 1989. L'inventeur nommé dans la demande, Pertii Raty, travaillait pour Nor-Equip à titre de consultant. Il était rémunéré pour son travail. M. Raty a cédé son droit dans le brevet ‘469 à Nor-Equip. Le brevet ‘469 a été délivré le 17 mai 1994 au nom de Walter DiTullio, conformément à un contrat de cession antidaté déposé au Bureau des brevets en 1993 qui avait été signé par DiTullio tant pour le compte du cessionnaire que pour celui du cédant.
[6] Des accords de financement conclus antérieurement entre Walter's Welding et Nor-Equip sont pertinents à la question de la propriété du brevet ‘469. Le 3 décembre 1986, Walter's Welding a signé un contrat de garantie avec la Banque fédérale de développement (BFD) pour un emprunt de 270 000$. Ce contrat de garantie prévoyait qu'une sûreté grèverait certains biens de la société, dont les brevets. En janvier 1989, Nor-Equip a obtenu un autre emprunt d'environ 120 000 $ de la BFD. Le deuxième contrat de garantie conclu avec la BFD était accordé aux mêmes conditions que le contrat de 1986, du moins en ce qui concerne les brevets.
[7] À la fin de 1989, Nor-Equip se trouvait dans une situation financière assez précaire. En mars 1990, elle a obtenu un autre emprunt de 500 000 $ de la BFD pour financer l'achat de matériel. Le contrat de garantie consenti par la BFD comprenait les même conditions, relativement aux brevets, que le premier contrat de garantie conclu avec cette banque. Selon les états financiers du 30 mars 1990, le « brevet » était inscrit comme ayant une valeur de 4 158 $ et était considéré comme un actif représentant une certaine valeur pour la société.
[8] M. DiTullio prétend que c'est au cours de cette période de précarité financière qu'il a effectué la cession de la demande d'enregistrement du brevet ‘469, de sa société à lui-même. Il affirme que la BFD ne s'inquiétait pas vraiment du retrait de cet actif du contrat de garantie[1].
[9] En 1990, 913418 Ontario Inc. faisant affaire sous le nom de Nor-Equip (1990) a été constituée en personne morale, la fille de M. DiTullio en étant la seule actionnaire.
[10] En 1991, Nor-Equip a continué de connaître des difficultés financières. M. DiTullio a rencontré M. Symes en janvier ou en février 1991. M. DiTullio a retenu les services de M. Symes et il a fait appel à son expérience de syndic de faillite et de comptable pour réorganiser Nor-Equip et négocier avec ses créanciers. De mars 1991 à octobre 1992, M. Symes a facturé environ 37 500 $ d'honoraires professionnels à M. DiTullio.
[11] M. Symes est un associé dominant de Huron Associates, une société de personnes qui a constitué en personnes morales les sociétés Columbia et R.L.P. En mai 1991, Huron Associates et Columbia ont pris le contrôle de Nor-Equip (1990). De cette date jusqu'en novembre 1992, M DiTullio a travaillé pour Nor-Equip (1990) en qualité de directeur général.
[12] À la fin de 1990 ou au début de 1991, la Banque Toronto-Dominion a découvert la constitution en personne morale d'une deuxième société appelée Nor-Equip. Elle a alors écrit aux créanciers de Nor-Equip pour les aviser de la payer directement, étant donné qu'elle supposait que les actifs de Nor-Equip avaient été cédés à Nor-Equip (1990). M. Symes s'est rendu à la Banque Toronto-Dominion et a personnellement assuré celle-ci que les dettes de la société Nor-Equip seraient remboursées. Ensuite, il a engagé des négociations avec la BFD afin d'essayer de réaliser une réorganisation des sociétés Nor-Equip. Dans le plan d'affaires écrit qu'il a soumis, M. Symes précise que la société Nor-Equip est titulaire des brevets sur la décharge de broyeur et qu'en conséquence, elle n'a aucune concurrence dans ce domaine[2].
[13] Dans l'intervalle, le 17 octobre 1990, M. DiTullio signait la cession que Nor-Equip lui faisait de la demande d'enregistrement du brevet américain pour le brevet ‘469. Cette cession a été constatée par le United States Patent and Trade-mark Office le 4 novembre 1991.
[14] En juin 1992, M. Symes a eu vent de rumeurs selon lesquelles M. DiTullio avait l'intention de lancer sa propre entreprise de fabrication et de vente de décharges de broyeur visées par le brevet ‘469 et qu'il envisageait d'effectuer une cession du brevet ‘469 de Nor-Equip à lui-même. Le 30 juin 1992, M. Symes a demandé à M. DiTullio de signer une lettre qui confirmait que le brevet appartenait à Nor-Equip ou Nor-Equip (1990). M. DiTullio a signé cette lettre.
[15] Par la suite, M. DiTullio a prétendu qu'il avait signé cette lettre sous la contrainte, à savoir dans des circonstances où sa femme et lui ont été amenés à croire qu'ils perdraient leur emploi auprès de Nor-Equip (1990) s'ils refusaient. M. DiTullio ajoute que M. Symes avait rédigé la lettre et ne leur a pas donné, à son épouse et lui, la possibilité de l'étudier.
[16] À l'époque de la signature de cette lettre, la demande d'enregistrement du brevet ‘469 était au nom de Nor-Equip. Après son congédiement par Nor-Equip (1990) en novembre 1992, M. DiTullio a été averti que la lettre du 30 juin 1992 avait été enregistrée au Bureau des brevets, au Canada, en avril 1993. En apprenant cela, M. DiTullio a signé le document écrit constatant la cession que Nor-Equip lui faisait le 21 mai 1993.
[17] La situation financière de Nor-Equip ne s'est pas améliorée. En 1993, la BFD a pris des mesures pour percevoir toutes les sommes qui lui étaient dues. Par entente datée du 14 janvier 1994, Columbia a acquis tous les contrats de garantie, les sûretés et les créances que la BFD détenait relativement à Nor-Equip. À ce moment-là, Nor-Equip était en défaut depuis au moins quatre ans relativement aux emprunts qu'elle avait contractés auprès de la BFD. Le total de ces emprunts atteignait la somme de 1 200 000 $. Appliquant les clauses des contrats de garantie de la BFD, Columbia a commencé à vendre les actifs de Nor-Equip à des tiers. En échange d'une renonciation à l'obligation de présenter une demande formelle de paiement et d'aviser de la vente d'un bien donné en garantie comme le prévoyaient les contrats de garantie, la BFD a libéré M. DiTullio et son épouse des garanties personnelles qu'ils lui avaient consenties.
[18] Le 28 avril 1994, Columbia a vendu à R.L.P. le droit que Nor-Equip détenait relativement au brevet ‘469.
[19] M. DiTullio a constitué une nouvelle société, Nor-Fab, dès 1996. Cette année-là, les avocats de Nor-Fab ont écrit à R.L.P. pour l'informer qu'ils considéraient que R.L.P. contrefaisait le brevet ‘469. Tout est rentré dans l'ordre lorsque le principal acheteur des produits visés par le brevet a fait savoir qu'il achèterait ces produits de Nor-Fab et de R.L.P. Nor-Fab a alors mis fin à ses menaces de poursuites en contrefaçon[3].
[20] En 1999, M. DiTullio a informé les clients de R.L.P. que les parties de décharge de broyeur qu'ils achetaient de R.L.P. contrefaisaient le brevet ‘469 et que lui, DiTullio, était le titulaire du brevet ‘469.
[21] En mai 1999, M. Symes a fait faire des recherches dans le dossier du Bureau des brevets par des agents des brevets. C'est alors qu'il a appris que le brevet ‘469 avait été cédé à M. DiTullio en personne.
[22] Le 1er juin 1999, la présente instance a été engagée par le dépôt d'un avis de demande.
QUESTION EN LITIGE
[23] La demande soulève la question du droit de propriété du brevet.
PRÉTENTIONS DE LA DEMANDERESSE
[24] D'après la demanderesse, la question en litige porte sur le droit de propriété. Elle soutient qu'il est loisible à la présente Cour de déterminer le rang des priorités pour le brevet ‘469 et de conclure que la présente demanderesse est la titulaire légitime du droit de propriété du brevet ‘469.
[25] La demanderesse soutient que la présente Cour peut examiner les divers contrats conclus, plus particulièrement ceux par lesquels la BFD a vendu ses sûretés à Columbia Chrome et les contrats subséquents par lesquels Columbia Chrome a vendu le brevet ‘469 à la demanderesse. Elle presse la Cour de suivre les décisions prononcées dans l'affaire Love c. Claveau, [1990] 1 C.F. 64 (1re inst.) ainsi que dans l'affaire Saskatchewan Economic Development Corp. c. Westfalia DME Inc., (1993), 46 C.P.R. (3d) 322. Elle fait valoir que la Cour n'est pas tenue de suivre la décision rendue dans l'affaire Engineering Dynamics Ltd. c. Joannou (1996), 122 F.T.R. 174 parce qu'il s'agit d'une décision prononcée par un protonotaire.
PRÉTENTIONS DES DÉFENDEURS
[26] Le défendeur[4] fait valoir que la présente Cour n'a pas la compétence requise pour accorder la réparation recherchée parce que la question du droit de propriété du brevet demande d'interpréter les divers contrats mentionnés ci-dessus et que ces contrats contiennent des clauses précises d'attribution de compétence qui prévoient que l'interprétation de ces contrats doit se faire conformément aux lois de l'Ontario et non aux lois du Canada.
[27] Deuxièmement, le défendeur fait valoir qu'il ne ressort pas de la chaîne de titres que la demanderesse est la titulaire du brevet.
[28] Enfin, il soutient que la demanderesse a fait preuve de retard indu dans la poursuite de sa demande et que, pour ce motif, la demande devrait être rejetée.
ANALYSE
[29] La présente demande se fonde sur l'article 20 de la Loi sur la Cour fédérale et sur l'article 52 de la Loi sur les brevets.
[30] L'article 20 précise quelle est la compétence de la Cour fédérale en matière de propriété intellectuelle. En voici le libellé :
| 20. (1) La Section de première instance a compétence exclusive, en première instance, dans les cas suivants opposant notamment des administrés : a) conflit des demandes de brevet d'invention ou d'enregistrement d'un droit d'auteur, d'une marque de commerce, d'un dessin industriel ou d'une topographie au sens de la Loi sur les topographies de circuits intégrés; b) tentative d'invalidation ou d'annulation d'un brevet d'invention, ou d'inscription, de radiation ou de modification dans un registre de droits d'auteur, de marques de commerce, de dessins industriels ou de topographies visées à l'alinéa a). Propriété industrielle : compétence concurrente (2) La Section de première instance a compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le régime d'une loi fédérale ou de toute autre règle de droit non visés par le paragraphe (1) relativement à un brevet d'invention, un droit d'auteur, une marque de commerce, un dessin industriel ou une topographie au sens de la Loi sur les topographies et circuits intégrés. |
20. (1) The Trial Division has exclusive original jurisdiction, between subject and subject as well as otherwise, (a) in all cases of conflicting applications for any patent of invention, or for the registration of any copyright, trade-mark, industrial design or topography within the meaning of the Integrated Circuit Topography Act; and (b) in all cases in which it is sought to impeach or annul any patent of invention or to have any entry in any register of copyrights, trade-marks, industrial designs or topographies referred to in paragraph (a) made, expunged, varied or rectified. Industrial property, concurrent jurisdiction (2) The Trial Division has concurrent jurisdiction in all cases, other than those mentioned in subsection (1), in which a remedy is sought under the authority of any Act of Parliament or at law or in equity respecting any patent of invention, copyright, trade-mark, industrial design or topography referred to in paragraph (1)(a). |
|
[31] L'article 52 de la Loi sur les brevets prévoit :
| 52. La Cour fédérale est compétente, sur la demande du commissaire ou de toute personne intéressée, pour ordonner que toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée ou radiée. |
52. The Federal Court has jurisdiction, on the application of the Commissioner or of any person interested, to order that any entry in the records of the Patent Office relating to the title to a patent be varied or expunged. |
|
[32] Il est bien connu que la Cour fédérale du Canada est un tribunal créée par une loi et, à ce titre, n'est investie que de la compétence que lui confère une loi.
[33] Dans l'arrêt ITO-Int'l Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752, la Cour suprême du Canada précise, à la page 766, que la compétence de la Cour fédérale repose sur les trois éléments suivants :
1. Il doit y avoir attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral.
2. Il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige et constitue le fondement de l'attribution légale de compétence.
3. La loi invoquée dans l'affaire doit être « une loi du Canada » au sens où cette expression est employée à l'art. 101 de la Loi constitutionnelle de 1867.
[34] En l'espèce, l'attribution de compétence est faite par l'article 20 de la Loi sur la Cour fédérale. La « loi du Canada » invoquée dans l'affaire est la Loi sur les brevets. Toutefois, la demanderesse n'a pas démontré qu'il existe un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du présent litige.
[35] La demanderesse sollicite une déclaration de propriété du brevet. Elle prétend être la propriétaire du brevet, mais ne peut invoquer qu'une série de contrats à l'appui de sa prétention. Pour décider si la demanderesse a effectivement acquis la propriété du brevet en question, il faut qu'un tribunal interprète ces contrats. La présente Cour n'a aucune compétence inhérente lui permettant de se prononcer sur des contrats privés qui ne relèvent pas autrement de sa compétence.
[36] À mon avis, la situation en l'espèce est analogue à celle qu'a eu à examiner le protonotaire Morneau dans l'affaire Engineering Dynamics Ltd. c. Joannou (précitée). Je fais également miennes les remarques formulées par madame le juge Simpson dans l'affaire Lawther c. 424470 B.C. Ltd. (1995), 60 C.P.R. (3d) 510, aux pages 511 et 512 :
À mon avis, c'est en tranchant ce point contractuel qu'il sera possible de déterminer la propriété du brevet et le redressement qui s'impose. Pour ces motifs, j'ai conclu qu'il s'agit principalement en l'espèce d'un différend contractuel et que les questions relatives au brevet sont secondaires. Par conséquent, la Cour n'a pas compétence. Le demandeur devrait faire valoir ses droits devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Comme l'énonçait le juge Dubé dans l'affaire Laurin c. Champagne (1991), 38 C.P.R. (3d) 193, à la page 196, [49 F.T.R. 280; 29 A.C.W.S. (3d) 538] (C.F. 1re inst.), le demandeur peut ultérieurement demander à la Cour de modifier l'inscription de la cession si c'est nécessaire.
[37] J'estime qu'en l'espèce, l'argument de la demanderesse selon lequel la présente Cour peut connaître de la détermination de l'ordre des priorités dans les revendications concurrentes sur le brevet ‘469 est déplacé et destiné à détourner l'attention de la question principale qui est la propriété du brevet ‘469. Il ressort de la preuve que le défendeur prétend non pas détenir un droit prioritaire sur le brevet mais en être le propriétaire. Le brevet ‘469 a été cédé au défendeur par Columbia en 1994 et la cession a été enregistrée.
[38] À mon avis, la validité de cette cession, pour les fins de la décision quant à la propriété, ne peut être tranchée qu'en interprétant les divers contrats mentionnés précédemment et plus particulièrement, les contrats de garantie conclus entre Walter's Welding et Nor-Equip et la BFD et l'acquisition subséquente par Columbia Chrome de ces contrats de garantie conclus par la BFD.
[39] L'interprétation de ces différents contrats demande d'interpréter et d'appliquer le droit provincial, notamment la Loi sur les sûretés mobilières, L.R.O. 1990, ch. P.10 de l'Ontario. La présente Cour ne peut connaître de l'interprétation et de l'application du droit provincial.
[40] J'estime que la décision prononcée par la présente Cour dans l'affaire Love c. Claveau, (précitée), ne permet pas de trancher la présente demande. Dans cette affaire, la Cour se demandait si l'article 52 se limitait au brevet qui avait été délivré ou s'il était suffisamment large pour inclure toute inscription concernant une demande de brevet en instance.
[41] En l'espèce, la question en litige est la propriété du brevet ‘469 et elle dépend de l'interprétation de différents contrats, incluant ceux que la demanderesse et le défendeur ont conclu avec un tiers qui n'est pas mis en cause devant la présente Cour.
[42] L'application de la décision de la Cour dans l'affaire Saskatchewan Economic Development Corp. c. Westfalia DME Inc. (précitée), que la demanderesse invoque ne lui est d'aucune aide non plus parce que, dans cette affaire, la Cour se penchait sur une demande d'injonction et non sur le bien-fondé d'une demande.
[43] Quant à la question du retard indu soulevée par le défendeur, elle n'est pas déterminante pour la présente demande. La seule question en litige soulevée en l'espèce est le droit de propriété du brevet. Cette question découle de la chaîne de titres, laquelle dépend de l'interprétation d'une série de contrats. L'interprétation de ces contrats outrepasse la compétence de la présente Cour.
[44] Par conséquent, la demande est rejetée avec dépens en faveur du défendeur. La demanderesse pourra toujours s'adresser à la présente Cour pour faire modifier l'inscription relative au brevet ‘469 si une telle modification s'avère nécessaire.
« E. Heneghan »
Juge
OTTAWA (Ontario)
le 27 mars 2001
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N º DE DOSSIER : T-961-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : R.L.P. MACHINE & STEEL FABRICATION INC. c. WALTER DITULLIO ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : 27 OCTOBRE 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE HENEGHAN en date du 27 mars 2001.
ONT COMPARU :
CAROL HITCHMAN POUR LA DEMANDERESSE
WILLIAM MAYO
ROBERT YU POUR LE DÉFENDEUR
WALTER DITULLIO
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
HITCHMAN & SPRIGINGS POUR LA DEMANDERESSE
TORONTO (ONTARIO)
EVANS, BRAGAGNOLO & SULLIVAN POUR LE DÉFENDEUR
TIMMINS (ONTARIO) WALTER DITULLIO
Date : 20010327
Dossier : T-961-99
OTTAWA (ONTARIO) LE 27 MARS 2001
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE HENEGHAN
E N T R E :
R.L.P. MACHINE & STEEL FABRICATION INC.,
demanderesse,
- et -
WALTER DITULLIO et LE COMMISSAIRE AUX BREVETS,
défendeurs.
ORDONNANCE
La demande est rejetée avec dépens en faveur du défendeur.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.