Date : 20041001
Dossier : T-610-01
Référence : 2004 CF 1357
Ottawa (Ontario), le 1er octobre 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
ENTRE :
LE CONSEIL CANADIEN POUR LA RÉADAPTATION DES HANDICAPÉS
s/n CONSEIL NATIONAL DES TIMBRES DE PÂQUES
ET DE LA MARCHE DES DIX SOUS
demandeur
et
LA REHABILITATION FOUNDATION FOR THE DISABLED
s/n LA MARCHE DES DIX SOUS DE L'ONTARIO
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Le demandeur, le Conseil canadien pour la réadaptation des handicapés, est aussi connu sous le nom de « The March of Dimes » ( « La Marche des dix sous » ). La défenderesse, la Rehabilitation Foundation for the Disabled, a aussi été connue sous le nom d' « Ontario March of Dimes » ( « La Marche des dix sous de l'Ontario » ). L'emploi de l'appellation « March of Dimes » et de variantes de celle-ci est un sujet de différend entre eux.
[2] En 2001, la Rehabilitation Foundation for the Disabled (que je désignerai ci-après « la Fondation ontarienne » ), désirant affermir son droit à l'emploi des marques « March of Dimes » et « Ontario March of Dimes » , a demandé au registraire des marques de commerce de donner des avis publics comme quoi elle avait adopté et employé ces deux marques. Le registraire a alors donné les avis publics demandés, sous le régime du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (dont les dispositions applicables sont reproduites en annexe aux présents motifs). Un tel avis public d'adoption et d'emploi a pour effet de conférer à l'autorité publique qui le demande une « marque officielle » , protégée par des dispositions plus rigoureuses. Ainsi, le paragraphe 9(1) de la Loi sur les marques de commerce (la Loi) interdit l'emploi de marques identiques ou semblables aux marques officielles des autorités publiques.
[3] Le Conseil canadien pour la réadaptation des handicapés (que je désignerai ci-après « le Conseil national » ) a formé la présente demande de contrôle judiciaire dans le but de faire annuler la décision du registraire. Il allègue que tout emploi par la Fondation ontarienne des marques en question a été fait en vertu d'une licence qu'il lui a cédée et qu'un tel emploi ne conférait à l'organisme ontarien aucun droit indépendant sur ces marques. Par conséquent, soutient-il, la décision du registraire devrait être annulée.
[4] Vu la preuve, je souscris à la thèse du Conseil national. En conséquence, j'accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire.
I. Questions en litige
[5] Il y a ici trois questions à examiner :
1. La preuve du Conseil national est-elle admissible dans la présente instance?
2. Quelle est la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer à la décision du registraire?
3. La décision du registraire devrait-elle être annulée?
[6] Le Conseil national a d'abord fait valoir que la Fondation ontarienne n'était pas une « autorité publique » pour l'application du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi. Mais comme il a ensuite retiré cette thèse, il ne sera pas nécessaire que je l'examine.
II. Analyse
A. La preuve du Conseil national est-elle admissible dans la présente instance?
[7] En général, les tribunaux statuent sur les demandes de contrôle judiciaire en se fondant sur la preuve produite devant l'instance dont émane la décision attaquée. Cette règle générale est susceptible d'exceptions lorsque de nouveaux éléments de preuve montrent que ladite instance a commis une erreur de procédure ou de droit ou a violé les règles de la justice naturelle.
[8] Dans la présente espèce, le Conseil national souhaite produire des éléments de preuve tendant à établir que le registraire n'aurait pas dû donner les avis publics demandés par la Fondation ontarienne. Plus précisément, il veut prouver que celle-ci employait les marques en question en vertu d'une licence qu'il lui avait cédée et n'avait aucun droit indépendant sur elles. Il soutient que l'emploi de ces marques par la Fondation ontarienne n'aurait pas dû amener le registraire à donner des avis publics sous le régime du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi.
[9] À mon avis, vu les circonstances de la présente demande de contrôle judiciaire, la preuve du Conseil national doit être admise.
[10] La décision du registraire de donner ou non un avis public sous le régime du sous-alinéa 9(1)n)(iii) se fonde seulement sur l'affirmation du demandeur comme quoi il est une autorité publique qui a adopté et employé la marque officielle en question; voir à ce sujet : Piscitelli c. Régie des alcools de l'Ontario, 2001 CFPI 868, [2001] A.C.F. no 1243, [2002] 1 C.F. 247 (1re inst.) (QL); et Ordre des architectes de l'Ontario c. Association of Architectural Technologists of Ontario, [2001] 1 C.F. 577; [2000] A.C.F. no 1743 (1re inst.) (QL). Normalement, le demandeur de l'avis ne produit guère d'éléments de preuve, si même il en produit. Qui voudrait s'opposer à la demande d'avis n'a pas la possibilité de contester les affirmations de l'auteur de cette demande, si ce n'est par voie de contrôle judiciaire (ou, s'il est partie, par voie d'appel).
[11] Étant donné le caractère sommaire de la décision du registraire, il convient de donner à qui conteste l'avis public la possibilité de produire dans le cadre du contrôle judiciaire de nouveaux éléments de preuve concernant l'adoption et l'emploi de la marque officielle. Le demandeur de l'avis public pourra lui aussi produire de nouveaux éléments de preuve à l'appui de son droit. Voir FileNet Corp. c. Canada (Registraire des marques de commerce), 2002 CAF 418, [2002] A.C.F. no 1508 (C.A.) (QL).
[12] Qui plus est, il me paraît que la question qui nous occupe, soit celle de savoir si la défenderesse avait « adopté et employé » les marques officielles en cause, est une question mixte de fait et de droit. Or, le registraire ne disposait pas d'éléments de preuve qui lui eussent permis de trancher cette question. Il convient par conséquent que la Cour, dans le cadre du contrôle judiciaire, reçoive des éléments de preuve propres à permettre de décider la question en fonction du contexte factuel approprié.
B. Quelle est la norme de contrôle qu'il convient d'appliquer à la décision du registraire?
[13] Le demandeur soutient que la décision du registraire devrait être contrôlée suivant la norme de la décision correcte, c'est-à-dire que je devrais substituer ma conclusion à celle du registraire si je constate qu'elle est erronée. La défenderesse soutient quant à elle que je ne devrais annuler la décision du registraire que si je conclus à son caractère déraisonnable.
[14] À mon sens, la réponse à la question de savoir quelle est la norme de contrôle appropriée se déduit de la nature de la décision du registraire et de la nécessité d'admettre de nouveaux éléments de preuve. Comme je le disais plus haut, la décision du registraire de donner un avis public sous le régime du sous-alinéa 9(1)n)(iii) se fonde sur la simple affirmation de l'autorité publique selon laquelle elle a adopté et employé la marque officielle en question. Qui veut contester l'avis public peut le faire par voie de contrôle judiciaire et peut produire des éléments de preuve à l'appui de sa position.
[15] Si je conclus que les nouveaux éléments de preuve produits ont une valeur probante - c'est-à-dire qu'ils auraient eu un effet appréciable sur la décision du registraire -, je dois arriver à ma propre conclusion sur le point de savoir si l'autorité publique avait effectivement adopté et employé la marque officielle. Autrement dit, je dois décider si la décision du registraire de donner un avis publique était correcte; voir l'arrêt Piscitelli, précité. Par contre, si je conclus que les nouveaux éléments de preuve n'auraient pas eu d'effet appréciable sur la décision du registraire, je dois me demander si la décision était raisonnable en me fondant sur la preuve dont disposait celui-ci; voir Magnotta Winery Corp. c. Vintners Quality Alliance, 2001 C.F.P.I. 1421, [2001] A.C.F. no 1941 (1re inst.) (QL).
[16] Dans la présente espèce, le Conseil national a produit des éléments de preuve concernant ses rapports avec la Fondation ontarienne au cours des cinq dernières décennies. J'estime que ces éléments auraient eu un effet appréciable sur la décision du registraire. Par conséquent, il m'incombe d'examiner le point de savoir si la décision du registraire était correcte en me fondant sur les éléments de preuve produits devant moi.
C. La décision du registraire devrait-elle être annulée?
1) Historique
[17] Il est important de comprendre l'histoire des rapport entre les parties afin de décider si la Fondation ontarienne a adopté et employé les marques « March of Dimes » et « Ontario March of Dimes » .
[18] Le Conseil national est l'incarnation actuelle d'une organisation nationale fondée en 1951, qui s'appelait alors « Canadian Foundation for Poliomyelitis » . Cette organisation a mené ses premières collectes de fonds sous la dénomination « The March of Dimes » . La Fondation ontarienne fut aussi créée en 1951, en tant qu'une des multiples sections provinciales de l'organisation nationale. En 1958, la Canadian Foundation for Poliomyelitis a enregistré la marque de commerce « The March of Dimes » . Quatre ans plus tard, elle a cédé cette marque de commerce au Conseil national, nouvellement créé par la fusion de la Canadian Foundation for Poliomyelitis et du Canadian Council for Crippled Children.
[19] En 1965, le Conseil national a conclu avec la Fondation ontarienne un accord par lequel il octroyait à celle-ci, sous licence, l'autorisation d'employer la marque « The March of Dimes » . Les parties ont conclu un autre accord semblable en 1971. Ce deuxième accord était renouvelable annuellement. Cependant, on ne trouve guère d'éléments tendant à établir que la Fondation ontarienne l'ait renouvelé. Il n'existe de documents de renouvellement que pour les années 1988 et 1989. Quoi qu'il en soit, la conduite des parties au fil des années donne à penser qu'elles s'estimaient liées par l'accord de licence de 1971. La Fondation ontarienne, quant à elle, ne l'a pas expressément résilié; elle a continué de payer les droits de licence qui y étaient stipulés, ainsi que d'utiliser la marque « The March of Dimes » , ce que cet accord lui permettait de faire.
[20] Le Conseil national a proposé dans les années 1990 un nouveau projet d'accord, que la Fondation ontarienne a refusé de signer. Les parties ont négocié, mais sans pouvoir parvenir à une nouvelle entente. Le Conseil national a en conséquence jugé que l'accord de 1971 restait en vigueur.
[21] En 1997, le Conseil national a demandé au registraire de donner des avis publics pour les marques « March of Dimes » et « The March of Dimes » . Le registraire a fait droit à sa demande.
[22] La Fondation ontarienne est mécontente de la prestation du Conseil national en tant qu'organisme national de bienfaisance opérant sous la dénomination « March of Dimes » et ne souhaite pas continuer à lui verser annuellement des droits de licence. C'est pourquoi elle a décidé en 2001 de demander l'émission d'avis publics sous le régime du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi. De tels avis publics lui conféreraient le droit indépendant d'employer et de protéger les marques « March of Dimes » et « Ontario March of Dimes » . Depuis qu'elle a obtenu ces avis publics en 2001, elle a cessé de payer des droits de licence annuels au Conseil national.
2) La Fondation ontarienne a-t-elle « adopté et employé » les marques officielles en question?
[23] La Fondation ontarienne ayant organisé des collectes de fonds sous les dénominations « March of Dimes » et « Ontario March of Dimes » pendant plusieurs décennies, il est manifeste, soutient-elle, qu'elle a « adopté et employé » ces marques et qu'elle avait donc droit aux avis publics demandés à leur égard sous le régime du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce.
[24] La Fondation ontarienne fait valoir qu'elle a un droit particulièrement assuré à la désignation « Ontario March of Dimes » , étant donné que le Conseil national n'y a manifestement jamais eu aucun droit. Le Conseil national, en effet, n'a pas enregistré cette marque, pas plus qu'il n'a obtenu d'avis public à son égard sous le régime du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi, comme il l'a fait pour d'autres marques semblables. Cela étant, la Fondation ontarienne soutient énergiquement qu'elle avait le droit de demander et d'obtenir un avis public pour la marque « Ontario March of Dimes » . Elle fait valoir en outre que la question de savoir si cette marque pourrait être confondue avec les marques du Conseil national n'est pas pertinente aux fins qui nous occupent.
[25] Je souscris à la proposition selon laquelle la question de la confusion ne se pose pas sous le régime du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi. Cependant, j'estime devoir considérer à égalité les marques « March of Dimes » et « Ontario March of Dimes » dans la présente espèce, en dépit du fait que la Fondation ontarienne revendique un droit distinct, et plus manifestement fondé selon elle, à la marque « Ontario March of Dimes » . En effet, comme l'emploi de l'ensemble des diverses formes des marques « March of Dimes » utilisées par la Fondation ontarienne découle de son accord de licence avec le Conseil national, je crois qu'elles doivent faire l'objet d'un traitement équivalent.
[26] La Fondation ontarienne a employé diverses formes de la marque « March of Dimes » au fil des ans : « March of Dimes » , « The March of Dimes » et « Ontario March of Dimes » . Pendant l'époque pertinente, le Conseil national a explicitement donné à la Fondation ontarienne l'autorisation d'employer la marque « The March of Dimes » . S'il est vrai que la Fondation ontarienne a aussi employé les marques « March of Dimes » et « Ontario March of Dimes » , leur emploi découlait seulement de sa situation de licencié provincial du Conseil national et servait à l'identifier comme tel. Elle n'avait pas de droit indépendant sur ces marques. Elle ne les avait pas enregistrées comme marques de commerce, pas plus que, avant 2001, elle n'avait demandé à leur égard d'avis publics d'adoption et emploi comme marques officielles. Le Conseil national tolérait tous ces emplois, sans doute parce qu'ils lui étaient utiles dans la mesure où ils servaient les causes de bienfaisance qu'il s'est voué à défendre.
[27] En théorie, donc, s'il avait insisté sur la lettre de ses droits de propriété intellectuelle, le Conseil national aurait pu exercer des recours contre la Fondation ontarienne pour contrefaçon de ses marques de commerce déposées ou de ses marques officielles. Cependant, il serait ainsi allé à l'encontre de l'accord de licence entre les parties et des objectifs de bienfaisance qui le sous-tendaient.
[28] La Fondation ontarienne allègue que le Conseil national n'a fait enregistrer la marque de commerce « The March of Dimes » qu'aux fins de ses collectes pour les poliomyélitiques. Par conséquent, soutient-elle, le Conseil national ne peut contester son droit à employer cette marque de commerce relativement aux handicapés en général. Cependant, la Fondation ontarienne, en avançant cet argument, ne tient pas compte du fait que, en 1997, le Conseil national a aussi obtenu des avis publics à l'égard des marques « The March of Dimes » et « March of Dimes » , avis qui lui interdisaient à elle-même comme aux autres d'employer toute marque semblable. Les marques officielles du Conseil national étaient protégées par le paragraphe 9(1) de la Loi sur les marques de commerce avant que la Fondation ontarienne ne demandât des avis publics pour elle-même.
[29] La Loi sur les marques de commerce dispose que l'emploi par le licencié de la marque de commerce a le même effet que si celle-ci était employée par le donneur de licence (article 50). Or, il n'existe pas de disposition semblable pour les marques officielles. La Fondation ontarienne soutient qu'il faut en conclure que l'emploi sous licence d'une marque officielle n'a pas l'effet susdit, de sorte qu'elle avait le droit de demander et d'obtenir pour son propre compte des avis publics à l'égard des marques faisant l'objet du différend. Elle a cité à l'appui de cette proposition la décision Société canadienne des postes c. Post Office, [2001] 2 C.F. 63 (1re inst.) (QL); (2000), 8 C.P.R. (4th) 289, où la juge Danièle Tremblay-Lamer a conclu que le donneur de licence demandant un avis public sous le régime du sous-alinéa 9(1)n)(iii) ne pouvait prouver l'adoption et l'emploi d'une marque simplement en établissant que ses licenciés l'avaient employée. La juge faisait observer que le paragraphe 9(2) de la Loi reconnaît qu'une autorité publique peut permettre à une autre entité d'employer une marque officielle, mais n'assimile pas cet emploi à celui qu'en fait l'autorité publique elle-même. Autrement dit, selon ce raisonnement, le donneur de licence qui demande un avis public doit établir qu'il a effectivement employé la marque lui-même.
[30] Le juge Andrew MacKay a adopté un point de vue différent dans la décision Magnotta Winery Corp., précitée. Il a conclu que l'emploi sous licence de la marque officielle « Icewine » constituait un emploi de cette marque par l'autorité publique qui avait obtenu un avis public à son égard (la Vintners Quality Alliance).
[31] Les situations analysées dans les décisions Société canadienne des postes et Magnotta Winery Corp. diffèrent de celle de la présente espèce. Dans ces deux affaires, il s'agissait de savoir si une autorité publique pouvait prouver l'emploi d'une marque en établissant que ses licenciés l'avaient employée. Dans la présente espèce, la question est de savoir si un licencié (soit la Fondation ontarienne) peut remplir les conditions du sous-alinéa 9(1)n)(iii) en établissant l'emploi d'une marque faisant l'objet d'un contrat avec son donneur de licence. À mon sens, il n'est pas nécessaire de trancher la question examinée dans les décisions Société canadienne des postes et Magnotta Winery Corp. pour décider si la Fondation ontarienne a prouvé l'adoption et l'emploi des marques à l'égard desquelles elle a demandé des avis publics. J'estime qu'elle n'a pas apporté cette preuve.
[32] Le fait d'accepter l'argument de la Fondation ontarienne signifierait qu'une autorité publique détenant des marques de commerce et ayant obtenu des avis publics à l'égard de ses marques officielles risquerait de limiter ses droits de propriété intellectuelle en concluant un accord de licence avec une autre autorité publique. Dans cette hypothèse, le preneur de licence pourrait obtenir ses propres avis publics et bénéficier des voies de recours correspondantes prévues par la Loi sur les marques de commerce sur la seule base des droits qui lui auraient été cédés en vertu de l'accord de licence. Je ne puis donc souscrire à la proposition selon laquelle l'emploi d'une marque officielle sous licence d'une autre autorité publique constituerait un fait d' « adoption et emploi » pour l'application du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi.
[33] Me fondant sur cette analyse, je dois accueillir la présente demande de contrôle judiciaire. La décision du registraire de donner les avis publics d'adoption et d'emploi demandés par la Fondation ontarienne était erronée et doit être annulée.
JUGEMENT
LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :
1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.
« James W. O'Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL.L.
Annexe
| Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 Marques interdites 9. (1) Nul ne peut adopter à l'égard d'une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit_: [...]
n) tout insigne, écusson, marque ou emblème_: [...] (iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services, à l'égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l'université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d'adoption et emploi;
Exception (2) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'adoption, l'emploi ou l'enregistrement, comme marque de commerce ou autrement, quant à une entreprise, d'une marque_: a) visée au paragraphe (1), à la condition qu'ait été obtenu, selon le cas, le consentement de Sa Majesté ou de telle autre personne, société, autorité ou organisation que le présent article est censé avoir voulu protéger; b) composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit_: (i) tout signe ou poinçon visé à l'alinéa (1)i.1), sauf à l'égard de marchandises identiques ou de marchandises semblables à celles à l'égard desquelles ce signe ou poinçon a été adopté, (ii) les armoiries, drapeaux, emblèmes et sigles visés à l'alinéa (1)i.3), sauf si l'emploi de la marque est susceptible d'induire en erreur le public quant au lien qu'il y aurait entre l'utilisateur de la marque et l'organisation visée à cet alinéa. Licence d'emploi d'une marque de commerce 50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial - ou partie de ceux-ci - ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire. |
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Trade-marks Act, R.S.C. 1985, C. T-13
Prohibited marks 9. (1) No person shall adopt in connection with a business, as a trade-mark or otherwise, any mark consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for,
...
(n) any badge, crest, emblem or mark
... (iii) adopted and used by any public authority, in Canada as an official mark for wares or services, In respect of which the Registrar has, at the request of Her Majesty or of the university or public authority, as the case may be, given public notice of its adoption and use;
Excepted uses (2) Nothing in this section prevents the adoption, use or registration as a trade-mark or otherwise, in connection with a business, of any mark (a) described in subsection (1) with the consent of Her Majesty or such other person, society, authority or organization as may be considered to have been intended to be protected by this section; or (b) consisting of, or so nearly resembling as to be likely to be mistaken for (i) an official sign or hallmark mentioned in paragraph (1)(i.1), except in respect of wares that are the same or similar to the wares in respect of which the official sign or hallmark has been adopted, or (ii) an armorial bearing, flag, emblem or abbreviation mentioned in paragraph (1)(i.3), unless the use of the mark is likely to mislead the public as to a connection between the user and the organization.
Licence to use trade-mark 50. (1) For the purposes of this Act, if an entity is licensed by or with the authority of the owner of a trade-mark to use the trade-mark in a country and the owner has, under the licence, direct or indirect control of the character or quality of the wares or services, then the use, advertisement or display of the trade-mark in that country as or in a trade-mark, trade-name or otherwise by that entity has, and is deemed always to have had, the same effect as such a use, advertisement or display of the trade-mark in that country by the owner. |
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-610-01
INTITULÉ : LE CONSEIL CANADIEN POUR LA RÉADAPTATION DES HANDICAPÉS s/n CONSEIL NATIONAL DES TIMBRES DE PÂQUES ET DE LA MARCHE DES DIX SOUS
c.
LA REHABILITATION FOUNDATION FOR THE DISABLED s/n LA MARCHE DES DIX SOUS DE L'ONTARIO
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 30 MARS 2004
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE O'REILLY
DATE DES MOTIFS : LE 1ER OCTOBRE 2004
COMPARUTIONS :
Anthony Prenol POUR LE DEMANDEUR
Ronald E. Dimock POUR LA DÉFENDERESSE
Janet M. Fuhrer
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Blake, Cassels & Graydon LLP POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Ridout & Maybee LLP POUR LA DÉFENDERESSE
Ottawa (Ontario)