Date : 19981210
Dossier : T-638-97
| AFFAIRE intéressant l"opposition de l"American Association of Retired Persons à la demande n 617128 pour la marque de commerce CARP & dessin déposée par l"Association Canadienne des Individus retraités/Canadian Association of Retired Persons |
ENTRE :
AMERICAN ASSOCIATION OF RETIRED PERSONS,
appelante,
- et -
ASSOCIATION CANADIENNE DES INDIVIDUS RETRAITÉS/
CANADIAN ASSOCIATION OF RETIRED PERSONS,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE REED
[1] Il s"agit d"un appel interjeté contre une décision du registraire des marques de commerce, datée du 7 février 1997, rapportée à (1997), 76 C.P.R. (3d) 545, rejetant l"opposition de l"American Association of Retired Persons (AARP) à l"enregistrement de la marque de commerce C.A.R.P. & dessin (le dessin comprend une feuille d"érable à l"intérieur de la lettre C) par l"Association Canadienne des Individus Retraités/Canadian Association of Retired Persons (CARP).
[2] La CARP a demandé l"enregistrement de sa marque de commerce en vue de l"emploi en liaison avec deux types de services :
| [TRADUCTION] " activité d"une association de défense des droits des Canadiens de 50 ans et plus "; |
| " fourniture d"assistance aux Canadiens de 50 ans et plus pour obtenir des tarifs spéciaux, des rabais et des services des entreprises en général ". |
[3] La CARP prétend employer la marque au Canada depuis au moins septembre 1984, en liaison avec les deux types de services susmentionnés. Le registraire a jugé que la CARP avait employé sa marque en liaison avec le premier type de services à la date indiquée pour le premier emploi, mais non en liaison avec le deuxième.
[4] La CARP demandait également l"enregistrement de sa marque en liaison avec certaines marchandises : périodiques, magazines, journaux et dépliants d"intérêt général à l"intention des personnes retraitées. La date de premier emploi revendiquée était septembre 1985. Le registraire a accueilli la demande, sauf pour les magazines. L"élimination des magazines de l"enregistrement n"est pas contestée en appel.
[5] L"appelante soutient que le registraire a jugé à tort que la CARP avait employé sa marque en liaison avec le premier type de services susmentionné (activité d"une association de défense des droits des Canadiens de 50 ans et plus) depuis septembre 1984. La CARP soutient, par voie d"appel incident, que le registraire a jugé à tort qu"elle n"avait pas employé sa marque en liaison avec le second type de services susmentionné (fourniture d"assistance aux Canadiens de 50 ans et plus pour obtenir des tarifs spéciaux, des réductions et des services des entreprises en général) à compter de septembre 1984.
[6] L"appelante prétend également que le registraire a jugé à tort que la marque C.A.R.P. & dessin était enregistrable (et qu"elle ne créait pas de confusion à la date de premier emploi avec la marque de l"appelante, AARP) et que la CARP avait établi que sa marque était distinctive à la date de production de l"opposition (le 31 janvier 1992).
Le rôle de la Cour en appel
[7] L"approche que doit adopter la Cour en appel d"une décision du registraire des marques de commerce a été définie par le juge Heald dans l"affaire Clorox Co. c. E.I. Du Pont de Nemours and Co. (1995), 64 C.P.R. (3d) 79, à la page 82 :
| Dans l'affaire McDonald's Corp. c. Silcorp. Ltd. (1989) 24 C.P.R. (3d) 207 (C.F. 1re inst.), à la p. 210; conf. par (1992) 41 C.P.R. (3d) 67 (C.A.F.), le juge Strayer (c'était son titre alors) a bien décrit le rôle joué par la Cour dans le cadre d'un appel à l'encontre d'une procédure d'opposition. |
| Il semble clair qu'en matière d'opposition, lorsque le litige porte essentiellement sur des faits relatifs à la confusion ou au caractère distinctif, la décision du registraire ou de la Commission constitue une conclusion de fait et non l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. Par conséquent, la Cour ne devrait pas réviser cette décision avec autant de retenue que s'il s'agissait de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. La Cour est donc libre d'examiner les faits afin d'établir si la décision du registraire ou de la Commission était exacte; cependant cette décision ne devrait pas être annulée à la légère compte tenu des connaissances spécialisées dont disposent ces instances décisionnelles. |
| Dans des circonstances semblables, le juge Denault a déclaré : |
| [...] dans les affaires de ce genre, l'appelante a une double obligation. En premier lieu, elle doit établir que l'agent d'audition a commis une erreur dans son appréciation des faits ou dans son interprétation du droit. Il est bien établi que pareille décision a pris un poids considérable et qu'elle ne doit pas être annulée à la légère... |
| (Mitac Inc. c. Mita Industrial Co. Ltd., (1992) 40 C.P.R. (3d) 387 (C.F. 1re inst.), aux pages 391 et 392.) |
| En conséquence, je conclus qu'il appartient à l'appelante de démontrer que le registraire a commis une erreur dans l'appréciation des faits ou dans l'interprétation de la loi. J'estime que le registraire avait raison de considérer que la question de la confusion entre les deux marques de commerce constituait la principale question à résoudre. La Cour a qualifié l'appréciation de la question de la confusion comme une question de fait et, dans le cadre d'un appel, la Cour a compétence pour s'assurer que la conclusion à l'égard de la confusion était correcte. |
[8] Le juge Rouleau a indiqué, dans l"affaire Choice Hotels International Inc. v. Hotels Confortel Inc. (1996), 67 C.P.R. (3d) 340, à la page 344, que la Cour, lorsqu"un supplément de preuve (une preuve non présentée au registraire) était présenté devant elle, avait une plus grande marge pour arriver à une conclusion différente de celle du registraire :
| Face à un appel d'une décision d'un registraire, cette Cour ne sera justifiée d'intervenir que si l'appelante démontre que le registraire a erré en droit ou dans l'appréciation des faits en l'espèce. En effet, comme le registraire est un tribunal spécialisé possédant une expertise dans le domaine des marques de commerce, cette Cour doit agir avec retenue : Welch Foods Inc. c. Del Monte Corp. (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1re inst.); McDonald's Corp. et al. c. Silcorp Ltée (1992), 41 C.P.R. (3d) 67 (C.A.F.); Mitac Inc. c. Mita Industrial Co. (1992), 40 C.P.R. (3d) 387 (C.F. 1re inst.). Néanmoins, lorsque de la preuve additionnelle est produite selon le paragraphe 56(5) de la Loi, cette Cour jouit d'une plus grande latitude envers la décision du registraire. En l'instance, l'une et l'autre des parties à cet appel ont produit une preuve additionnelle devant cette Cour. |
En l"espèce, les deux parties ont déposé un supplément de preuve.
Le premier emploi de la marque C.A.R.P. & dessin
[9] Celui qui demande l"enregistrement d"une marque de commerce doit indiquer dans sa demande la date à compter de laquelle il prétend que la marque a été employée en liaison avec les marchandises ou services en cause. L"alinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, dispose :
| 30. Quiconque sollicite l"enregistrement d"une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant : |
. . .
| b) dans le cas d"une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande; |
[10] Ainsi qu"il a été indiqué, l"appelante, l"AARP, conteste la conclusion du registraire que la CARP a employé sa marque depuis septembre 1984 en liaison avec l"activité d"une association de défense des droits des Canadiens de 50 ans et plus. En appel incident, la CARP conteste la conclusion du registraire qu"elle n"a pas démontré l"emploi de sa marque en liaison avec le type de services consistant à fournir une assistance aux Canadiens de 50 ans et plus pour obtenir des tarifs spéciaux, des réductions et des services des entreprises en général depuis septembre 1984.
[11] L"appelante a plaidé devant le registraire et devant la Cour que la CARP n"a pas prouvé l"emploi de sa marque en liaison avec l"un ou l"autre de ses services à compter de septembre 1984, ainsi qu"elle l"allègue dans sa demande d"enregistrement. L"appelante fonde son argument sur des déclarations faites par M. Morgenthau, directeur général de la CARP, lors du contre-interrogatoire sur son affidavit du 18 mai 1993. Au cours de son contre-interrogatoire, il a indiqué que la CARP était inactive jusque vers le milieu de 1985 et que, avant cette date, lui et sa femme entraient en contact avec des sociétés en vue d"obtenir des services (comme des rabais) pour les membres de la CARP.
[12] Mme Morgenthau, présidente de la CARP, a souscrit un affidavit en vue du présent appel, le 16 avril 1997, dans lequel elle déclare que certaines des déclarations faites par son mari au cours du contre-interrogatoire nécessitent des éclaircissements parce qu"elles étaient inexactes ou se prêtaient à une interprétation inexacte. M. Morgenthau a également souscrit un affidavit le 16 avril 1997, dans lequel il déclare qu"à la lecture de la transcription de son contre-interrogatoire, il est évident que ou bien il a mal compris certaines des questions ou bien il a donné des réponses qui se prêtaient à une interprétation inexacte. Il souscrit aux déclarations faites par sa femme dans son affidavit du 16 avril 1997.
[13] L"affidavit de Mme Morgenthau explique comment la CARP est née, comment elle a créé la marque C.A.R.P. & dessin vers 1983, ou au plus tard dans les premiers mois de 1984. Elle décrit les activités de la CARP au cours de 1984 et 1985. Elle explique qu"elle et son mari ont pris le contrôle d"une association existante, la Canadian Association of Retired Persons, au début de l"année1984, après de longs pourparlers et négociations avec le fondateur original. Elle et son mari furent les premiers membres de la CARP; le nombre des membres est ensuite passé à dix ou quinze, surtout des amis et des parents des Morgenthau. Elle indique qu"en septembre 1984, le nombre des membres était environ 150 et qu"en septembre 1985, ce nombre avait atteint 357.
[14] Mme Morgenthau expose que, depuis septembre 1984 au moins, elle et son mari travaillaient à la défense des droits des Canadiens de 50 ans et plus et fournissaient une assistance aux Canadiens de cette catégorie d"âge pour obtenir des tarifs spéciaux, des rabais et des services des entreprises en général, et que ces activités étaient faites en liaison avec la marque C.A.R.P. & dessin. Elle déclare que la première brochure de la CARP a été imprimée et diffusée avant septembre 1984. Elle annexe à son affidavit une brochure présentée comme une illustration du type de la première brochure qu"ils ont utilisée. La brochure décrit divers services que les membres de la CARP peuvent obtenir soit à rabais soit à un tarif plus modéré que le tarif usuel. Ces services comprennent notamment l"assurance-accidents et maladie, l"assurance habitation, l"assistance en vue de la préparation de la déclaration de revenus, les soins médicaux et dentaires, les services financiers, la location de voitures, et les services de voyage. Si la brochure est présentée comme une illustration du type de la première brochure imprimée, il n"est pas prétendu qu"elle en constitue un exemplaire réel.
[15] L"avocat de l"appelante plaide que cette preuve n"établit pas l"usage effectif de la marque C.A.R.P. & dessin en liaison avec les services indiqués. Il cite l"affaire Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc . (1980), 53 C.P.R. (2d) 62 (C.A.F.) au soutien de sa position qu"il ne faut pas simplement alléguer l"emploi, mais en fournir la preuve. Dans cette affaire, l"appelante cherchait à conserver l"enregistrement de sa marque dans une procédure de radiation. En vertu de la disposition applicable, il fallait déposer un affidavit ou une déclaration solennelle décrivant l"emploi de la marque. La marque avait été enregistrée pour l"emploi avec une vaste catégorie de préparations pharmaceutiques. L"affidavit en cause était, semble-t-il, si indirect qu"il ne précisait pas les marchandises (les préparations pharmaceutiques) en liaison avec lesquelles la marque avait été employée ou il était allégué qu"elle l"avait été. C"est là une situation et un affidavit tout à fait différents de ceux qui font l"objet de l"examen en l"espèce.
[16] Pour commencer, le contre-interrogatoire de M. Morgenthau sur son affidavit antérieur indique quelque confusion à l"égard des dates. Quant on lui a demandé si l"événement de " réactivation " qui est survenu en septembre 1985 était le premier numéro du bulletin de la CARP, il a répondu non, pourtant l"affidavit de Mme Morgenthau et les copies du bulletin qui ont été présentées en preuve établissent que cette date était effectivement la date du premier bulletin. M. Morgenthau, dans ses réponses au contre-interrogatoire, a expliqué qu"avant septembre 1985, lui et sa femme avaient obtenu des services pour leurs membres auprès de diverses entreprises, préparé des bulletins et des formulaires d"adhésion qui avaient été " vendus " à des amis et mis en distribution dans des pharmacies et que, en septembre 1985, la CARP comptait 357 membres.
[17] Le témoignage de Mme Morgenthau portant que la marque était employée en septembre 1984 en liaison avec les deux types de services ne se résume pas à une simple affirmation du fait. Par exemple, en septembre 1985, le bulletin mentionne à plusieurs reprises des nouveaux services qui sont maintenant offerts aux membres et fait état d"émissions-débats à la télévision dans lesquelles Mme Morgenthau avait été invitée, dont l"une qui remonte à avril 1985. Mme Morgenthau explique que sa première initiative en vue d"obtenir un traitement particulier pour les aînés touchait l"assurance (au départ, c"était seulement pour le compte de son mari et d"elle-même, avant le développement de la CARP ). J"ai été persuadée, pour une bonne part sur le fondement de l"affidavit de Mme Morgenthau, sur lequel elle n"a pas été contre-interrogée, que l"intimée a établi l"emploi de sa marque en liaison avec les deux types de services décrits dans sa demande à la date indiquée pour le premier emploi.
[18] Un point supplémentaire été soulevé par l"avocat de l"intimée; bien qu"il ne soit pas nécessaire de me prononcer sur ce point vu la conclusion à laquelle je suis arrivée plus haut, je vais néanmoins le commenter pour vider le sujet. Il s"agit de l"argument que, à l"égard du second type de services indiqué, le registraire a jugé qu"il n"y avait pas de preuve que des membres de la CARP avaient effectivement contacté des entreprises et avaient reçu des rabais en vue d"établir l"emploi par l"intimée de sa marque en liaison avec les services de " fourniture d"assistance aux Canadiens de 50 ans et plus pour obtenir des tarifs spéciaux ... ". Je ne suis pas sûre que j"interpréterais la décision du registraire de cette manière, mais, si c"est la bonne interprétation, je suis d"avis que la décision est alors trop restrictive. Le fait d"offrir aux membres des tarifs spéciaux auprès d"entreprises constitue une [TRADUCTION] " fourniture d"assistance ... pour obtenir des tarifs spéciaux " (non souligné dans l"original), sans égard au fait qu"un membre se soit effectivement prévalu des tarifs spéciaux qui étaient offerts. Cela constituerait alors un motif supplémentaire pour arriver à une conclusion différente de celle du registraire sur l"enregistrabilité de la marque en liaison avec le second type de services.
Confusion et caractère distinctif " les dates d"appréciation
[19] Le paragraphe 16(1) de la Loi sur les marques de commerce dispose que le requérant peut enregistrer une marque de commerce à la condition qu"elle n"ait pas créé de confusion, à la date du premier emploi, avec une marque antérieurement employée ou révélée au Canada :
| Tout requérant ... en vue de l"enregistrement d"une marque de commerce ... a droit ... d"en obtenir l"enregistrement ... à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l"a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n"ait créé de la confusion : |
| a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne; |
Les paragraphes 38(1) et (2) prévoient que l"opposant à une demande d"enregistrement peut invoquer un certain nombre de motifs d"opposition déterminés :
| (1) Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l"annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d"opposition. |
| (2) Cette opposition peut être fondée sur l"un des motifs suivants : |
| a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l"article 30; |
| b) la marque de commerce n"est pas enregistrable; |
| c) le requérant n"est pas la personne ayant droit à l"enregistrement; |
| d) la marque de commerce n"est pas distinctive. [Non souligné dans l"original]] |
[20] La date à laquelle il faut se placer pour décider de la non-enregistrabilité fondée sur le risque de confusion est la date du premier emploi (septembre 1984 pour les services, septembre 1985 pour les marchandises). La date pour laquelle l"intimée doit prouver le caractère distinctif est la date de la production de la déclaration d"opposition (le 31 janvier 1992). Il existe un certain flottement dans la jurisprudence au sujet de cette dernière date, mais je crois que la date généralement acceptée est la date de la production de l"opposition. La décision la plus souvent citée au soutien de cette proposition est Andres Wines Ltd. c. E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la page 130. De nombreuses autres affaires ont aussi appliqué la date de l"opposition pour l"appréciation du caractère distinctif de la marque (Humpty Dumpty Foods Ltd. c. George Weston Ltd. (1989), 24 C.P.R. (3d) 454, à la page 458 (C.F. 1re inst.); Borden, Inc. v. Hostess Food Products Ltd., [1990] 1 C.F. 570, à la page 585 (1re inst.); Triple G. Manufacturing Inc. v. Work Wear Corporation of Canada Ltd. (1990), 35 F.T.R. 193, à la page 197; et Labatt Brewing Co. v. Molson Breweries (1992), 42 C.P.R. (3d) 481, à la page 493 (C.F. 1re inst.)).
[21] Dans Clarco Communications Ltd. c. Sassy Publishers Inc. (1994), 54 C.P.R. (3d) 418 (C.F. 1re inst.), le juge Denault a remis en question le bien-fondé de la position voulant que le caractère distinctif s"apprécie à la date de la production de l"opposition. Il s"appuyait sur l"arrêt de la Cour d"appel fédérale, Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, aux pages 429-430, et a proposé qu"il devrait plutôt s"apprécier à la date à laquelle le registraire tranche l"opposition.
[22] Toutefois, l"affaire Park Avenue portait sur l"enregistrabilité de la marque, non sur une opposition fondée sur l"absence de caractère distinctif. Le raisonnement était que l"enregistrabilité devait être tranchée à la date de l"enregistrement ou à la date du rejet de l"enregistrement, et non par rapport à quelque date antérieure.
[23] Le juge Denault s"est à nouveau reporté à la date de la décision de la Commission des oppositions dans l"affaire Automobile Club de l"Ouest de France (ACO) c. Bridgestone/Firestone, Inc. (1995), 62 C.P.R. (3d) 292; cependant, aucun autre juge de la Cour n"a suivi cette voie. Dans l"affaire Heavy Duty Cycles Ltd. c. Harley-Davidson Inc. (1997), 72 C.P.R. (3d) 527, aux pages 531-532 (C.F. 1re inst.), le juge Gibson a relevé que la jurisprudence sur la date à laquelle doit s"apprécier le caractère distinctif n"était pas unanime, mais a conclu que, compte tenu de la preuve présentée, le choix de la date de production de l"opposition ou de la date de la décision sur celle-ci n"avait pas d"importance. De même, dans l"affaire Merrill Lynch & Co. c. Banque de Montréal (1996), 66 C.P.R. (3d) 150 (C.F. 1re inst.), le juge Gibson a retenu la date de production des déclarations d"opposition en vue d"apprécier le caractère distinctif. Il a relevé que l"affaire Clarco Communications adoptait la position contraire.
[24] La dernière prise de position sur cette question est celle de Madame le juge Tremblay-Lamer dans l"affaire Les Brasseries Molson c. John Labatt Ltée (1998) 148 F.T.R. 281, [1998] F.C.J. No. 929 (QuickLaw). Aux paragraphes 50-56, elle résume l"état du droit et prend la position que le caractère distinctif doit s"apprécier à la date de la production de l"opposition, en notant que la Cour d"appel fédérale n"a pas modifié ce principe dans l"affaire Park Avenue Furniture .
La confusion et le caractère distinctif " Analyse
[25] Le registraire a rejeté le motif d"opposition fondé sur l"alinéa 16(1)a) parce qu"il a jugé que l"appelante n"avait pas prouvé que sa marque AARP avait été employée ou révélée au Canada avant septembre 1985. Il ne mettait pas en doute que l"American Association of Retired Persons, et son acronyme AARP, étaient connus, mais il a jugé que l"acronyme AARP n"était pas employé en tant que marque de commerce à la date retenue pour l"appréciation.
[26] L"appelante a tenté de remédier à cette lacune de la preuve en déposant un affidavit, daté du 2 avril 1997 et souscrit par Joan Wise, co-directrice du contentieux de l"appelante, qui occupe ce poste depuis dix ans. Sa connaissance des activités au cours de la période 1984-1985 repose sur des renseignements et des croyances. Elle joint à son affidavit un certain nombre de documents comme des brochures de recrutement, des exemplaires du magazine Modern Maturity , et des brochures et dépliants d"information. Elle décrit ces documents comme " représentatifs ... du point de vue du marquage et du contenu ... [des documents] diffusés de façon continue au Canada depuis bien avant 1984 ". Toutefois, les exemplaires du magazine Modern Maturity de 1984-1985 montrent que l"acronyme AARP n"a pas été employé sur la page couverture jusqu"au numéro de décembre 1984 - janvier 1985, et qu"à cette époque cet acronyme n"était pas employé comme marque de commerce. On s"en servait comme d"un acronyme au lieu de la dénomination au long de l"association, dont on s"était servi auparavant. Sauf un, aucun des autres documents ne remonte à la période 1984-1985. Du fait que Mme Wise n"a pas de connaissance de première main sur les activités de l"appelante au cours de la période 1984-1985, je ne suis pas disposée à accepter les documents comme représentatifs de l"emploi de la marque à cette époque.
[27] Le seul document qui porte une date ancienne et sur lequel AARP est utilisé comme marque de commerce est un formulaire de demande d"adhésion de 1985. Il n"y a aucune preuve directe que ce formulaire particulier ait été effectivement diffusé au Canada, quoique l"American Association of Retired Persons comptait, vers le milieu de 1984, environ 10 000 membres ayant une adresse au Canada. Le nombre de ses membres canadiens a augmenté d"environ 2 000 au cours de la période 1984-1985. Je ne suis pas persuadée que la preuve établisse que l"acronyme AARP ait été employé ou révélé comme marque de commerce au Canada avant septembre 1985, mais vu la conclusion à laquelle j"en arrive sur un autre aspect de ce motif d"opposition, je n"ai pas à tirer une conclusion définitive sur ce point.
[28] Selon la définition donnée à l"article 2 de la Loi, le terme " créant de la confusion " s"entend au sens de l"article 6 :
| 6(1) Pour l"application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l"emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article. |
| (2) L"emploi d"une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l"emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non dans la même catégorie générale. |
[29] Le paragraphe 6(5) dispose que, en vue de décider s"il existe ou non un risque de confusion, il faut tenir compte de toutes les circonstances de l"espèce, y compris :
| a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; |
| b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; |
| c) le genre de marchandises, services ou entreprises; |
| d) la nature du commerce; |
| e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu"ils suggèrent. |
[30] En général, pour décider si une marque de commerce crée de la confusion, la Cour doit examiner si, d"après la première impression laissée dans l"esprit d"un client moyen ayant un vague souvenir de l"autre marque ou nom, l"emploi des deux marques ou noms dans la même région de la même manière serait susceptible de faire conclure que les services liés à ces marques ou noms sont exécutés par la même personne, que ces services soient ou non de la même catégorie générale1.
[31] Passons d"abord à l"examen des facteurs énumérés à l"article 6. Les deux marques sont fondées sur les acronymes formés à partir des dénominations des deux associations. De ce fait, elles ont un caractère distinctif inhérent faible. La marque CARP, comprenant la feuille d"érable dans la lettre C, établit un lien avec quelque chose de canadien. Pour cette raison, elle possède un caractère distinctif inhérent un peu plus marqué que la marque AARP. En ce qui concerne le caractère distinctif acquis, il faut tenir compte du nombre de membres appartenant à chacune des associations.
[32] La CARP a commencé en 1984 et comptait 357 membres en septembre 1985. Ce nombre est passé à 5 000 en 1986; à 20 000 en 1988; à 40 000 en 1990; à 70 000 en 1992; et à 125 000 en 1993. L"AARP a été fondée en 1958. Ainsi qu"il a été indiqué, elle comptait environ 10 000 membres ayant une adresse au Canada vers le milieu de 1984. À cette date, elle comptait 17 millions de membres dans le monde entier. En 1993, elle comptait 33 000 membres ayant une adresse au Canada et 32 millions de membres dans le monde entier. Cependant, il n"y a pas de preuve que l"appelante ait annoncé ses services et ses marchandises au Canada en liaison avec sa marque et, comme je l"ai relevé plus haut, la preuve est très mince au sujet de l"emploi de l"acronyme comme marque de commerce au Canada avant septembre l985. Une fois que l"emploi de l"acronyme comme marque de commerce a commencé, la marque ne serait connue au Canada que du fait que des personnes qui résident au Canada sont devenues membres de l"association. L"intimée a annoncé ses services en liaison avec sa marque de commerce au Canada. Je conclus donc qu"en septembre 1984 et septembre 1985, le caractère distinctif acquis représentait un facteur neutre. En outre, la preuve ne révèle pas de grande différence dans la période pendant laquelle chaque association a employé sa marque de commerce au Canada. Cela constitue également un facteur neutre.
[33] Les deux associations offrent des marchandises et services semblables, mais elles sont axées pour une bonne part sur leurs territoires nationaux respectifs. La documentation de l"appelante, par exemple, est remplie de comptes rendus sur les pressions exercées par cette association sur le Congrès. De son côté, la CARP s"occupe de faire des pressions auprès de la classe politique et des organismes publics canadiens. Certains éléments de preuve établissent qu"aucun des rabais sur les assurances et aucune des cartes de crédit fournis par l"AARP ne sont offerts au Canada. Les deux associations, par contre, offrent des rabais liés au voyage, par exemple auprès de chaînes d"hôtels et d"agences de location de voitures. Chacune offre à ses membres des rabais liés au voyage à la fois au Canada et aux États-Unis, et à l"extérieur de ces deux pays. Il y a donc un chevauchement limité entre les services que chaque association fournit à ses membres.
[34] Les marques présentent une ressemblance dans la présentation et le son du fait que les trois dernières lettres des acronymes sont identiques. Pour apprécier si une marque crée de la confusion, il faut la considérer dans son ensemble. Il ne faut pas l"analyser en ses éléments2. Le C et la feuille d"érable de la marque CARP lui confèrent un caractère distinctif. Il faut également tenir compte de l"idée suggérée par la marque3. L"idée exprimée par les trois dernières initiales des deux marques est celles d"une association de retraités, concept qui ne peut faire l"objet d"un monopole. Les lettres initiales A et C renvoient aux territoires différents et, ainsi qu"il a été noté, servaient de trait distinctif.
[35] Passons maintenant à l"examen des autres circonstances. L"AARP est évidemment située aux États-Unis et la CARP est située au Canada. Il n"y a pas de preuve de confusion effective (encore que, évidemment, cette preuve ne soit pas nécessaire). Il est établi que certaines personnes ont demandé si les deux associations étaient reliées ou affiliées. À mon sens, cela prouve l"absence de risque de confusion plutôt que le contraire. Les consommateurs sont au courant de l"existence de deux associations distinctes. L"appelante a déposé un affidavit de Janice Quinn, pièce qui ne faisait pas partie du dossier soumis au registraire, attestant que les associations AAA et CAA sont affiliées. L"avocat de l"appelante prétend que, lorsque les Canadiens voient deux associations identifiées par un sigle formé des mêmes initiales et ne présentant comme différence que la première initiale, du fait de la lettre C pour le mot " Canadian " et de la lettre A pour le mot " American ", ils ont tendance à supposer que les deux associations sont affiliées ou que l"association canadienne a obtenu une licence. Mais ce n"est là qu"une hypothèse de l"avocat. Aucune enquête n"a été faite pour soutenir cette idée. Les articles de journaux et les commentaires des chroniqueurs de tourisme qui ont été déposés indiquent que, si les deux associations peuvent être mentionnées dans le même contexte, les rédacteurs savent qu"il s"agit de deux associations distinctes. Par exemple, un article conseille aux lecteurs qui comptent voyager d"adhérer aux deux associations.
[36] En outre, la mention, dans certains documents de la CARP, de l"AARP comme l"homologue de la CARP aux États-Unis ne doit pas s"interpréter comme une indication de ce que les deux associations seraient considérées comme équivalentes par les consommateurs intéressés ou de ce que la CARP chercherait à suggérer qu"elle est affiliée ou reliée à l"AARP. Il s"agit plutôt d"une déclaration exprimant l"idée que les deux associations sont équivalentes dans le sens qu"elles offrent les mêmes services ou des services semblables dans leur territoire respectif, à leurs membres respectifs, un peu comme la CBA et l"ABA.
[37] L"avocat de l"appelante invoque la décision Conde Nast Publications Inc. v. L.N.K. Manufacturing Agencies Inc. (1989), 24 C.P.R. (3d) 343 à la p. 346 (C.O.M.C.) en vue d"établir que, pour conclure au risque de confusion, il faut seulement juger que les consommateurs seraient susceptibles de supposer un rapport commercial quelconque entre les deux entreprises. Mais il s"agit là d"une interprétation qui ne tient pas compte du contexte. Dans cette décision, les observations du juge Cattanach dans l"affaire Conde Nast Publications Inc. c. Gozlan Bros. Ltd. (1980), 49 C.P.R. (2d) 250 (C.F. 1re inst.) sont citées. Or, dans les deux cas, ce n"était pas l"affiliation entre personnes morales qui était en cause, mais plutôt la question de savoir si le public conclurait qu"il existe un rapport commercial entre les parties sur la base de l"emploi de la marque par une partie et supposerait que cet emploi de la marque par une partie se faisait dans le cadre d"une approbation, d"une licence ou d"un parrainage obtenu de l"autre partie.
[38] Le registraire a relevé que l"AARP et la CARP sont des entités différentes, offrant des services à des membres différents dans des pays différents (ainsi qu"il a été indiqué, il existe un certain chevauchement, par exemple en matière de rabais de voyage dans les deux pays et à l"extérieur des deux pays). Il a conclu que le consommateur moyen reconnaîtrait la requérante comme la source des marchandises et services liés à la marque C.A.R.P. & dessin et reconnaîtrait de même l"opposante comme la source des services liés à la marque AARP. Il a indiqué que la reconnaissance de l"équivalence entre les parties est due à la similarité de leurs dénominations sociales plutôt que de leurs marques de commerce :
| [TRADUCTION] L"opposante a plaidé que la seule reconnaissance d"une affiliation éventuelle entre les parties est de nature à faire conclure que la marque de la requérante et celle de l"opposante créent de la confusion. Toutefois, il est établi que la requérante et l"opposante sont des entités différentes offrant des services à des membres différentes dans des pays différents. Ainsi, le consommateur moyen reconnaîtrait probablement la requérante comme source des marchandises et services liés à la marque C.A.R.P. & dessin et reconnaîtrait de même l"opposante comme la source aux États-Unis des marchandises et services liés à la marque AARP. Par conséquent, je n"estime pas que la preuve indiquant une équivalence entre les parties conduit à la conclusion que la marque C.A.R.P. & dessin et la marque AARP créent de la confusion. De plus, je soupçonne que la reconnaissance d"une équivalence entre les parties est attribuable à la similarité de leurs dénominations sociales plutôt que de leurs acronymes respectifs. J"ai donc conclu que la requérante s"est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l"égard du deuxième motif d"opposition et j"ai rejeté ce motif. [P. 550.] |
[39] Sur le fondement de la preuve qu"on m"a présentée, je n"arrive pas à une conclusion différente de celle à laquelle est arrivé le commissaire sur le fondement de la preuve dont il était saisi.
[40] Les facteurs qui se rapportent au reproche fait à l"intimée de ne pas avoir prouvé que la marque C.A.R.P. & dessin est distinctive ont été traités dans l"analyse faite plus haut du risque de confusion.
[41] Que l"on apprécie le risque de confusion en septembre 1984 ou en septembre 1985, ou que l"on apprécie le caractère distinctif en janvier 1992, date de la production de l"opposition, ou au 7 février 1997, date de la décision du registraire, je ne puis conclure qu"il existe un risque de confusion ou un manque de caractère distinctif.
Conclusion
[42] La décision du registraire est confirmée à l"égard de l"enregistrement de la marque C.A.R.P. & dessin en vue de l"emploi en liaison avec le service " activité d"une association de défense des droits des Canadiens de 50 ans et plus ". La décision du registraire est infirmée en ce que l"opposition de l"appelante à l"enregistrement de la marque par l"intimée en vue de l"emploi en liaison avec le type de services " fourniture d"assistance aux Canadiens de 50 ans et plus pour obtenir des tarifs spéciaux, des rabais et des services des entreprises en genéral " est rejetée.
B. Reed Juge
OTTAWA (ONTARIO)
Le 10 décembre 1998.
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 19981210
Dossier : T-638-97
OTTAWA (Ontario), le jeudi 10 décembre 1998
EN PRÉSENCE DU JUGE B. REED
| AFFAIRE intéressant l"opposition de l"American Association of Retired Persons à la demande n 617128 pour la marque de commerce CARP & dessin déposée par l"Association Canadienne des Individus retraités/Canadian Association of Retired Persons |
ENTRE :
AMERICAN ASSOCIATION OF RETIRED PERSONS,
appelante,
- et -
ASSOCIATION CANADIENNE DES INDIVIDUS RETRAITÉS/
CANADIAN ASSOCIATION OF RETIRED PERSONS,
intimée.
JUGEMENT
APRÈS avoir entendu, à Toronto (Ontario), le mardi 24 novembre 1998 l"appel et l"appel incident d"une décision du registraire des marques de commerce, daté du 7 février 1997;
ET POUR LES MOTIFS prononcés aujourd"hui;
IL EST STATUÉ :
| 1. L"appel principal de la décision du registraire datée du 7 février 1997 est rejeté. |
| 2. La décision du registraire est infirmée en ce que l"opposition de l"appelante (intimée sur l"appel incident) à l"enregistrement par l"intimée (appelante par voie d"appel incident) de sa marque en liaison avec le service " fourniture d"assistance aux Canadiens de 50 ans et plus pour obtenir des tarifs spéciaux, des rabais et des services des entreprises en général " est rejetée. |
| 3. L"intimée (appelante par voie d"appel incident) a droit à ses dépens sur l"appel principal et sur l"appel incident. |
B. Reed Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
| N DU GREFFE : T-638-97 |
| INTITULÉ DE LA CAUSE : AMERICAN ASSOCIATION OF RETIRED PERSONS c. |
| ASSOCIATION CANADIENNE DES INDIVIDUS RETRAITÉS/CANADIAN ASSOCIATION OF RETIRED PERSONS ET AL. |
| LIEU DE L"AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
| DATE DE L"AUDIENCE : le 24 novembre 1998 |
MOTIFS DU JUGEMENT DE MADAME LE JUGE REED EN DATE DU 10 DÉCEMBRE 1998
ONT COMPARU :
| John Allport POUR L"APPELANTE |
| Dan Hitchcock POUR L"INTIMÉE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
| Sim, Hughes, Ashton & McKay POUR L"APPELANTE |
Toronto (Ontario)
| Riches, McKenzie & Herbert POUR L"INTIMÉE |
Toronto (Ontario)
__________________1 Polysar Ltd. c. Gesco Distributing Ltd. (1985), 6 C.P.R. (3d) 289, à la p. 298 (C.F. 1re inst.).
2 Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, à la p. 426 (C.A.F.).
3 Leaf Confections Ltd. c. Maple Leaf Gardens Ltd. (1986), 12 C.P.R. (3d) 511, à la p.520 (C.F. 1re inst.).