Ottawa (Ontario), le 25 mai 2006
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH
ENTRE :
et
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Loblaws Inc. est la propriétaire inscrite d’une famille de marques de commerce « PRESIDENT’S CHOICE » (en français : « LE CHOIX DU PRÉSIDENT »). Lorsque TeleCombo Inc. a tenté de faire enregistrer la marque de commerce « RESIDENT’S CHOICE », Loblaws s’y est opposée.
[2] Le registraire des marques de commerce, siégeant à titre de Commission des oppositions des marques de commerce (la Commission), a fait droit à l’opposition de Loblaws dans la mesure où elle concernait l’emploi de la marque RESIDENT’S CHOICE en liaison avec des services d’épicerie au détail. Son opposition a toutefois été rejetée en ce qui concerne d’autres types de services.
[3] Loblaws interjette maintenant appel de cette décision, alléguant notamment que la Commission a commis une erreur en refusant de prendre en considération l’admission de TeleCombo selon laquelle elle n’avait pas encore employé la marque RESIDENT’S CHOICE au moment où elle a présenté sa demande d’enregistrement. D’après Loblaws, la Commission a également commis une erreur en appliquant une définition indûment restrictive de son activité principale et en rejetant son opposition au sujet des produits et services autres que les services d’épicerie au détail. Loblaws affirme également que la Commission a commis une erreur dans son analyse de la confusion.
[4] TeleCombo n’a pas comparu au présent appel et elle n’a pas non plus soumis d’observations écrites à la Cour. Dans une lettre datée du 3 mars 2005, TeleCombo a indiqué qu’elle se fiait à [traduction] « la représentation du registraire des marques de commerce pour confirmer la décision de la Commission des oppositions des marques de commerce ». J’ai examiné le dossier et je suis convaincue que TeleCombo a été dûment avisée de la présente instance et qu’elle a décidé de ne pas comparaître.
Contexte
[5] La marque PRESIDENT’S CHOICE de Loblaws est inscrite et employée au Canada depuis au moins 1983 en liaison avec un éventail large et en constante expansion de marchandises et de services. Ces marchandises et ces services, qui à l’origine concernaient des produits alimentaires, incluent aujourd’hui, notamment, des programmes de fidélisation, de même que des services bancaires, de cartes de crédit et d’investissement.
[6] Loblaws possède également la marque de commerce PC et son dessin, qui sont employés en liaison avec des marchandises et des services vendus sous la marque PRESIDENT’S CHOICE. Le type de police et le caractère utilisés pour la marque PC sont les mêmes que pour la marque PRESIDENT’S CHOICE et son dessin. Les deux marques se présentent comme suit :
[7] Le 26 septembre 1997, TeleCombo a demandé l’enregistrement de la marque RESIDENT’S CHOICE et son dessin, dont l’aspect est le suivant :
[8] La demande de TeleCombo reposait sur son emploi allégué de la marque au Canada dès mars 1997 sur des marchandises et en liaison avec des services. Les marchandises et les services en question ont été décrits comme suit :
Marchandises : affiches, autocollants, magazines, journaux, brochures, périodiques, cartons, livres et stylos.
Services : services d’études de marché et de facturation, offre de bons d’échange, cartes de membres; fourniture de remises aux établissements participants par l’utilisation d’une carte de membre qui couvre les services d’un magasin rayons; services de restauration; épiceries; hôtel et agences de voyage, nommément des rabais hôteliers et des rabais-voyage dans les établissements participants; services de location de véhicules moteur; services de détail d’essence; pharmacies de détail; locations de vidéo au détail et billets pour salles de cinéma; revente de téléphonie autorisée locale et interurbaine; revente de services cellulaires et de communications personnelles; revente d’assurance maison et automobile; revente de services de télédiffusion autorisés.
[9] Loblaws Inc. s’est opposée à la demande de TeleCombo pour les motifs suivants :
1. La demande ne satisfaisait pas aux exigences de l’alinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce parce que la marque RESIDENT’S CHOICE n’a pas été employée depuis mars 1997, contrairement à ce que prétendait TeleCombo.
2. La marque RESIDENT’S CHOICE n’était pas enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)d) de la Loi parce que ses éléments considérés individuellement et collectivement créaient de la confusion avec la famille des marques PRESIDENT’S CHOICE de Loblaws, qui visent des vêtements, de l’engrais, du matériel de laboratoire ainsi qu’une foule de produits alimentaires et d’articles ménagers.
3. TeleCombo n’avait pas le droit de faire enregistrer la marque RESIDENT’S CHOICE parce que, à la date à laquelle elle prétend l’avoir employée pour la première fois, soit en mars 1997, cette marque créait de la confusion avec la marque PRESIDENT’S CHOICE de Loblaws, employée antérieurement en liaison avec des services d’épicerie au détail, des services de magasins à rayons, des services de pharmacie de détail, des services financiers au détail et des offres de remises et de rabais dans des points de vente au détail.
4. La marque RESIDENT’S CHOICE n’était pas distinctive des marchandises et des services de TeleCombo, compte tenu de l’emploi antérieur, par Loblaws, de sa marque PRESIDENT’S CHOICE et de la publicité dont ont fait l’objet ses marchandises et services en liaison avec cette marque.
[10] À l’appui de son opposition, Loblaws a soumis de nombreux affidavits à la Commission des oppositions des marques de commerce. TeleCombo a produit un seul affidavit, lequel a ensuite été retiré lorsque son auteur n’a pas comparu pour être contre-interrogé. En conséquence, TeleCombo n’a soumis aucune preuve à la Commission.
La décision de la Commission
[11] La Commission a fait remarquer que les caractères utilisés pour représenter les mots « Resident’s » et « Choice » dans la marque de TeleCombo n’ont guère contribué à donner un caractère distinctif inhérent à la marque dont le nom était de toute évidence « RESIDENT’S CHOICE ». La Commission a donc décidé d’appeler la marque de TeleCombo RESIDENT’S CHOICE et de faire abstraction de la mention « & dessin ».
[12] La Commission a rejeté la prétention de Loblaws selon laquelle TeleCombo ne satisfaisait pas aux exigences de l’alinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce, en ce sens que la marque RESIDENT’S CHOICE n’avait pas été employée depuis mars 1997, contrairement à ce que soutenait TeleCombo.
[13] Loblaws fondait son argument sur une lettre datée du 30 juin 1988 que TeleCombo avait envoyée au registraire des marques de commerce et qui laissait entendre que TeleCombo ne lancerait sa gamme de produits qu’en 1998.
[14] La Commission a reconnu que si elle avait été admissible, cette lettre aurait permis à Loblaws de s’acquitter du fardeau qui lui incombait de prouver que TeleCombo n’avait pas employé la marque en question à l’époque pertinente, du moins en ce qui concerne certaines des marchandises et certains des services précisés dans la demande de TeleCombo. Elle a toutefois conclu que Loblaws n’avait pas dûment produit la lettre en preuve. Elle a aussi refusé d’admettre d’office la lettre en tant qu’élément du propre dossier de la Commission.
[15] En conséquence, la Commission a rejeté l’opposition de Loblaws fondée sur le défaut d’emploi.
[16] La Commission a ensuite examiné ensemble les autres motifs d’opposition, soulignant que la question déterminante était celle de savoir si la marque RESIDENT’S CHOICE créait de la confusion avec les marques PRESIDENT’S CHOICE de Loblaws.
[17] La Commission a précisé que trois dates sont importantes pour évaluer la question de la confusion : la date de la décision, pour ce qui est de l’allégation selon laquelle la marque ne serait pas enregistrable, la date de premier emploi de la marque faisant l’objet de la demande, pour ce qui est de l’allégation de non-admissibilité, et la date d’opposition, pour ce qui est des allégations d’absence de caractère distinctif. Elle a cependant fait aussi remarquer qu’en l’espèce, la date utilisée pour évaluer la question de la confusion n’était pas déterminante.
[18] La Commission a conclu que, même si la marque PRESIDENT’S CHOICE de Loblaws n’a pas un caractère distinctif inhérent très prononcé, elle est bien connue au Canada lorsqu’elle est employée en liaison avec des produits alimentaires et des articles ménagers, ainsi qu’avec l’exploitation de magasins d’épicerie au détail offrant ces produits, de même qu’en liaison avec des « services connexes », comme la vente au détail de vêtements, de fleurs, de produits de jardinage et de produits pharmaceutiques.
[19] La Commission a également conclu que la marque RESIDENT’S CHOICE de TeleCombo n’avait pas un caractère distinctif inhérent très prononcé, et qu’aucune preuve n’a été produite pour montrer que cette marque avait acquis une certaine réputation à l’une ou l’autre des dates pertinentes.
[20] La période pendant laquelle les marques en litige ont été en usage faisait pencher la balance en faveur de Loblaws. La Commission a en outre conclu qu’il y avait un chevauchement important dans les marchandises et services des deux parties dans le secteur des « magasins d’épicerie au détail » et, à un moindre degré, dans le secteur des « services de restauration » et celui des « pharmacies de détail », activités qui ont été jugées connexes à l’activité principale de Loblaws.
[21] La Commission a aussi souligné que les marques se ressemblent beaucoup sur le plan visuel; elles se ressemblent aussi sur le plan du son, mais cette ressemblance a été jugée moins marquée que sur le plan visuel. La Commission a conclu également que les marques se ressemblent dans les idées qu’elles suggèrent.
[22] En conséquence, la Commission a conclu que TeleCombo ne s’était pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu’il n’y avait pas de risque raisonnable de confusion entre sa marque RESIDENT’S CHOICE et la marque PRESIDENT’S CHOICE de Loblaws, lorsque sa marque était employée en liaison avec des « services d’épicerie au détail ».
[23] Toutefois, la Commission a ensuite conclu que les autres marchandises et services revendiqués par TeleCombo avaient peu ou pas de liens avec l’activité principale de Loblaws, qui consiste à vendre des produits alimentaires et des articles ménagers, et que la réputation de la marque PRESIDENT’S CHOICE était rattachée à son activité principale. Elle a donc conclu que la marque RESIDENT’S CHOICE ne créait pas de confusion avec la marque de Loblaws lorsqu’elle était employée en liaison avec des marchandises et des services autres que les services d’épicerie au détail.
Questions en litige
[24] Les questions que Loblaws a soulevées sont les suivantes :
1. Quelle est la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer à la décision de la Commission des oppositions des marques de commerce?
2. La Commission a-t-elle commis une erreur en refusant de prendre connaissance d’office de l’admission faite par TeleCombo dans le propre dossier de la Commission au sujet de la date de premier emploi de la marque de commerce RESIDENT’S CHOICE, et en concluant que Loblaws ne s’était pas acquittée du fardeau de preuve que lui impose l’alinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce?
3. La Commission a-t-elle commis une erreur en donnant une définition restrictive de l’activité principale de Loblaws, en n’accordant pas aux marques de commerce PRESIDENT’S CHOICE une protection plus large et en rejetant l’opposition en ce qui concerne les marchandises et les services, autres que les « services d’épicerie au détail », qui sont énumérés dans la demande de TeleCombo?
4. La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant qu’il n’y avait aucun risque raisonnable de confusion entre la marque RESIDENT’S CHOICE et les marques PRESIDENT’S CHOICE pour les marchandises et les services autres que les « services d’épicerie au détail », même si elle a conclu que la marque de commerce PRESIDENT’S CHOICE avait acquis une réputation allant au-delà de son [Traduction] « activité principale, qui consiste à vendre des produits alimentaires et à exploiter des épiceries », qu’il y avait chevauchement entre les activités des parties autres que les services d’épicerie au détail et que les marques des parties se ressemblaient?
5. La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la marque RESIDENT’S CHOICE était distinctive de TeleCombo, compte tenu de la nature des marchandises et des services revendiqués, par rapport à la renommée et à la réputation rattachées aux marques PRESIDENT’S CHOICE?
[25] À mon avis, il n’est nécessaire d’examiner que les deux premières questions, étant donné que la non‑enregistrabilité est l’élément déterminant dans le présent appel.
Norme de contrôle
a) Le critère applicable
[26] La norme de contrôle énoncée dans les décisions John Labatt Limitée c. Les Compagnies Molson Limitée (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.), à la page 298, et Les Brasseries Molson, Société en nom collectif c. John Labatt Ltée (2000), 5 C.P.R. (4th) 180, à la page 196, s’applique aux appels interjetés en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce à l’encontre des décisions du registraire des marques de commerce, siégeant à titre de Commission des oppositions des marques de commerce.
[27] Ainsi, dans les cas où, en appel, on ne dépose aucune preuve nouvelle qui aurait pu avoir une incidence sur les conclusions de fait de la Commission ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le critère consiste à déterminer si la Commission a rendu une décision manifestement erronée.
[28] Toutefois, quand, en appel, on produit une preuve additionnelle qui aurait pu avoir une incidence sur les conclusions de fait ou de droit de la Commission ou sur l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, le critère est celui de la décision correcte. Bien que cette description ne soit pas tout à fait exacte, certaines décisions précisent qu’il s’agit d’une audience de novo. Dans de tels cas, la Cour peut substituer son opinion à celle de la Commission.
[29] Loblaws a déposé une quantité considérable de nouveaux éléments de preuve, dont la lettre de TeleCombo, datée du 30 juin 1998, qui porte sur la question de l’emploi. La Commission a refusé d’examiner cette lettre au motif qu’elle n’avait pas été dûment produite en preuve.
[30] Dans la décision Garbo Group Inc. c. Harriet Brown & Co., [1999] A.C.F. no 1763, au paragraphe 37, le juge Evans a fait remarquer que lorsqu’on évalue les conséquences qu’aura le dépôt d’une preuve additionnelle pour la norme de contrôle, il convient de déterminer la mesure dans laquelle cette preuve additionnelle a une force probante plus grande que celle des éléments qui ont été fournis à la Commission.
[31] Dans la présente espèce, la Commission a elle-même reconnu que si cette lettre avait été produite en preuve, elle aurait eu une incidence importante sur ses conclusions. Par conséquent, je suis convaincue que ce nouvel élément de preuve est suffisamment important pour conclure que la décision de la Commission doit être examinée en fonction de la norme de la décision correcte.
Analyse
[32] Dans sa demande d’enregistrement de sa marque de commerce, TeleCombo affirme qu’elle emploie la marque RESIDENT’S CHOICE et son dessin au Canada depuis mars 1997 en liaison avec les marchandises et les services qui y sont décrits.
[33] Je crois que le présent appel doit être accueilli parce que TeleCombo n’a pas démontré qu’elle s’est conformée aux exigences de l’alinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce en ce qui a trait à l’emploi de la marque RESIDENT’S CHOICE.
[34] Il ressort clairement de la jurisprudence que, même si l’auteur de la demande d’enregistrement a le fardeau légal de prouver que sa demande satisfait aux exigences de l’article 30, un opposant a le fardeau de preuve initial d’établir les faits sur lesquels il se fonde pour étayer son argument de non-conformité : John Labatt Ltée, précitée, à la page 298.
[35] Le fait que l’auteur de la demande d’enregistrement possède dans une large mesure des connaissances au sujet de l’emploi contribuera à alléger le fardeau de preuve imposé à l’opposant. Toutefois, cela ne fait pas disparaître entièrement ce fardeau : John Labatt Ltée, aux pages 298 et 299.
[36] Cependant, le fardeau de preuve imposé à un opposant est léger. C’est-à-dire qu’il ne faut pas beaucoup de preuves pour mettre en doute la question de l’emploi, ce qui oblige la partie qui sollicite l’enregistrement à démontrer, selon la prépondérance de la preuve, qu’elle s’est conformée aux exigences de l’alinéa 30b) de la Loi : Cheung Kong (Holdings) Ltd. c. Living Realty Inc. (1999), 4 C.P.R. (4th) 71 (C.F.).
[37] La lettre dont il est question en l’espèce est datée du 30 juin 1998 et elle a été envoyée par William Marshall, de TeleCombo, au directeur adjoint des marques de commerce, au bureau du registraire des marques de commerce. Cette lettre contient en partie ce qui suit :
[Traduction] Nous vous saurions gré de traiter nos dossiers par voie accélérée. La raison pour laquelle nous souhaitons que soit accéléré le processus est que nous planifions depuis janvier 1998 le lancement de notre forfait de services aux résidents d’appartements et de condominiums de la région du Grand Toronto en juillet 1998.
Pour ce faire, nous devons bien sûr produire pour chaque résident des brochures, des prospectus, des dépliants, des vidéos publicitaires ainsi que des liens et des cartes d’activation Internet – que nous aimerions tous identifier comme des choix « Resident’s Choice » de TeleCombo Inc.
La production de tout ce matériel nous coûtera environ 125 000 $; l’obligation de le jeter à la poubelle et de le refaire sous une autre forme nous occasionnera des difficultés considérables. En outre, cela retarderait le lancement prévu pour la mi‑juillet.
[38] À mon avis, ces déclarations du représentant de TeleCombo dans cette lettre donnent fort à penser que TeleCombo n’employait pas la marque RESIDENT’S CHOICE à l’époque où la demande d’enregistrement a été déposée, soit en mars 1997.
[39] À tout le moins, les déclarations faites dans cette lettre sont plus que suffisantes pour imposer à TeleCombo le fardeau de prouver, selon la prépondérance de la preuve, qu’elle s’était conformée aux exigences de l’alinéa 30b) de la Loi.
[40] Comme je l’ai souligné plus haut, TeleCombo n’a produit aucune preuve devant la Commission, ni devant la Cour. En conséquence, elle n’a donc pas prouvé qu’elle s’était conformée aux exigences de l’alinéa 30b) de la Loi, et l’appel doit donc être accueilli.
Les autres questions soulevées par Loblaws
[41] Loblaws reconnaît que si la Cour venait à conclure que TeleCombo n’a pas établi qu’elle s’était conformée aux exigences de l’alinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce, cela serait déterminant pour le présent appel. Les avocats de Loblaws m’exhortent néanmoins à examiner les autres motifs d’appel en faisant valoir que certains commentaires de la Commission sur la nature des activités de Loblaws ne devraient pas demeurer non contestés.
[42] La conclusion selon laquelle la marque RESIDENT’S CHOICE n’était pas enregistrable clôt l’affaire. Il suffit de dire que rien de ce qui figure dans les présents motifs ne devrait être considéré comme une approbation ou une acceptation de la façon dont la Commission a qualifié l’activité de Loblaws.
Conclusion
[43] Pour les motifs susmentionnés, l’appel est accueilli. La décision par laquelle le registraire des marques de commerce, siégeant à titre de Commission des oppositions des marques de commerce, a rejeté l’opposition de Loblaws à l’enregistrement de la marque RESIDENT’S CHOICE est annulée. L’opposition de Loblaws est maintenue et il est ordonné au registraire de refuser la demande d’enregistrement de TeleCombo.
JUGEMENT
La COUR STATUE que le présent appel est accueilli. La décision du registraire des marques de commerce, siégeant à titre de Commission des oppositions des marques de commerce, est annulée, et il est ordonné au registraire de refuser la demande d’enregistrement de TeleCombo.
Traduction certifiée conforme
Suzanne Bolduc, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
INTITULÉ : LOBLAWS INC. c. TELECOMBO INC.
LIEU DE L’AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 21 MARS 2006
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LA JUGE MACTAVISH
DATE DES MOTIFS : LE 25 MAI 2006
COMPARUTIONS :
Kevin L. LaRoche POUR LA DEMANDERESSE
Christine J. Collard
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Borden Ladner Gervais s.r.l. POUR LA DÉFENDERESSE
Ottawa (Ontario)