Ottawa (Ontario), le 28 avril 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE de MONTIGNY
ENTRE :
et
MOTIFS MODIFIÉS DE L’ORDONNANCE
[1] Il s’agit d’un appel qui a été interjeté en l’espèce à l’encontre de la décision d’un membre de la Commission d’opposition des marques de commerce (la Commission), en date du 2 juillet 2004. Dans sa décision, le membre a conclu qu’il existait, suivant la prépondérance de la preuve, une probabilité de confusion entre la marque de commerce de la demanderesse, MAXI & CIE, et la marque de commerce de la défenderesse, MAX & CO, relativement à certains services.
LE CONTEXTE
[2] La défenderesse a enregistré la marque de commerce MAX & CO. (LMC 435,440) le 18 novembre 1994, en vue de son emploi en liaison avec les marchandises suivantes :
(1) Vêtements pour femmes, nommément tailleurs, robes, vestes, blazers, manteaux, manteaux de pluie, chemisiers, jupes, chandails, gilets, pantalons, jeans, shorts, pantalons habillés, tee-shirts, bas, châles, écharpes, cravates, gants, ceintures; chaussures pour femmes, nommément souliers, bottes; coiffures, nommément chapeaux, chapeaux de pluie; cuir et similicuir; peaux d’animaux; malles et valises; sacs, nommément sacs à main; parasols, parapluies et cannes.
(2) Vêtements pour femmes, nommément jupes, robes, vestes, pantalons habillés et chemisiers.
[3] La défenderesse est également propriétaire d’un enregistrement valide pour la marque MAX & CO. (LMC 629,249) délivré le 4 janvier 2005 relativement aux marchandises suivantes :
(1) Bijoux, pierres précieuses et imitations, montres, horloges, montres-bracelets, montres de poche, horloges électriques, montres et horloges électriques, chaînes de montre, réveille-matin, horloges de table, horloges murales, horloges de vestibule, chronographes, chronomètres, plaques-cadrans et bracelets de montres.
(2) Lunettes, lunettes de soleil, lentilles, étuis et supports à lunettes, montures de lunettes, chaînes, pièces et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
(3) Articles en cuir et en similicuir, articles de voyage, nommément sacs, serviettes, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage et malles de voyage, trousses, nommément étuis et supports vendus vides pour articles de toilette, articles de papeterie et livres, étuis à clés et supports pour cartes d’affaires et cartes de crédit, portefeuilles et bourses, tous ces articles étant en cuir ou en simili cuir, peaux d’animaux, cuirs bruts, parapluies, parasols, cannes, badines, harnais, sellerie, articles textiles sous forme de pièces de tissus, draps, couvertures, couvre-lits, taies d’oreiller, dessus de table, serviettes de table, serviettes de toilette et torchons.
[4] Le 2 février 1996, la demanderesse, Provigo Distribution Inc., a produit au Bureau des marques de commerce une demande d’enregistrement concernant la marque MAXI & CIE (numéro 803,758) en vue de son emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :
MARCHANDISES : Circulaires périodiques publicitaires de produits.
SERVICES : Services inhérents ou se rattachant à l’exploitation de chaînes de supermarchés d’alimentation; services inhérents ou se rattachant à l’exploitation de grands magasins de détail; services inhérents ou se rattachant à l’exploitation d’un centre informatique; magasin de photographie de détail et services de traitement de film; services de location de matériel audio et vidéo; magasin d’optique au détail et services d’opticiens et d’optométristes; exploitation d’une pharmacie et services de pharmaciens; exploitation d’un restaurant et services de casse-croûte; services de nettoyage à sec; exploitation d’une boutique de fleuriste; exploitation d’un centre d’affaires donnant accès à des guichets automatiques bancaires et permettant à l’utilisateur de faire des transactions directement avec des banques et d’autres établissements financiers.
[5] En septembre 1996, la demanderesse a ouvert des magasins (magasins à escompte de grandes surfaces) appelés MAXI & CIE. Elle a élargi la gamme des produits vendus dans ses supermarchés d’alimentation en ajoutant notamment des produits électroniques (jeux vidéos, CD et DVD), des produits pour la maison et pour la cuisine, des produits de santé et de beauté, de l’équipement informatique et des fournitures de bureau.
[6] La demande d’enregistrement de la demanderesse a été publiée dans le numéro du 26 mars 1997 du Journal des marques de commerce. La défenderesse a produit, le 20 août 1997, une déclaration d’opposition dont les motifs peuvent être résumés ainsi :
a) la marque n’est pas enregistrable car elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée de la défenderesse MAX & CO., numéro d’enregistrement LMC435440, employée en liaison avec des [traduction] « vêtements pour femmes, chaussures pour femmes, coiffures, cuir et imitations de cuir; peaux d’animaux, malles et valises, sacs, parasols, parapluies et cannes »;
b) la demanderesse n’est pas la personne qui a droit à l’enregistrement parce qu’à la date de production de la demande, la marque créait de la confusion avec la marque de commerce de la défenderesse, MAX & CO., antérieurement employée au Canada par elle (alinéa 16(3)a) de la Loi sur les marques de commerce (la Loi)) et à l’égard de laquelle une demande d’enregistrement (numéro 788,370) a été antérieurement produite par la défenderesse (alinéa 16(3)b) de la Loi);
c) la marque n’est pas distinctive en ce qu’elle n’est pas adaptée à distinguer les marchandises et services de la demanderesse de ceux de la défenderesse, puisqu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce de la défenderesse MAX & CO.;
d) la demande ne satisfait pas aux exigences de l’article 30 de la Loi en ce qu’elle ne renferme pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque sera employée.
[7] La demanderesse a produit sa contre-déclaration le 16 octobre 1997. Le registraire a rendu sa décision le 2 juillet 2004, après le dépôt des observations écrites des parties et la tenue d’une audience.
DÉCISION VISÉE PAR LA DEMANDE DE CONTRÔLE JUDICIAIRE
[8] La Commission a rejeté le deuxième motif d’opposition, dans la mesure où l’alinéa 16(3)a) s’appliquait, et le troisième motif d’opposition, parce que la défenderesse n’avait présenté aucun élément de preuve pour attester l’emploi de sa marque de commerce MAX & CO. antérieurement aux dates pertinentes (respectivement la date de production de la demande et la date de production de la déclaration d’opposition) et qu’en conséquence, elle ne s’était pas acquittée de sa charge initiale de preuve.
[9] Quant au quatrième motif d’opposition, la Commission a jugé que la description des marchandises et services satisfait au critère énoncé dans la décision Everything for a Dollar Store (Canada) Inc. c. Dollar Plus Bargain Centre Ltd. (1998), 86 C.P.R. (3d) 269. Elle a également conclu que l’argument selon lequel les circulaires n’étaient pas des marchandises transférées dans la pratique ordinaire du commerce suivant l’alinéa 30a), était prématurée parce que la demanderesse n’avait pas, à ce stade, à démontrer l’emploi de la marque, sa demande ayant été déposée sur le fondement d’un emploi projeté.
[10] Après examen de toutes les circonstances de l’espèce énoncées au paragraphe 6(5) de la Loi, et compte tenu de la preuve présentée, la Commission a conclu que la marque de la demanderesse n’était pas enregistrable et que cette dernière n’avait pas droit à l’enregistrement de la marque en ce qui a trait aux services inhérents ou se rattachant à l’exploitation de grands magasins de détail, aux services inhérents ou se rattachant à l’exploitation d’un centre informatique et à un magasin d’optique au détail et à des services d’opticiens et d’optométristes. Elle a tranché que les noms créaient suffisamment de confusion compte tenu du fait qu’ils consistaient en une version tronquée du superlatif « MAXIMUM », une perluète (&) et une version tronquée du terme COMPANY ou COMPAGNIE (CO en anglais et CIE en français).
[11] La demanderesse interjette appel de cette partie de la décision de la Commission. La défenderesse ne conteste pas les conclusions de la Commission relativement aux deuxième, troisième et quatrième motifs de son opposition.
QUESTIONS EN LITIGE
- Quelle est la norme de contrôle applicable?
- La Commission a-t-elle commis une erreur de fait et de droit en concluant que la défenderesse avait satisfait à sa charge initiale de preuve en ce qui concerne ses motifs d’opposition fondés sur l’absence d’enregistrabilité et l’absence de droit à l’enregistrement par la production d’une demande antérieure?
- La Commission a-t-elle commis une erreur de fait et de droit en concluant que la demanderesse ne s’était pas acquittée de son fardeau ultime de démontrer qu’il n’existait pas, aux dates pertinentes, selon la prépondérance de la preuve, de probabilité de confusion entre la marque de la demanderesse, MAXI & CIE., et la marque de la défenderesse, MAX & CO., relativement aux services rejetés?
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES
Loi sur les marques de commerce
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«créant de la confusion» Relativement à une marque de commerce ou un nom commercial, s'entend au sens de l'article 6;
«distinctive» Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi; «marque de commerce projetée» Marque qu'une personne projette d'employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d'autres; |
"confusing", when applied as an adjective to a trade-mark or trade-name, means a trade-mark or trade-name the use of which would cause confusion in the manner and circumstances described in section 6; "distinctive", in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them; "proposed trade-mark" means a mark that is proposed to be used by a person for the purpose of distinguishing or so as to distinguish wares or services manufactured, sold, leased, hired or performed by him from those manufactured, sold, leased, hired or performed by others; |
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6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article. (2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. (3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale. (4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.
Éléments d'appréciation (5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.
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6. (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section.
(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
(3) The use of a trade-mark causes confusion with a trade-name if the use of both the trade-mark and trade-name in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the trade-mark and those associated with the business carried on under the trade-name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
(4) The use of a trade-name causes confusion with a trade-mark if the use of both the trade-name and trade-mark in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the business carried on under the trade-name and those associated with the trade-mark are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
What to be considered (5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including
(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;
(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use; (c) the nature of the wares, services or business; (d) the nature of the trade; and (e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them
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12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) elle est constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes; b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services; c) elle est constituée du nom, dans une langue, de l'une des marchandises ou de l'un des services à l'égard desquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer; d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée; e) elle est une marque dont l'article 9 ou 10 interdit l'adoption; f) elle est une dénomination dont l'article 10.1 interdit l'adoption; g) elle est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un vin dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication; h) elle est constituée, en tout ou en partie, d'une indication géographique protégée et elle doit être enregistrée en liaison avec un spiritueux dont le lieu d'origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l'indication.
(2) Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de production d'une demande d'enregistrement la concernant.
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16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n'ait créé de la confusion :
a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne; b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne; c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.
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(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion :
a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne; b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne; c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne. |
12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not
(a) a word that is primarily merely the name or the surname of an individual who is living or has died within the preceding thirty years; (b) whether depicted, written or sounded, either clearly descriptive or deceptively misdescriptive in the English or French language of the character or quality of the wares or services in association with which it is used or proposed to be used or of the conditions of or the persons employed in their production or of their place of origin;
(c) the name in any language of any of the wares or services in connection with which it is used or proposed to be used;
(d) confusing with a registered trade-mark;
(e) a mark of which the adoption is prohibited by section 9 or 10; (f) a denomination the adoption of which is prohibited by section 10.1; (g) in whole or in part a protected geographical indication, where the trade-mark is to be registered in association with a wine not originating in a territory indicated by the geographical indication; and (h) in whole or in part a protected geographical indication, where the trade-mark is to be registered in association with a spirit not originating in a territory indicated by the geographical indication.
(2) A trade-mark that is not registrable by reason of paragraph (1)(a) or (b) is registrable if it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration.
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16. (1) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade-mark that is registrable and that he or his predecessor in title has used in Canada or made known in Canada in association with wares or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of those wares or services, unless at the date on which he or his predecessor in title first so used it or made it known it was confusing with
(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person; (b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or (c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.
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(3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the wares or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with
(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person; (b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or (c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person. |
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30. Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :
a) un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée; b) dans le cas d'une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;
c) dans le cas d'une marque de commerce qui n'a pas été employée au Canada mais qui est révélée au Canada, le nom d'un pays de l'Union dans lequel elle a été employée par le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, et la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs l'ont fait connaître au Canada en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande, ainsi que la manière dont ils l'ont révélée; d) dans le cas d'une marque de commerce qui est, dans un autre pays de l'Union, ou pour un autre pays de l'Union, l'objet, de la part du requérant ou de son prédécesseur en titre désigné, d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement sur quoi le requérant fonde son droit à l'enregistrement, les détails de cette demande ou de cet enregistrement et, si la marque n'a été ni employée ni révélée au Canada, le nom d'un pays où le requérant ou son prédécesseur en titre désigné, le cas échéant, l'a employée en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;
e) dans le cas d'une marque de commerce projetée, une déclaration portant que le requérant a l'intention de l'employer, au Canada, lui-même ou par l'entremise d'un licencié, ou lui-même et par l'entremise d'un licencié; f) dans le cas d'une marque de certification, les détails de la norme définie que l'emploi de la marque est destiné à indiquer et une déclaration portant que le requérant ne pratique pas la fabrication, la vente, la location à bail ou le louage de marchandises ou ne se livre pas à l'exécution de services, tels que ceux pour lesquels la marque de certification est employée; g) l'adresse du principal bureau ou siège d'affaires du requérant, au Canada, le cas échéant, et si le requérant n'a ni bureau ni siège d'affaires au Canada, l'adresse de son principal bureau ou siège d'affaires à l'étranger et les nom et adresse, au Canada, d'une personne ou firme à qui tout avis concernant la demande ou l'enregistrement peut être envoyé et à qui toute procédure à l'égard de la demande ou de l'enregistrement peut être signifiée avec le même effet que si elle avait été signifiée au requérant ou à l'inscrivant lui-même; h) sauf si la demande ne vise que l'enregistrement d'un mot ou de mots non décrits en une forme spéciale, un dessin de la marque de commerce, ainsi que le nombre, qui peut être prescrit, de représentations exactes de cette marque;
i) une déclaration portant que le requérant est convaincu qu'il a droit d'employer la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises ou services décrits dans la demande.
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37.(1) Le registraire rejette une demande d'enregistrement d'une marque de commerce s'il est convaincu que, selon le cas : a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30; b) la marque de commerce n'est pas enregistrable; c) le requérant n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de la marque de commerce parce que cette marque crée de la confusion avec une autre marque de commerce en vue de l'enregistrement de laquelle une demande est pendante.
Lorsque le registraire n'est pas ainsi convaincu, il fait annoncer la demande de la manière prescrite.
Avis au requérant (2) Le registraire ne peut rejeter une demande sans, au préalable, avoir fait connaître au requérant ses objections, avec les motifs pertinents, et lui avoir donné une occasion convenable d'y répondre.
Cas douteux (3) Lorsque, en raison d'une marque de commerce déposée, le registraire a des doutes sur la question de savoir si la marque de commerce indiquée dans la demande est enregistrable, il notifie, par courrier recommandé, l'annonce de la demande au propriétaire de la marque de commerce déposée.
Déclaration d'opposition 38. (1) Toute personne peut, dans le délai de deux mois à compter de l'annonce de la demande, et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire une déclaration d'opposition.
Motifs (2) Cette opposition peut être fondée sur l'un des motifs suivants :
a) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30; b) la marque de commerce n'est pas enregistrable; c) le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement; d) la marque de commerce n'est pas distinctive.
Teneur (3) La déclaration d'opposition indique :
a) les motifs de l'opposition, avec détails suffisants pour permettre au requérant d'y répondre; b) l'adresse du principal bureau ou siège d'affaires de l'opposant au Canada, le cas échéant, et, si l'opposant n'a ni bureau ni siège d'affaires au Canada, l'adresse de son principal bureau ou siège d'affaires à l'étranger et les nom et adresse, au Canada, d'une personne ou firme à qui tout document concernant l'opposition peut être signifié avec le même effet que s'il était signifié à l'opposant lui-même.
Opposition futile (4) Si le registraire estime que l'opposition ne soulève pas une question sérieuse pour décision, il la rejette et donne avis de sa décision à l'opposant.
Objection sérieuse (5) Si le registraire est d'avis que l'opposition soulève une question sérieuse pour décision, il fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition au requérant.
Contre-déclaration (6) Le requérant doit produire auprès du registraire une contre-déclaration et en signifier, dans le délai prescrit après qu'une déclaration d'opposition lui a été envoyée, copie à l'opposant de la manière prescrite.
Preuve et audition (7) Il est fourni, de la manière prescrite, à l'opposant et au requérant l'occasion de soumettre la preuve sur laquelle ils s'appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :
a) l'opposition est retirée, ou réputée l'être, au titre du paragraphe (7.1); b) la demande est abandonnée, ou réputée l'être, au titre du paragraphe (7.2).
Retrait de l'opposition (7.1) Si, dans les circonstances prescrites, l'opposant omet de soumettre la preuve visée au paragraphe (7) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire, l'opposition est réputée retirée.
Abandon de la demande (7.2) Si le requérant ne produit ni ne signifie une contre-déclaration dans le délai visé au paragraphe (6) ou si, dans les circonstances prescrites, il omet de soumettre la preuve visée au paragraphe (7) ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire, la demande est réputée abandonnée.
Décision (8) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire repousse la demande ou rejette l'opposition et notifie aux parties sa décision ainsi que ses motifs.
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56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l'expiration des deux mois.
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(5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.
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30. An applicant for the registration of a trade-mark shall file with the Registrar an application containing
(a) a statement in ordinary commercial terms of the specific wares or services in association with which the mark has been or is proposed to be used; (b) in the case of a trade-mark that has been used in Canada, the date from which the applicant or his named predecessors in title, if any, have so used the trade-mark in association with each of the general classes of wares or services described in the application;
(c) in the case of a trade-mark that has not been used in Canada but is made known in Canada, the name of a country of the Union in which it has been used by the applicant or his named predecessors in title, if any, and the date from and the manner in which the applicant or named predecessors in title have made it known in Canada in association with each of the general classes of wares or services described in the application;
(d) in the case of a trade-mark that is the subject in or for another country of the Union of a registration or an application for registration by the applicant or the applicant's named predecessor in title on which the applicant bases the applicant's right to registration, particulars of the application or registration and, if the trade-mark has neither been used in Canada nor made known in Canada, the name of a country in which the trade-mark has been used by the applicant or the applicant's named predecessor in title, if any, in association with each of the general classes of wares or services described in the application; (e) in the case of a proposed trade-mark, a statement that the applicant, by itself or through a licensee, or by itself and through a licensee, intends to use the trade-mark in Canada; (f) in the case of a certification mark, particulars of the defined standard that the use of the mark is intended to indicate and a statement that the applicant is not engaged in the manufacture, sale, leasing or hiring of wares or the performance of services such as those in association with which the certification mark is used;
(g) the address of the applicant's principal office or place of business in Canada, if any, and if the applicant has no office or place of business in Canada, the address of his principal office or place of business abroad and the name and address in Canada of a person or firm to whom any notice in respect of the application or registration may be sent, and on whom service of any proceedings in respect of the application or registration may be given or served with the same effect as if they had been given to or served on the applicant or registrant himself; (h) unless the application is for the registration only of a word or words not depicted in a special form, a drawing of the trade-mark and such number of accurate representations of the trade-mark as may be prescribed; and (i) a statement that the applicant is satisfied that he is entitled to use the trade-mark in Canada in association with the wares or services described in the application.
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37. (1) The Registrar shall refuse an application for the registration of a trade-mark if he is satisfied that
(a) the application does not conform to the requirements of section 30, (b) the trade-mark is not registrable, or (c) the applicant is not the person entitled to registration of the trade-mark because it is confusing with another trade-mark for the registration of which an application is pending,
and where the Registrar is not so satisfied, he shall cause the application to be advertised in the manner prescribed.
Notice to applicant (2) The Registrar shall not refuse any application without first notifying the applicant of his objections thereto and his reasons for those objections, and giving the applicant adequate opportunity to answer those objections.
Doubtful cases (3) Where the Registrar, by reason of a registered trade-mark, is in doubt whether the trade-mark claimed in the application is registrable, he shall, by registered letter, notify the owner of the registered trade-mark of the advertisement of the application.
Statement of opposition 38. (1) Within two months after the advertisement of an application for the registration of a trade-mark, any person may, on payment of the prescribed fee, file a statement of opposition with the Registrar.
Grounds (2) A statement of opposition may be based on any of the following grounds:
(a) that the application does not conform to the requirements of section 30; (b) that the trade-mark is not registrable; (c) that the applicant is not the person entitled to registration of the trade-mark; or (d) that the trade-mark is not distinctive.
Content (3) A statement of opposition shall set out
(a) the grounds of opposition in sufficient detail to enable the applicant to reply thereto; and (b) the address of the opponent's principal office or place of business in Canada, if any, and if the opponent has no office or place of business in Canada, the address of his principal office or place of business abroad and the name and address in Canada of a person or firm on whom service of any document in respect of the opposition may be made with the same effect as if it had been served on the opponent himself.
Frivolous opposition (4) If the Registrar considers that the opposition does not raise a substantial issue for decision, he shall reject it and shall give notice of his decision to the opponent.
Substantial issue (5) If the Registrar considers that the opposition raises a substantial issue for decision, he shall forward a copy of the statement of opposition to the applicant.
Counter statement (6) The applicant shall file a counter statement with the Registrar and serve a copy on the opponent in the prescribed manner and within the prescribed time after a copy of the statement of opposition has been served on the applicant.
Evidence and hearing (7) Both the opponent and the applicant shall be given an opportunity, in the prescribed manner, to submit evidence and to make representations to the Registrar unless
(a) the opposition is withdrawn or deemed under subsection (7.1) to have been withdrawn; or (b) the application is abandoned or deemed under subsection (7.2) to have been abandoned.
Withdrawal of opposition (7.1) The opposition shall be deemed to have been withdrawn if, in the prescribed circumstances, the opponent does not submit either evidence under subsection (7) or a statement that the opponent does not wish to submit evidence.
Abandonment of application (7.2) The application shall be deemed to have been abandoned if the applicant does not file and serve a counter statement within the time referred to in subsection (6) or if, in the prescribed circumstances, the applicant does not submit either evidence under subsection (7) or a statement that the applicant does not wish to submit evidence.
Decision (8) After considering the evidence and representations of the opponent and the applicant, the Registrar shall refuse the application or reject the opposition and notify the parties of the decision and the reasons for the decision.
***
56. (1) An appeal lies to the Federal Court from any decision of the Registrar under this Act within two months from the date on which notice of the decision was dispatched by the Registrar or within such further time as the Court may allow, either before or after the expiration of the two months.
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(5) On an appeal under subsection (1), evidence in addition to that adduced before the Registrar may be adduced and the Federal Court may exercise any discretion vested in the Registrar.
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ANALYSE
[12] Les deux parties conviennent que la norme de contrôle applicable aux décisions de la Commission est celle de la décision raisonnable simpliciter, comme il a été jugé dans Molson Breweries c. John Labatt Ltd. (C.A.), [2000] 3 C.F. 145; (2000) 5 C.P.R. (4th) 180 (C.A.F.), suivie dans Novopharm Ltd. c. Bayer Inc. (2000) 9 C.P.R. (4th) 304 (C.A.F.). Dans la première de ces décisions, le juge Rothstein a, au paragraphe 51, souligné ce qui suit relativement à la norme de contrôle :
Même s'il y a, dans la Loi sur les marques de commerce, une disposition portant spécifiquement sur la possibilité d'un appel à la Cour fédérale, les connaissances spécialisées du registraire sont reconnues comme devant faire l'objet d'une certaine déférence. Compte tenu de l'expertise du registraire, et en l'absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter.
[13] Au même paragraphe, le juge Rothstein a ensuite examiné les circonstances où il est permis de produire de nouveaux éléments de preuve conformément au paragraphe 56(5) de la Loi sur les marques de commerce :
Toutefois, lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire.
Voir également Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A., (2002) 20 C.P.R.(4th) 155 (C.A.F.); Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Assn. (2000), 9 C.P.R. (4th) 51 (C.A.F.); Garbo Creations Inc. c. Harriet Brown & Co. (1999), 3 C.P.R.(4th) 224 (C.F.).
[14] En l’espèce, les parties ont toutes deux présenté des affidavits additionnels dont la Commission n’avait pas été saisie. La demanderesse a déposé les affidavits de quatre employés de ses avocats qui se sont rendus dans des magasins Max Mara et Holt Renfrew, à Vancouver et à Toronto, de même qu’aux trois magasins de Montréal (Les Ailes de la Mode, Les Magasins Simons et Holt Renfrew). Ces employés ont déclaré solennellement n’avoir pu trouver aucune marchandise portant la marque MAX & CO. au cours de leurs visites dans ces magasins. Les seuls produits de la défenderesse qu’on y retrouvait portaient la marque MAX MARA et d’autres marques.
[15] De plus, la demanderesse a déposé l’affidavit de Mme Gibson, sa vice-présidente, Marketing. Son affidavit, semblable à bien des égards à celui déposé devant la Commission, porte que la demanderesse exploite des grands magasins en liaison avec les marques de commerce MAXI et MAXI & CIE. Ces magasins sont conçus pour offrir un plus grand choix de produits afin que le client trouve tout ce qu’il désire en un seul endroit. Sont joints à l’affidavit plusieurs rapports annuels décrivant l’évolution de la bannière MAXI et la raison pour laquelle les nouveaux magasins MAXI & CIE ont été créés. Des communiqués de presse, des circulaires et des revues ont également été reproduits pour montrer le genre de produits vendus dans ces nouveaux magasins et la gamme de prix de ces derniers. Enfin, des photographies montrant l’aménagement des magasins et l’impact visuel des affiches de prix ont été produites en annexe.
[16] Pour ce qui est du nouvel élément de preuve fourni par la défenderesse, il vise à établir que les magasins de la demanderesse vendent des vêtements mode et autres produits connexes, tels que des montres portant le nom de designers connus internationalement, que les revues de mode vendues par les magasins de la demanderesse contiennent des publicités pour divers produits de la défenderesse, que l’une des revues achetées par la souscrivante de l’affidavit comprenait un article qui portait sur la pratique apparemment courante de combiner la vente d’articles de mode haut de gamme avec des articles bas de gamme et que les magasins Holt Renfrew vendent de nombreuses marques de vêtements mode, dont un grand nombre vendues par les magasins de la demanderesse.
[17] J’ai examiné soigneusement tous ces nouveaux éléments de preuve dans le but de déterminer s’ils sont de nature à modifier la norme de contrôle applicable. À mon avis, ce n’est pas le cas. Comme je l’ai souligné précédemment, la preuve doit non seulement être nouvelle, mais également être telle qu’elle « aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ». Au mieux, la nouvelle preuve par affidavit fournie par les parties est redondante et n’apporte pas un nouvel éclairage significatif sur la question en litige. Au pire, elle est non pertinente et de peu de valeur. La seule exception possible à cette conclusion est la preuve relative à l’absence de marchandises MAX & CO. dans les divers magasins visités par les souscrivants de la demanderesse. Cet élément pourrait manifestement être important pour juger si la demanderesse a droit à l’enregistrement de sa marque. Toutefois, comme la Commission mentionne expressément, aux pages 6 et 7 de sa décision, l’omission par la défenderesse de produire des élément de preuve pour attester l’emploi de sa marque MAX & CO., je ne vois pas comment cette preuve additionnelle aurait pu avoir une incidence sur ses conclusions.
[18] J’estime donc que les décisions de la Commission, qu’elles concernent les faits, le droit ou son pouvoir discrétionnaire, doivent être examinées selon la norme de la décision raisonnable simpliciter. Selon cette norme, la Cour doit trancher la question de savoir si les motifs étayant la décision de la Commission sont capables de résister à un examen assez poussé. Comme la Cour suprême du Canada l’a affirmé dans l’arrêt Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 S.C.R. 247, [2003] A.C.S. no17 (QL), au paragraphe 55 :
La décision n'est déraisonnable que si aucun mode d'analyse, dans les motifs avancés, ne pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l'a fait. Si l'un quelconque des motifs pouvant étayer la décision est capable de résister à un examen assez poussé, alors la décision n'est pas déraisonnable et la cour de révision ne doit pas intervenir (Southam, par. 56). Cela signifie qu'une décision peut satisfaire à la norme du raisonnable si elle est fondée sur une explication défendable, même si elle n'est pas convaincante aux yeux de la cour de révision.
[19] Quant à la deuxième question à trancher, la demanderesse allègue que la Commission n’a pas décidé si la défenderesse s’était acquittée de son fardeau initial au regard de ses allégations fondées sur les alinéas 12(1)d) et 16(3)b) de la Loi. Selon cet argument, la Commission a examiné le fardeau de preuve seulement en ce qui a trait au troisième motif d’opposition et à une partie du deuxième motif, comme en fait foi le paragraphe suivant des motifs :
L’opposante n’a présenté aucun élément de preuve pour attester l’emploi de sa marque de commerce MAX & CO. antérieurement aux dates pertinentes en ce qui concerne le deuxième motif d’opposition, dans la mesure où l’alinéa 16(3)a) s’applique, et le troisième motif d’opposition. Ces motifs sont donc rejetés, l’opposante n’ayant pu s’acquitter de sa charge initiale de preuve.
[20] Dans son mémoire, la demanderesse fait valoir que la Commission n’a pas imposé le même fardeau à la défenderesse relativement aux motifs d’opposition fondés sur les alinéas 12(1)d) et 16(3)b) de la Loi. Comme il n’est pas suffisant, pour la défenderesse de produire un certificat d’authenticité d’enregistrement pour sa marque de commerce MAX & CO et un autre certificat d’authenticité pour la demande visant la même marque, la demanderesse soutient que l’appel devrait donc être accueilli et la décision de la Commission annulée quant à ces deux motifs d’opposition.
[21] La demanderesse n’a pas fait valoir cet argument avec vigueur dans sa plaidoirie, et à mon avis elle avait bien raison. Il est vrai que, selon les règles de preuve ordinaires, il incombe à l’opposant de s’acquitter du fardeau initial de prouver les faits inhérents à ses allégations. En l’espèce, toutefois, il était suffisant pour la défenderesse d’établir, à l’appui de son allégation d’absence de droit à l’enregistrement fondée sur l’alinéa 16(3)b), que la demande sur laquelle elle appuyait son argument avait été déposée avant la date de production de la demande de la demanderesse et qu’elle n’avait pas été abandonnée à la date de production de la demande de la demanderesse. De la même façon, la défenderesse devait démontrer l’existence d’un enregistrement valide de la marque sur lequel elle fondait son allégation quant à l’absence d’enregistrabilité fondée sur l’alinéa 12(1)d) et le fait que cet enregistrement était encore valide au registre des brevets à la date pertinente pour l’examen de la question de la confusion, soit à la date où l’affaire a été tranchée. Dès lors que l’existence de l’enregistrement ou de la demande a été démontrée, il appartient à la partie qui demande l’enregistrement d’établir qu’il n’existe pas de probabilité de confusion.
Playboy Enterprises Inc. c. Germain (1978), 39 CPR (2d) 32, à la page 39, conf. par (1979), 43 CPR (2d) 271 (CAF); Oshawa Group Ltd. c. Registraire des marques de commerces (1982), 61 CPR (2d) 29, à la page 36 (CAF); Boutique au Coton Inc. c. Pant-O-Rama Inc. (1987), 17 CPR (3d) 409 (CF 1reinst.); Molson’s Breweries c. Pernod Ricard (1992), 44 CPR (3d) 359, à la page 365 (CF 1reinst.); Société canadienne des postes c. Paxton Developments Inc, [2000] A.C.F. no 2021 (QL); Cushman & Wakefield, Inc. c. Wakefield Realty Corp,. [2004] A.C.F. no 235 (QL).
[22] Avant d’examiner la question de fond soulevée par le présent appel, je dois d’abord formuler quelques remarques relativement à un autre argument avancé par la demanderesse dans ses arguments écrits. Cette dernière allègue que la Commission a outrepassé ses pouvoirs en examinant la déclaration d’opposition, en ce que celle-ci ne met en cause aucun motif d’opposition à la demande d’enregistrement de la marque MAXI & CIE, puisqu’elle se reporte à MAXI & CO.
[23] Il est bien vrai que, en entendant l’appel de la décision du registraire, la Cour est limitée à l’examen des motifs d’opposition soulevés dans la déclaration d’opposition. Toutefois, les motifs étaient énoncés dans la déclaration d’opposition, et l’erreur d’identification ne constituait qu’une erreur matérielle mineure, faite par inadvertance. En effet, la marque faisant l’objet de l’opposition était identifiée correctement dans l’intitulé de la déclaration d’opposition et au paragraphe 1. De plus, la demanderesse a produit sa contre-déclaration, et les parties ont déposé leur preuve et leurs arguments écrits sans soulever cette question devant la Commission. Ce n’est que dans le cadre de la présente demande que la demanderesse en a saisi la Cour. La Commission a donc eu raison, en l’espèce, d’examiner l’opposition sous-jacente.
[24] L’opposition de la défenderesse à l’enregistrement de la marque demandée par la demanderesse est fondée sur les alinéas 37(1)b) et c) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-10. Alors que l’alinéa 37(1)c) vise expressément la confusion créée par la marque de commerce faisant l’objet de la demande, l’alinéa 37(1)b) doit être lu de concert avec l’alinéa 12(1)d). Les deux motifs d’opposition portent donc sur la question essentielle, en l’espèce, de savoir simplement si la marque de commerce projetée MAXI & CIE qui fait l’objet d’une demande par la demanderesse crée de la « confusion » avec la marque de commerce MAX & CO. enregistrée par la défenderesse en liaison avec certaines marchandises et dont la demande d’enregistrement était pendante en liaison avec d’autres marchandises.
[25] Le critère applicable en matière de confusion n’exige pas qu’il y ait une confusion effective, mais plutôt que les marques soient semblables au point de prêter à confusion (Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St Regis Tobacco Corp., [1969] R.C.S. 192). La définition du terme confusion figure au paragraphe 6(2) de la Loi, et les facteurs à examiner sont énumérés au paragraphe 6(5). Il importe de répéter que la liste de ces facteurs n’est pas exhaustive; la première partie du paragraphe 6(5) oblige expressément le registraire et la Cour à tenir compte de « toutes les circonstances de l’espèce », les facteurs suivants ne constituant que des exemples des circonstances à considérer. Il a également souvent été répété qu’il n’y a pas lieu d’accorder la même importance à chaque facteur; l’importance de certains pour déterminer la probabilité de confusion sera fondée sur les faits de chaque situation particulière (Everex Systems, Inc. c. Everdata Computer Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 175, à la page 180 (C.F.); Kellogg Salada Canada Inc. c. Maximum Nutrition Ltd, et al. (1987), 14 C.P.R. (3d) 133 (C.F.). Toutefois, le degré de ressemblance entre deux marques quant à la présentation, le son ou les idées qu’elles suggèrent constitue souvent le facteur le plus déterminant (Effem Foods Ltd. c. Export/Import CLIC Inc. (1993), 53 C.P.R. (3d) 200, aux pages 203-204 (C.F.); Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd. (1980), 47 C.P.R. (2d) 145, à la page 149 (C.F.)).
[26] Pour apprécier la probabilité de confusion, le critère qu’il convient d’appliquer est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Il faut tenir compte du souvenir imparfait et de la prononciation relâchée. En d’autres termes, la Cour doit décider s’il est raisonnable que le consommateur moyen puisse conclure que les marchandises ou les services liés aux marques de commerce respectives de la demanderesse et de l’opposante (défenderesse) proviennent de la même personne. Comme le juge Cattanach l’a indiqué dans la décision Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada’s Manitoba Distillery Ltd. (1975), 25 C.P.R.(2d) 1, à la page 5 :
Lorsqu’il s’agit de dire si deux marques de commerce peuvent être confondues, il faut prendre en considération les personnes qui achèteront vraisemblablement les marchandises, c’est-à-dire les personnes qui forment habituellement le marché, c’est-à-dire les consommateurs. Il ne s’agit pas de l’acheteur impulsif, négligent ou distrait ni de la personne très instruite ni d’un expert. On cherche à savoir si une personne moyenne, d’intelligence ordinaire, agissant avec la prudence normale peut être trompée. Le registraire des marques de commerce ou le juge doit évaluer les attitudes et les réactions normales de telles personnes afin de mesurer la possibilité de confusion.
[27] Après que l’opposante a établi les faits sur lesquels elle s’appuie, il y a renversement du fardeau et il incombe manifestement à la demanderesse de démontrer que les motifs d’opposition ne devraient pas empêcher l’enregistrement de la marque (United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp. (1998), 80 C.P.R. (3d) 247, à la page 255). Cela dit, le fardeau de la preuve ne doit pas être confondu avec la norme de preuve. Comme c’est toujours le cas en matière civile, la demanderesse doit être en mesure de convaincre le registraire, suivant la prépondérance de la preuve, qu’il est peu probable que le consommateur confonde la marque projetée avec l’autre marque. Comme l’a affirmé le juge Décary dans la décision Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al, précitée, au paragraphe 15 :
Le registraire doit donc être raisonnablement convaincu, selon la prépondérance de la preuve, que l'enregistrement n'est pas susceptible de créer de la confusion. Il n'est pas nécessaire qu'il soit convaincu hors de tout doute qu'il n'y a aucun risque de confusion. Si la norme de preuve « hors de tout doute » s'appliquait, les requérants seraient, dans la plupart des cas, confrontés à un fardeau insurmontable parce qu'en matière de risque de confusion, la certitude est une denrée rare. Dans le meilleur des scénarios, ce n'est que lorsque les probabilités sont égales qu'on peut dire qu'il existe une sorte de doute, lequel doute doit être résolu en faveur de l'opposant.
[28] Enfin, la confusion doit être appréciée aux dates pertinentes, soit la date de production de la demande par la demanderesse (en ce qui a trait à l’allégation d’absence de droit à l’enregistrement suivant l’alinéa 16(3)b)) et la date de la décision finale (en ce qui a trait à l’allégation d’absence d’enregistrabilité suivant l’alinéa 12(1)d)). Comme ces dates ne sont pas en litige en l’espèce, je poursuivrai mon analyse de la question de la confusion de façon générale, sauf indication contraire.
[29] Examinons d’abord le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues (alinéa 6(5)a) de la Loi). Que peut-on dire des marques respectives de la demanderesse et de la défenderesse? La Commission s’est peu attardée sur cette question. Adoptant la conclusion d’un autre membre de la Commission des oppositions sur l’opposition à la demande d’enregistrement de la marque LMC 629,249 de la défenderesse, M. Carrière (le membre de la Commission qui a entendu la présente opposition) a conclu que la marque de la défenderesse possède un caractère distinctif inhérent faible et qu’aucune preuve n’indiquait qu’elle avait acquis un tel caractère distinctif par l’emploi.
[30] Quant à la marque de la demanderesse, la Commission a souligné de la même façon qu’elle possède un caractère distinctif inhérent faible, puisque MAXI est également une version tronquée du terme « maximum ». Toutefois, M. Carrière a ajouté que certains éléments démontraient l’emploi de MAXI & CIE et de la marque, depuis au moins 1996, en liaison avec les services inhérents ou se rattachant à l’exploitation des chaînes de supermarchés d’alimentation de la demanderesse. Il a donc conclu que la marque MAXI & CIE est connue, à tout le moins dans la province de Québec, et que ce facteur milite en faveur de la demanderesse.
[31] Comme les deux marques en elles-mêmes sont faibles, il est juste d’affirmer que même de petites différences suffiraient à les différencier. S’il en était autrement, le premier utilisateur de termes couramment employés se verrait conférer injustement un monopole de ces termes. Les tribunaux ont également justifié cette conclusion en affirmant qu’on s’attend à ce que le public soit plus prudent lorsque des noms commerciaux faibles comme ceux-ci sont employés (Kellogg Canada Inc. c. Weetabix of Canada Ltd. (2002), 20 C.P.R. (4th) 17 (C.F.); American Cyanamid Co. c. Record Chemical Co. Inc. (1972), 7 C.P.R. (2d) 1 (C.F.); Aircraft Technical Publishers c. ATP Aero Training Products Inc. (1998), 84 C.P.R. (3d) 480 (C.F.)). C’est particulièrement vrai lorsque des abréviations sont utilisées : les tribunaux ont statué que l’emploi de lettres identiques dans un ordre différent (certes accompagnées d’une forme et d’un dessin différents) ne créait pas de confusion (GSW Ltd. c. Great West Steel Industries Ltd. et al., (1975), 22 C.P.R. (2d) 154).
[32] Il est sans doute vrai, comme l’a fait valoir la défenderesse, qu’on ne peut dire que la marque de la demanderesse était bien connue au Canada à la date de production de la demande d’enregistrement, qui est la date pertinente pour l’appréciation de la confusion quant au motif d’opposition fondé sur l’absence de droit à l’enregistrement. Il faut se rappeler que la demanderesse a produit sa demande le 2 février 1996, sur la base d’un emploi projeté, et que les premiers magasins ont ouvert leurs portes en septembre 1996. Cela dit, il peut être pertinent de souligner que les magasins MAXI & CIE ne constituent qu’un prolongement des magasins MAXI, exploités depuis 1984.
[33] Toutefois, les conclusions de la Commission relativement à l’emploi de la marque après la date de production de la demande, étayées par la preuve, sont pertinentes pour l’appréciation de l’enregistrabilité de la marque. Le produit des ventes tiré de l’exploitation des magasins MAXI & CIE a été d’environ 871 409 000 $ pour les trois premières années. Même si les chiffres des ventes des années subséquentes concernent globalement les magasins MAXI et les magasins MAXI & CIE, il n’y a aucune raison de croire qu’ils aient dramatiquement changé au cours des années suivantes. La preuve révèle également que la demanderesse a dépensé 13 millions de dollars en marketing et en publicité au cours des trois premières années, de même que pour la distribution de circulaires hebdomadaires dans des millions de foyers; au début les deux marques étaient clairement identifiées sur la couverture et tout récemment chaque marque faisait l’objet d’une publication distincte.
[34] Il est vrai que certains services visés par la demande de la demanderesse ont en fait été offerts sous différentes marques, par différentes entités. Selon la preuve, les services photographiques, par exemple, sont offerts sous une marque de commerce différente, tandis que les services de pharmaciens sont fournis par des pharmaciens indépendants. Cependant, cela n’enlève rien au fait que la marque en soi est bien connue, du moins au Québec, et qu’elle est employée pour la plupart des services visés par la demande.
[35] La Commission n’a pas explicitement examiné le deuxième facteur prévu par la Loi, c’est-à-dire la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage (alinéa 6(5)b)). Toutefois, elle s’est appuyée sur le fait que la défenderesse n’a pas fourni de preuve d’emploi de sa marque pour rejeter le motif d’opposition de celle-ci fondé sur l’alinéa 16(3)a). S’ils établissent quoi que ce soit, les affidavits produits par la demanderesse, selon lesquels aucune marchandise portant la marque MAX & CO. ne pouvait être repérée ou trouvée au cours de visites de magasins en 2004, étayent cette conclusion. Encore une fois, ce facteur devrait jouer en faveur de la demanderesse, particulièrement dans le contexte de l’opposition fondée sur l’alinéa 12(1)d) de la Loi puisque sa marque était employée depuis huit ans. La défenderesse ne pouvait évidemment pas établir l’emploi de sa marque pendant une certaine période dans le contexte de l’alinéa 16(3)b), puisque la question de la confusion doit être appréciée à la date de production de la demande (qui visait un emploi projeté de la marque); mais, à tout le moins, il était possible de faire valoir que le risque de confusion était minime par comparaison à l’absence apparente de la marque de la défenderesse sur le marché.
[36] L’absence d’emploi d’une marque a souvent été reconnue comme une circonstance dont il faut tenir compte au moment d’examiner la question de la confusion. Ce facteur doit être pris en considération par la Commission, que la demanderesse soit ou non en mesure de prouver l’emploi de sa marque projetée. Commentant la décision de la Cour d’appel fédérale dans Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, le juge Reed a affirmé ce qui suit dans Canadian Co-operative Credit Society Ltd. c. Commercial Union Assurance Co., PLC (1992), 42 C.P.R. (3d) 239, à la page 246 :
Tel que je l’interprète, cet arrêt n’exige pas qu’il y ait à la fois non-utilisation par la défenderesse et utilisation par l’appelante pour qu’on puisse considérer la non-utilisation comme une circonstance pertinente. Dans l’affaire Park Avenue, on retrouvait effectivement ces deux éléments, cependant le principe énoncé dans la décision est que la non-utilisation d’une marque constitue une circonstance pertinente.
[37] Les troisième et quatrième facteurs énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi (genre de marchandises, services ou entreprises et nature du commerce) me semblent déterminants dans le contexte du présent appel, compte tenu des différences importantes entre les marchandises et services examinés et du type de magasins qui les vendent. Néanmoins, c’est probablement à l’égard de ces deux facteurs que l’analyse de la Commission présente le plus de lacunes.
[38] Après avoir souligné qu’il ne pouvait tirer une conclusion sur la nature de l’entreprise de la défenderesse en raison de l’absence totale de preuve, le membre de la Commission a néanmoins conclu qu’il y avait chevauchement entre les services offerts par les grands magasins de détail exploités par la demanderesse sous la marque MAXI & CIE et le genre de marchandises visées par l’enregistrement de la défenderesse. Fondant son raisonnement sur la décision Wal-Mart Stores, Inc. c. Tough Stuff Distributors, Inc. (1999), 1 C.P.R. (4th) 271 (C.O.M.C.), il estimait qu’« il n’y a[vait] aucune restriction dans la description des services qui aurait pour effet d’empêcher la requérante de vendre ces types de marchandises [soit des cosmétiques, des déodorants et des bouteilles d’eau de Cologne] de même que des vêtements », de sorte qu’il existe « un chevauchement entre ces marchandises [soit les cosmétiques et les vêtements] et les services inhérents ou se rattachant à l’exploitation de grands magasins de détail » (page 12 de sa décision).
[39] Le membre de la Commission pouvait certainement examiner l’état déclaratif des marchandises et services joint par les parties à leur demande ou à leur enregistrement respectif pour déterminer s’il y avait chevauchement ou même possibilité de chevauchement entre les marchandises et services des parties (Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3d) 3; Fonorala Inc. c. Motorola, Inc. (1998), 78 C.P.R. (3d) 509). De même, la jurisprudence est bien claire quant à la possibilité d’un chevauchement entre les marchandises d’une partie et les services d’une autre, en particulier lorsque les marchandises liées à une marque peuvent être vendues dans les magasins au détail liés à l’autre marque (1055779 Ontario Inc. c. Aliments Carriere Inc. (2001), 11 C.P.R. (4th) 404 (C.O.M.C.); Campbell Soup Co. Ltd. c. Spectrum Foods Inc. (1987), 15 C.P.R. (3d) 362 (C.O.M.C.); Wal-Mart Stores, Inc. c. Tough Stuff Distributors, précitée).
[40] Toutefois, le simple fait qu’il y ait chevauchement entre les marchandises et services des deux parties n’est pas suffisant en soi pour établir une probabilité de confusion. Selon la preuve déposée devant la Cour, la défenderesse vend des articles de mode pour dames haut de gamme à clients fortunés, tandis que les magasins de la demanderesse ciblent les familles à la recherche de bas prix et les consommateurs plus intéressés aux bonnes affaires qu’aux articles exclusifs. En effet, les circulaires produits à titre de pièces jointes aux affidavits de Mme Marie-France Gibson (devant la Cour et devant la Commission) témoignent du fait que les divers produits vendus dans les magasins MAXI & CIE (y compris les vêtements et articles d’habillement pour femmes) n’ont pas pour but d’attirer les gens riches et célèbres de ce monde.
[41] Cette différence dans la nature des articles vendus se réflète évidemment dans la conception, l’aménagement et l’apparence des magasins. Un simple coup d’œil aux photographies des magasins Max Mara et des entrepôts MAXI & CIE illustre de façon éclatante qu’ils n’ont absolument rien en commun, ne serait-ce que parce que les deux tiers de la superficie de ce dernier sont consacrés aux articles d’épicerie et l’autre tiers, aux produits de consommation de masse. L’absence de cabine d’essayage pour les clients indique clairement que les vêtements ne sont pas de grande valeur. Le fait que tous les magasins liés à la marque MAXI & CIE se trouvent dans la province de Québec, tandis que les boutiques MAX MARA sont exploitées partout dans le monde est également quelque peu pertinent.
[42] À la lumière ces différences assez importantes entre les genres de marchandises, services ou entreprises de la demanderesse et de la défenderesse, il est fort peu probable qu’un consommateur moyen, ayant un souvenir vague ou imparfait de la marque de la défenderesse, soit porté à croire que les marchandises et services liés à la marque de la demanderesse sont fournis par la défenderesse. Comment une personne susceptible d’acheter les marchandises sophistiquées et coûteuses de la défenderesse peut-elle être induite en erreur par l’emploi de la marque MAXI & CIE dans un magasin de type entrepôt et être portée à croire que de telles marchandises peuvent être confondues avec des articles bas de gamme, bon marché, pour consommation de masse, comme des articles de cuisine, des livres, des disques compacts et des cosmétiques, et ce, dans ce qui est essentiellement une épicerie? Poser la question, c’est y répondre.
[43] Il est logique d’affirmer que les articles les plus coûteux sont susceptibles d’être examinés plus soigneusement par les acheteurs potentiels que les articles à meilleur marché, ce qui diminue le risque de confusion (Bally’s Shoe Factories Ltd. c. Big Blue Jeans Ltd., [1992] A.C.F. no 127 (C.F.); Pink Panther Beauty Corp. c. United Artists Corp., précité. Le même raisonnement s’applique à la nature du commerce : il y a nécessairement un risque de confusion moindre lorsqu’une partie vend des articles haut de gamme, dans ses propres magasins ou des boutiques à la mode, et que l’autre vend des articles bas de gamme (M. & K. Stereo Plus Ltd. c. Broadway Sound Plus Ltd. (1985), 5 C.P.R. (3d) 390 (C.F.)).
[44] Ce principe a été résumé de façon succincte et convaincante dans Hermès Société Anonyme c. Fletcher Golf Enterprises Ltd. (1984), 78 C.P.R. (2d) 134, une affaire où les faits sous-jacents sont, point intéressant, semblables à de nombreux égards aux faits de l’espèce :
Les marchandises vendues par chacune des parties se recoupent car il s’agit dans les deux cas de vêtements. Toutefois, les marchandises de la défenderesse sont vendues à prix modiques dans des boutiques de ski, de tennis et de golf, tandis que, comme il a été répété à plusieurs reprises, les marchandises de l’appelante se vendent dans des boutiques exclusives et coûtent très cher. L’avocat de l’appelante a fait remarquer qu’en raison de la réputation internationale dont jouit l’appelante, il est possible qu’un de ses clients qui entrerait par hasard dans l’un des magasins où sont vendues les marchandises de la défenderesse serait stupéfait devant la grande différence de prix et qu’en voyant la calèche et le cheval figurant sur la marque de commerce utilisée par la défenderesse, s’imaginerait avoir la chance inestimable d’acheter un des produits de l’appelante à un prix considérablement réduit. L’homme est ainsi fait qu’il ne peut refuser une bonne affaire. Il m’est difficile d’accepter cet argument, compte tenu de la clientèle très raffinée à laquelle l’appelante s’adresse. Les produits de ces deux commerçants ne sont pas vendus côte à côte dans le même lieu de vente et les circonstances évoquées par l’avocat de l’appelante risquent fort peu de se réaliser.
[45] S’appuyant sur un arrêt de la Cour d’appel fédérale (Bagagerie S.A. c. Bagagerie Willy Ltée. (1992), 45 C.P.R. (3d) 503), l’avocat de la défenderesse a tenté d’attaquer le raisonnement de la décision Hermès soutenant que l’argument selon lequel la différence de prix est susceptible de réduire la probabilité de ressemblance entre les marchandises était sans fondement. Toutefois, un examen attentif de cette décision révèle que la Cour d’appel n’était pas en désaccord avec Hermès, mais permet d’expliquer cette situation par le fait que certaines marchandises étaient vendues dans des magasins très spécialisés et d’autres, dans des boutiques exclusives. « Il s'agit moins d'une différence basée sur le prix, quoique cet élément y soit, que d'une distinction qui tient compte de l'établissement où s'achète un produit » (à la page 510). Ce principe pourrait facilement s’appliquer en l’espèce.
[46] Encore une fois, il ne faut pas perdre de vue l’objectif fondamental du législateur lorsqu’il a adopté l’article 6 de la Loi. Je me permets, à ce stade, de reproduire le paragraphe 6(2), au risque de l’oublier :
L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
[47] Selon la preuve produite devant la Commission et devant la Cour, les produits trouvés dans les magasins de vente à rabais MAXI & CIE sont bien loin de la ligne de produits vendus par la défenderesse. En dépit des valeureux efforts déployés par l’avocate de la défenderesse pour établir que des articles haut de gamme sont vendus dans les magasins MAXI & CIE, la preuve n’appuie pas cet argument. Des téléviseurs à 499,98 $, des appareils-photos à 299,96 $, des lecteurs DVD à 349,99 $, des consoles de jeux électroniques à 209,99 $ et des meubles de jardin à 449,98 $ (par exemple) ne peuvent être considérés comme des produits haut de gamme et ont peu de ressemblance avec des tee-shirts se vendant entre 100 $ et 125 $, des manteaux se vendant entre 1000 $ et 3000 $, des pantalons à 400 $ et des gilets se vendant entre 600 $ et 1000 $. De la même façon, le fait que les magasins MAXI & CIE vendent quelques parfums ou des montres portant des noms de designer (tels que Lagerfeld et Kenneth Cole) n’est pas suffisant pour modifier la nature de ces magasins.
[48] Même si la probabilité de confusion peut être fondée sur un chevauchement entre les marchandises d’une partie et les services d’une autre, cette situation est certainement moins courante que la confusion entre les marchandises ou entre les services; toutefois, il faut certainement tenir compte de ce facteur. La demanderesse sollicitait l’enregistrement de sa marque MAXI & CIE uniquement en liaison avec des services et elle ne commercialise pas de produits sous cette bannière. Ce fait réduit manifestement la possibilité de confusion avec les marchandises de la défenderesse, comme on l’a conclu dans Oshawa Holdings c. Fjord Pacific Marine Industries Ltd. (1981), 55 C.P.R. (2d) 39 (C.F.).
[49] Comme nous l’avons souligné précédemment, la Commission a conclu que les marques MAXI & CIE et MAX & CO. se ressemblent beaucoup sur le plan visuel, qu’elles ont pratiquement le même sens et qu’elles constituent une version tronquée du superlatif MAXIMUM. En conséquence, elle a conclu que la marque demandée par la demanderesse était suffisamment semblable à celle de la défenderesse pour créer une probabilité de confusion. Bien qu’il y ait clairement une ressemblance étroite entre les deux marques de commerce dans la présentation, ce n’est pas le seul facteur à prendre en considération.
[50] À mon avis, la Commission a accordé trop d’importance à ce facteur et n’a pas bien tenu compte des autres ni des autres circonstances de l’espèce. Par exemple, elle aurait pu et aurait dû considéré le fait que la défenderesse n’a pas tenté de prouver une confusion réelle entre les deux marques. Bien que cela puisse s’expliquer dans le contexte de l’opposition fondée sur l’alinéa 16(3)b) (parce que la date pertinente est la date de production de la demande de la demanderesse), ce facteur pourrait certainement être pertinent relativement à l’allégation d’absence d’enregistrabilité fondée sur l’alinéa 12(1)d). Comme la Cour d’appel fédérale l’a indiqué dans la décision Christian Dior, S.A. c. Dion Neckwear Ltd., précitée, au paragraphe 19 :
En ce qui concerne l'insuffisance des éléments de preuve présentés par l'opposante au sujet de cas concrets de confusion, le registraire s'est dit d'avis qu'un opposant n'a pas à produire ce genre de preuve. C'est vrai en théorie, mais lorsque le requérant a présenté certains éléments de preuve qui pourraient permettre de conclure à l'absence de risque de confusion, l'opposant court un grand danger si, se fiant à la charge de la preuve imposée au requérant, il présume qu'il n'a pas à produire de preuves au sujet de la confusion. Bien que la question à laquelle il faut répondre soit celle de savoir s'il existe un « risque de confusion » et non une « confusion effective » ou « des cas concrets de confusion » , l'absence de « confusion effective » est un facteur auquel les tribunaux accordent de l'importance lorsqu'ils se prononcent sur le « risque de confusion » . Une inférence négative peut être tirée lorsque la preuve démontre que l'utilisation simultanée des deux marques est significative et que l'opposant n'a soumis aucun élément de preuve tendant à démontrer l'existence d'une confusion.
Voir également, dans le même sens : Monsport Inc. c. Vêtements de Sport Bonnie, (1978) Ltée (1988), 23 F.T.R. 222 (C.F.); Toys “R” Us (Canada) Ltd. c. Manjel Inc., 2003 FCT 282, [2003] A.C.F. no 399 (C.F.) (QL).
[51] La demanderesse soutient également que la Commission a fait erreur en ne tenant pas compte, à titre de circonstances additionnelles, du fait que la demande relative à la marque MAX & CO. (S.N. 788 370) a été rejetée en partie le 9 mars 2004, en ce qui a trait (notamment) aux cosmétiques, eaux de Cologne, crayons de maquillages, cold-creams et autres produits semblables. En conséquence, toujours selon la demanderesse, il ne pouvait y avoir de confusion avec ces produits dans la mesure où ils sont vendus dans les magasins MAXI & CIE. Il est vrai que, dans Molson Breweries c. Labatt Brewing Co. Ltd., précitée, le juge Heald est arrivé à cette conclusion même si la confusion doit être appréciée à la date à laquelle la demande de la demanderesse est annoncée, conformément à l’alinéa 16(3)b) de la Loi. Le juge a indiqué que le fait de statuer autrement conduirait à une anomalie, puisque la demanderesse serait privée d’enregistrement en raison de la confusion avec la marque demandée par un compétiteur qui n’a jamais franchi l’étape de l’enregistrement ou qui a été rejetée parce qu’elle créait de la confusion avec une autre marque de la demanderesse.
[52] Malheureusement pour la demanderesse, je suis lié par la décision de la Cour d’appel fédérale dans Unitel International Inc. c. Canada (Registraire des marques de commerce), [2000] A.C.F. no 1652 (QL), où la Cour s’est sentie obligée d’appliquer les termes de la Loi et, dans ces circonstances, d’imposer à la demanderesse éconduite le fardeau de déposer à nouveau sa demande. La Commission n’a donc pas commis d’erreur en ne tenant pas compte du sort de la demande de la défenderesse et du fait qu’elle a été rejetée en partie. Elle a eu raison de prendre en considération les cosmétiques et parfums de la défenderesse lorsqu’elle a apprécié la question de la probabilité de confusion avec les demandes antérieures de la défenderesse concernant la marque MAX & CO.
[53] Pour tous ces motifs, je conclus que la Commission a commis une erreur en rejetant la demande d’enregistrement de la demanderesse pour la marque MAXI & CIE relativement aux services inhérents ou se rattachant à l’exploitation de grands magasins de détail, aux services inhérents ou se rattachant à l’exploitation d’un centre informatique et au magasin d’optique au détail et aux services d’opticiens et d’optométristes. Le membre de la Commission a concentré son attention sur seulement quelques facteurs et n’a pas accordé l’importance adéquate au genre des marchandises et des entreprises des deux parties, aux réseaux commerciaux et à l’absence de preuve en ce qui a trait à l’emploi de la marque MAX & CO. au Canada. Pour ces motifs, j’estime que la Commission a agi de façon déraisonnable en concluant qu’il y avait probabilité de confusion entre les marchandises visées par la marque de commerce MAX & CO. et les services exclus de la demande de la demanderesse.
[54] En conséquence, le présent appel est accueilli avec dépens.
juge
Traducton certifiée conforme
Christine Gendreau, LL.B.
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2030-04
INTITULÉ : PROVIGO DISTRIBUTION INC. c.
MAX MARA FASHION GROUP SRL
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 24 août 2005
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : Le juge de Montigny
DATE DES MOTIFS : Le 28 avril 2006
COMPARUTIONS :
Geneviève Marcotte POUR LA DEMANDERESSE
Cindy Bélanger POUR LA DEMANDERESSE
Lillian L. Camilleri POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Heenan Blaikie
Avocats
Montréal (Québec) POUR LA DEMANDERESSE
Cassan Maclean
Avocats
Ottawa (Ontario) POUR LA DÉFENDERESSE