Décisions de la Cour fédérale

 

 

Date : 20060428

Dossier : T-1617-04

Référence : 2006 CF 538

Halifax (Nouvelle-Écosse), le 28 avril 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O’KEEFE

 

ENTRE :

H-D MICHIGAN, INC.

demanderesse

et

 

THE MPH GROUP INC.

défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O'KEEFE

 

[1]               La Cour statue sur l'appel interjeté par H-D Michigan Inc. (H-D Michigan ou l'appelante), en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), d'une décision par laquelle la Commission des oppositions des marques de commerce (le registraire) a rejeté l'opposition formée par l'appelante à l'enregistrement de la marque de commerce HARLEYWOOD par MPH Group Inc. (MPH ou la défenderesse).

 

[2]               L'appelante demande à la Cour :

            1.         d'accueillir l'appel et d'annuler la décision du registraire;

2.         d'ordonner au registraire de refuser la demande présentée par la défenderesse en vue de faire enregistrer la marque de commerce HARLEYWOOD.

 3.        les dépens du présent appel;

 

Contexte

[3]               Le 15 octobre 1997, MPH a présenté une demande en vue d'obtenir l'enregistrement de la marque de commerce HARLEYWOOD (la marque projetée) en se fondant sur son emploi projeté en liaison avec des services, en l'occurrence l'exploitation d'une boîte de nuit, et des marchandises, à savoir des casquettes, des maillots, des sweat-shirts, des polos de golf, des blousons, des t-shirts et des tasses à café.

 

[4]               Le 6 avril 1999, H-D Michigan a déposé une déclaration d'opposition à l'enregistrement de la marque projetée au motif qu'elle créait de la confusion avec les noms commerciaux et les marques de commerce de H-D Michigan. Le 7 mai 1999, MPH a déposé une contre-déclaration dans laquelle elle niait chacun des motifs d'opposition.

 

[5]               Une audience s'est déroulée devant le registraire le 24 novembre 2003. Aux termes de la décision qu'il a rendue le 1^er juin  2004, le registraire a rejeté l'opposition formée par H-D Michigan à l’enregistrement de la marque projetée.

 

Motifs du registraire

[6]               Le registraire a examiné plusieurs motifs d'opposition; voici ceux qui sont contestés dans le présent appel :

            1.         La marque projetée n'est pas enregistrable au sens de l'alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu'elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de H-D Michigan;

            2.         MPH n'est pas la personne admise à l'enregistrement de la marque au sens du paragraphe 16(3) de la Loi étant donné qu'à la date du dépôt, la marque créait de la confusion avec les marques de commerce que H-D Michigan avait antérieurement employées et révélées et avec les noms commerciaux HARLEY, HARLEY-DAVIDSON et HARLEY-DAVIDSON MOTOR CYCLES qu'elle avait antérieurement employés;

            3.         MPH ne devrait pas être autorisée à faire enregistrer la marque projetée, étant donné que celle-ci n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi, car elle ne permet pas de distinguer les services et marchandises de MPH de ceux de H-D Michigan et qu'elle n'est pas adaptée à les distinguer ainsi.

 

[7]               H-D Michigan a soumis au registraire une attestation d'authenticité de ses marques de commerce ainsi que les affidavits de John R. Troll, Douglas R. Decent, Ross Wilson Danaher, Christine de Lint et James Michael O’Hara. MPH a soumis l'affidavit de Rose Oppedisano.

 

[8]               Le registraire s'est demandé si H-D Michigan avait employé les marques de commerce en liaison avec les marchandises visées par la demande de MPH. Le registraire a relevé quelques lacunes dans les éléments de preuve soumis par H-D Michigan, et notamment le fait que H‑D Michigan n'avait pas déposé d'éléments de preuve au sujet de l'utilisation du produit par des détaillants ou d'autres renseignements sur les présumées ventes de vêtements, d'objets de collection et de souvenirs au Canada en liaison avec les marques de commerce de H-D Michigan. Le registraire a par conséquent estimé que la preuve n'était pas suffisante pour établir l'« emploi » ou l'« usage » au sens de l'article 4 de la Loi, ce qui porte un coup fatal à l'opposition formée par H‑D Michigan sur le fondement de l'article 16 de la Loi, pour ce qui est des marchandises.

 

[9]               Le registraire a également examiné les éléments de preuve suivant lesquels la marque de commerce HARLEY-DAVIDSON avait été employée en liaison avec des restaurants exploités à New York et à Las Vegas sous l'appellation « Harley-Davidson Café ». H-D Michigan avait présenté des éléments de preuve suivants lesquels on trouve au Harley-Davidson Café de New York une section connue sous le nom de « Harleywood » où les gens peuvent se faire photographier sur une motocyclette Harley-Davidson. Le registraire a écarté ces éléments de preuve parce que H‑D Michigan n'invoquait pas l'antériorité d'usage de la marque de commerce HARLEYWOOD comme motif d'opposition (voir le jugement Imperial Developments Ltd. c. Imperial Oil Ltd. (1984), 79 C.P.R. (2d) 12 (C.F. 1^re inst.)).

 

[10]           Le registraire a expliqué que la confusion constituait un des principaux motifs d'opposition. Le registraire a par conséquent examiné les critères énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi : (i) le caractère distinctif inhérent des marques; (ii) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; (iii) le genre de marchandises, services ou entreprises (iv) la nature du commerce; (v) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. Le registraire a signalé que le motif d'opposition tiré de l'alinéa 12(1)d) n'exigeait pas une preuve de l'utilisation des marques de commerce déposées de H‑D Michigan.

 

(i)  Caractère distinctif inhérent

[11]           Le registraire a estimé que la marque de commerce HARLEY-DAVIDSON de H‑D Michigan avait acquis un certain caractère distinctif en liaison avec les motocyclettes, mais pas en ce qui concerne les autres marchandises, parce qu'on ne lui avait pas soumis des « éléments de preuve appropriés » au sujet de l'usage de cette marque de commerce avec d'autres marchandises.

 

[12]           Le registraire a également constaté que les marques de commerce de H-D. Michigan ne possédaient pas un caractère distinctif suffisant en ce qui concerne les services de restauration et de bar. H‑D Michigan affirmait qu'elle avait octroyé à sa filiale lui appartenant en propriété exclusive Harley-Davidson Motor Company (Harley Davidson) une licence permettant à cette dernière d'utiliser les marques de commerce HARLEY et HARLEY-DAVIDSON. Elle affirmait aussi qu'en vertu de la licence qui lui avait été octroyée, Harley-Davidson était autorisée à accorder des sous‑licences permettant l'utilisation de ces marques de commerce partout dans le monde. Au Canada, Harley-Davidson aurait octroyé à Fred Deeley Imports Ltd. (Deeley) une sous-licence lui permettant d'utiliser les marques en question. Deeley aurait à son tour accordé à M. O'Hara une sous-licence lui permettant d'utiliser la marque de commerce HARLEY en liaison avec un restaurant du nom de « Jim’s Harley-Diner » situé à Delta, en Colombie-Britannique. Le registraire a toutefois estimé que H-D Michigan n'avait soumis aucun élément de preuve pour démontrer que Deeley était autorisée à octroyer la sous-licence en question et qu'elle n'avait présenté aucun élément de preuve au sujet des moyens employés par le concédant de la licence pour s'assurer de contrôler directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des services offerts par M. O’Hara. Le registraire a signalé que les pièces versées au dossier par M. O’Hara arboraient la marque HARLEY mais qu'elles ne précisaient pas le nom du titulaire de ces marques ni le fait qu'elles étaient employées sous licence. Le registraire a par conséquent conclu à l'absence de caractère distinctif de l'emploi des marques de commerce HARLEY et HARLEY-DAVIDSON en ce qui concerne les services de restauration étant donné que les marques en question n'étaient pas utilisées d'une manière qui était protégée par l'article 50 de la Loi.

 

(ii)  Période pendant laquelle les marques ont été en usage

[13]           H-D Michigan affirmait que la marque de commerce HARLEY-DAVIDSON avait été employée pour la première fois aux États-Unis en 1903. Le registraire a estimé que la durée de la période pendant laquelle les marques avaient été en usage favorisait nettement H-D Michigan.

 

(iii) et (iv)  Genre de marchandises, services ou entreprises et nature du commerce

[14]           Le registraire a estimé que les services visés par la marque projetée étaient semblables à ceux visés par les marques déposées n^os LMC 456061 (la marque HARLEY visant des services de restauration et de bar) et 455834 (la marque HARLEY-DAVIDSON visant des services de restauration et de bar) de H-D Michigan.

 

[15]           Le registraire a estimé que les marchandises visées par la marque projetée étaient semblables à celles visées par les marques déposées n^os LMC 28944 et 385695, 286289 et 286290 de H‑D Michigan, qui contiennent toutes les mots HARLEY-DAVIDSON et qui visent toutes des vêtements et des accessoires.

 

(v)  Degré de ressemblance

[16]           Le registraire a estimé que la marque projetée était différente de toutes les marques déposées de H-D Michigan tant sur le plan visuel que sur celui du son.

 

[17]           Vu l'absence de caractère distinctif des marques de commerce de H-D. Michigan relativement aux marchandises et services visés par la marque projetée, le registraire a conclu que MPH avait démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y avait aucun risque de confusion entre les marques.

 

[18]           Le registraire a fait observer que, s'il avait tort sur la question de l'absence de caractère distinctif, il aurait conclu à l'existence d'un risque de confusion entre la marque projetée et la marque de commerce déposée n^o LMC 456051 possédée par H-D Michigan relativement à la marque HARLEY en liaison avec des services de restauration en raison de la similitude suffisante constatée entre les marques en question.

 

Questions en litige

[19]           Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         Le registraire a-t-il commis une erreur en rejetant l'opposition formée par l'appelante à la demande présentée par la défenderesse en vue de faire enregistrer la marque?

 

Nouveaux éléments de preuve

[20]           H-D Michigan a soumis à la Cour fédérale des éléments de preuve complémentaires, à savoir les affidavits souscrits respectivement par Mick Cawthorn, Kevin Hampson, Bremner J. Green et Linda A. Heban. MPH a pour sa part présenté des éléments de preuve complémentaires en déposant un affidavit souscrit par Anne Ford.

 

Nouveaux éléments de preuve de la demanderesse

[21]           M. Cawthorn est le président et le propriétaire de Kane’s Motor Cycle Shop Ltd. Dans son affidavit, M. Cawthorn déclare que Deeley était autorisée, en vertu de la licence qui lui avait été concédée, à utiliser les marques HARLEY et HARLEY-DAVIDSON et que, avec l'autorisation de H-D Michigan, Deeley avait à son tour accordé à Kane’s Motor Cycle Shop Ltd une sous-licence lui accordant le droit d'utiliser les marques HARLEY et HARLEY-DAVIDSON dans le cadre de l'exploitation d'une concession Harley-Davidson et d'un bar-restaurant appelé « Kane's Harley‑Diner », lequel exerce ses activités à Calgary depuis 1999. L'affidavit précisait que H-D Michigan conservait le contrôle de l'usage des marques de commerce par Kane’s Motor Cycle Shop Ltd. À cet affidavit étaient également jointes quelques photographies illustrant l'emploi qui était fait des marques de commerce HARLEY et HARLEY-DAVIDSON en liaison avec Kane's Harley-Diner.

 

[22]           M. Hampson est un assistant juridique au service de l'avocat de H-D Michigan. M. Hampson a annexé à son affidavit une copie d'un article publié sur Internet dont le titre comprend le mot HARLEYWOOD. L'article en question parlait des vedettes de Hollywood intéressées aux motocyclettes Harley-Davidson. L'affidavit comprenait aussi des extraits du site Internet du Harley-Davidson Café de Las Vegas ainsi que des articles publiés sur Internet au sujet de Kane’s Harley Diner.

 

[23]           M. Green est le vice-président-directeur général de Deeley. Il déclare dans son affidavit que Deeley distribue des vêtements de marque Harley-Davidson à des concessionnaires situées un peu partout au Canada. Il cite dans son affidavit de nombreux extraits de catalogues de vêtements et d'accessoires, ainsi que des photographies de sacs et d'emballages utilisés pour les articles en question qui arborent tous de façon très visible les marques de commerce HARLEY-DAVIDSON. M. Green déclare par ailleurs dans son affidavit que Deeley a octroyé des licences relativement à l'exploitation des restaurants Jim’s Harley-Diner (qui a cessé ses activités en 2001) et Kane’s Harley Diner. Il affirme qu'aux termes des licences en question, Deeley contrôlait l'utilisation des marques de commerce pour le compte de H-D Michigan.

 

[24]           M^me Heban est vice-présidente et avocate principale spécialisée en marques de commerce chez H-D Michigan. Elle déclare dans son affidavit que Deeley est autorisée par licence à utiliser les marques de commerce HARLEY et HARLEY-DAVIDSON et que Deeley a, à son tour, octroyé des licences permettant à des concessionnaires Harley-Davidson du Canada d'utiliser les marques de commerce HARLEY. M^me Heban affirme qu'aux termes des licences en question, H-D Michigan assure le contrôle des caractéristiques et de la qualité des marchandises et services vendus au Canada en liaison avec les marques de commerce en question. Elle annexe à son affidavit des déclarations et des pièces tendant à démontrer que Harley-Davidson est une marque de grande valeur.

 

Nouveaux éléments de preuve de la défenderesse

[25]           MPH a soumis l'affidavit de M^me Anne Ford, assistante juridique de l'avocat de MPH. M^me Ford a présenté des éléments de preuve suivant lesquels l'enregistrement n^o LMC 456051 détenu par H‑D Michigan relativement à la marque de commerce HARLEY en liaison avec des services de restauration et de bar a été radié le 22 octobre 2004 pour défaut de preuve d'usage. MPH avait pris l'initiative de la procédure en radiation. M^me Ford déclare également dans son affidavit que la demande présentée par H-D Michigan en vue d'obtenir l'enregistrement de la marque de commerce HARLEY (demande n^o 0891624) en liaison avec divers produits vestimentaires sur le fondement d'un usage projeté était réputée avoir été abandonnée le 15 mai 2000.

 

[26]           L'affidavit de M^me Ford renvoyait à plusieurs pages Web citant des lieux, des marchandises et des services incorporant le nom HARLEY qui ne sont pas liées aux marchandises ou aux services de H-D Michigan.

 

Prétentions et moyens de l'appelante

[27]           Suivant l'appelante, les principales questions en litige sont celles de savoir si la défenderesse a établi qu'il n'existe aucun risque raisonnable de confusion entre la marque projetée et les marques de commerce et les noms commerciaux HARLEY et HARLEY-DAVIDSON antérieurement utilisés par H-D Michigan et celle de savoir si la défenderesse a établi que la marque projetée est adaptée à distinguer ses marchandises et services projetés de ceux de l'appelante.

 

Norme de contrôle

[28]           L'appelante affirme que, comme elle a déposé des éléments de preuve complémentaires significatifs, la norme de contrôle appropriée est celle de la décision correcte (voir l'arrêt Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A., [2002] 3 C.F. 405, 2002 CAF 29, au paragraphe 8).

 

Dates critiques

[29]           La défenderesse convient avec l'appelante que la date à retenir pour déterminer le droit à l'enregistrement de la marque en vertu du paragraphe 16(3) est celle du dépôt de la demande (15 octobre 1997), que la date applicable pour déterminer le caractère distinctif au sens de l'article 2 est la date d'opposition (6 avril 1999) et que la date à retenir pour déterminer si la marque projetée crée de la confusion avec une marque déposée au sens de l'article 12 est la date de la décision du registraire (1^er juin 2004).

 

Confusion

[30]           L'appelante rappelle que c'est à la personne qui cherche à obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce qu'il incombe de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa marque ne risque pas de créer de la confusion avec une marque de commerce déjà déposée et utilisée (voir l'arrêt Miss Universe, Inc. c. Bohna, [1995] 1 F.C. 614, (1994), 58 C.P.R. (3d) 381, à la page 387 (C.A.F.)).

 

[31]           L'appelante affirme que, bien que de simples affirmations ne suffisent pas pour établir l'usage d'une marque de commerce, des assertions de faits tendant à en démontrer l'usage sont suffisantes (voir l'arrêt Mantha & Associates c. Central Transport, Inc. (1994), 64 C.P.R. (3d) 354 (C.A.F.)). L'appelante affirme qu'elle a établi l'usage de ses marques de commerce par les éléments de preuve qu'elle a présentés, en soumettant notamment des éléments de preuve sur la façon dont les marques de commerce ont été employées et en présentant des preuves corroborantes significatives, au sujet notamment des chiffres de vente. Les nouveaux affidavits de MM. Heban et Green renferment par ailleurs de nouveaux faits démontrant l'usage. L'appelante soutient que le registraire a commis une erreur en écartant les éléments de preuve qu'elle lui avait soumis au sujet de l'emploi de la marque.

 

[32]           L'appelante affirme que ses marques de commerce HARLEY et HARLEY-DAVIDSON ont un caractère distinctif inhérent élevé car ce ne sont pas des termes qui sont couramment employés dans le domaine de la restauration et des bars ou dans l'industrie du vêtement. L'appelante ajoute que les marques de commerce en question ont acquis un caractère distinctif inhérent en raison de l'usage constant, durable et répandu qui en a été fait sur le marché, de sorte que ces marques font partie des marques de commerce les plus connues et possédant la plus grande valeur dans le monde.

 

[33]           L'appelante affirme que l'affidavit que M^me Ford a souscrit pour le compte de la défenderesse est dénué de toute pertinence parce qu'il contient des éléments de preuve qui sont postérieurs à la date de la décision du registraire. L'appelante explique que l'annulation de sa marque déposée n^o LMC 456051 portant sur des services de restauration et de bar est également dénuée de pertinence parce que les affidavits souscrits par MM. Cawthorn et O’Hara renferment suffisamment d'éléments de preuve au sujet de l'usage.

 

[34]           L'appelante explique qu'il peut y avoir confusion peu importe que les marchandises fassent partie ou non de la même catégorie générale. L'appelante affirme que, dans le cas qui nous occupe, vu la notoriété dont jouissent ses marques, le public supposera probablement que l'appelante endosse les marchandises et les services de la défenderesse.

 

[35]           L'appelante affirme que le mot HARLEYWOOD suppose par définition une association avec Harley-Davidson. Suivant l'appelante, la présence du mot HARLEY dans la première partie de la marque HARLEYWOOD constitue une usurpation des marques de commerce de l'appelante et l'ajout du suffixe générique WOOD ne suffit pas pour dissiper le risque de confusion.

 

[36]           L'appelante soutient que l'emploi antérieur que l'appelante a fait de la marque de commerce HARLEYWOOD dans le cadre de l'exploitation du Harley-Davidson Café devrait être considéré comme une des « circonstances de l'espèce » dont il est question au paragraphe 6(5) de la Loi. L'appelante a soumis des éléments de preuve tendant à démontrer que l'existence du Harley‑Davidson Café était antérieure à la date du dépôt de la demande de la marque de commerce de la défenderesse. Suivant l'appelante, c'est à tort que le registraire n'a pas tenu compte de ces éléments de preuve au motif que l'appelante n'avait pas mentionné l'usage du mot HARLEYWOOD dans sa déclaration d'opposition. Il n'est cependant pas nécessaire de plaider la marque de commerce dans la déclaration d'opposition pour qu'elle soit considérée comme faisant partie des « circonstances de l'espèce » (voir la décision Premdor Inc. c. Alcan Aluminium Ltd. (1997), 84 C.P.R. (3d) 393, à la page 400 (Registraire des marques de commerce)).

 

Absence de caractère distinctif

[37]           L'appelante affirme que le registraire a commis une erreur en concluant que les marques de commerce HARLEY et HARLEY-DAVIDSON n'étaient pas distinctives, compte tenu de l'insuffisance de la preuve présentée au sujet de l'existence d'un contrat de licence. L'appelante explique que ce n'est pas parce qu'un usage déterminé n'entre pas dans le champ d'application de l'article 50 qu'une marque devient pour autant non distinctive. Le caractère distinctif est une question de fait qui doit être tranchée en fonction du message que la marque transmet aux consommateurs (voir le jugement White Consolidated Industries, Inc. c. Beam of Canada Inc. (1991), 47 F.T.R. 172, 39 C.P.R. (3d) 94 (C.F. 1^re inst)). L'appelante affirme qu'en tout état de cause, les nouveaux affidavits renferment amplement d'éléments de preuve pour établir que les marques de commerce HARLEY et HARLEY-DAVIDSON ont été employées sous licence et que l'appelante les contrôle.

 

[38]           L'appelante affirme par conséquent que la défenderesse n'a pas démontré qu'il n'existe pas de risque raisonnable de confusion entre les marques ou que la marque projetée est adaptée pour distinguer ses marchandises et ses services de ceux de l'appelante.

 

Prétentions et moyens de la défenderesse

Norme de contrôle

[39]           La défenderesse affirme que, comme l'appelante n'a pas soumis de nouveaux éléments de preuve importants, la norme applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter.

 

Confusion et caractère distinctif

[40]           La défenderesse affirme que la seule marque de commerce déposée pertinente de l'appelante est la marque de commerce HARLEY enregistrée sous le numéro LMC 456051 et destinée à être utilisée en liaison avec des services de restauration et de bar. Cette marque de commerce a depuis été radiée. La défenderesse soutient que la radiation rend l'appel sans objet pour ce qui est des services de restauration et de bar (voir le jugement Everlast World’s Boxing Headquarters Corp. c. Amethyst Investment Group, Inc., 2004 CF 875, (2004) 33 C.P.R. (4th) 307).

 

[41]           La défenderesse affirme que les nouveaux éléments de preuve offerts par l'appelante en ce qui concerne l'octroi d'une licence pour les marques de commerce HARLEY et HARLEY‑DAVIDSON et le contrôle de ces marques relativement à l'exploitation de restaurants à Delta (Colombie-Britannique) et à Calgary (Alberta) ne sont pas importants parce qu'il n'existe pas d'éléments de preuve permettant de conclure à l'octroi d'une licence avant les dates pertinentes, à savoir octobre 1997 dans le cas de la confusion prévue au paragraphe 16(3), et le 6 avril 1999, dans le cas de la confusion prévue à l'article 2.

 

[42]           La défenderesse explique que les marques de commerce HARLEY de l'appelante sont intrinsèquement faibles, parce que Harley est à la fois un nom et un nom de famille (alinéa 12(1)a) de la Loi).

 

[43]           La défenderesse affirme que l'appelante ne possède pas d'enregistrement qui porte exclusivement sur le terme HARLEY en ce qui concerne des vêtements, mais que l'appelante possède des enregistrements pour la marque de commerce HARLEY-DAVIDSON en ce qui a trait à des vêtements. Suivant la défenderesse, l'appelante n'a pas réussi à produire une seule pièce tendant à démontrer que la marque HARLEY elle-même a été employée sur des vêtements et l'appelante aurait en fait abandonné sa demande d'enregistrement de la marque HARLEY en ce qui concerne les vêtements. La défenderesse affirme que l'autre marque de commerce de H‑D Michigan, HARLEY-DAVIDSON, est suffisamment différente de la marque HARLEYWOOD projetée pour ne pas créer de risque de confusion.

 

[44]           La défenderesse signale que l'appelante ne prétend pas qu'elle a fait enregistrer la marque HARLEY en liaison avec des tasses à café et elle ajoute que l'appelante n'a pas déposé d'éléments de preuve au sujet des ventes d'articles portant la marque de commerce HARLEY en liaison avec des tasses à café.

 

Analyse et décision

 

 

[45]           Première question en litige

            Quelle est la norme de contrôle applicable?

            La décision du registraire doit être révisée selon la norme de la décision raisonnable simpliciter (aussi appelée « norme de la décision manifestement erronée »). Toutefois, lorsque des éléments de preuve supplémentaires sont soumis à notre Cour et que ces éléments de preuve auraient pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour doit en venir à ses propres conclusions au sujet du bien-fondé de la décision du registraire (voir l'arrêt Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A., [2002] 3 C.F. 405, 2002 CAF 29, au paragraphe 8).

 

[46]           L'appelante a soumis de nouveaux éléments de preuve tendant à démontrer que les marques de commerce HARLEY et HARLEY-DAVIDSON ont fait l'objet d'une licence et ont été employées en liaison avec Kane’s Harley-Diner, un restaurant exploité à Calgary (Alberta) depuis 1999. L'appelante a déposé d'autres éléments de preuve au sujet du restaurant Jim’s Harley-Diner de Delta, en Colombie-Britannique. L'appelante n'a pas soumis d'éléments de preuve permettant de savoir si ces restaurants étaient exploités à la date du dépôt de la demande (le 15 octobre 1997), qui est la date applicable pour évaluer le droit à l'enregistrement, ou à la date de l'opposition (le 6 avril 1999), qui est la date applicable pour apprécier le caractère distinctif. On ne saurait donc affirmer que les nouveaux éléments de preuve présentés au sujet des restaurants auraient pu avoir un effet sur les conclusions de fait tirées par le registraire relativement aux motifs d'opposition sur le fondement de l'absence de droit à l'enregistrement ou de l'absence de caractère distinctif. En revanche, les nouveaux éléments de preuve en question sont pertinents pour trancher la question de la confusion dont il est question à l'alinéa 12(1)d), laquelle est évaluée à la date de la décision du registraire. Ces nouveaux éléments d'information auraient fait partie des « circonstances de l'espèce » dont il y a lieu de tenir compte aux termes du paragraphe 6(5) et ils auraient eu un effet sur les conclusions de fait du registraire.

 

[47]           L'appelante a soumis d'autres éléments de preuve au sujet des contrats de licence et du degré de contrôle qu'elle exerce sur les caractéristiques ou la qualité des marchandises et des services. L'appelante a également présenté des éléments de preuve pour établir l'usage de ses marques de commerce relativement à des vêtements et à des accessoires, et en ce qui concerne des services de restauration relativement au Harley-Davidson Café de New York et de Las Vegas. Bien que ces éléments de preuve reprennent en grande partie ceux qui avaient déjà été portés à la connaissance du registraire, les nouveaux éléments de preuve donnent des exemples concrets des marchandises et des services utilisés et révélés, ainsi que des exemples précis du contrôle exercé sur les contrats de licence. Les nouveaux éléments de preuve portent sur les marchandises et les emballages relatifs aux marchandises arborant les marques de commerce, sur les chiffres de ventes des marchandises au Canada et sur des articles publiés sur Internet dans lesquels il est question du Harley-Davidson Café et de la marque HARLEYWOOD. Ces éléments de preuve tentent de corriger les lacunes de la preuve initiale qui, selon le registraire, était insuffisante pour établir l'« emploi » ou l'« usage » au sens de l'article 4 de la Loi. J'estime donc que ces éléments de preuve auraient pu avoir un effet sur les conclusions de fait du registraire.

 

[48]           La défenderesse a soumis à la Cour des éléments de preuve complémentaires sous la forme d'un affidavit souscrit par M^me Ford. Cet affidavit établit que, le 22 octobre 2004, la marque de commerce HARLEY enregistrée sous le numéro LMC 456051 par H-D Michigan en vue d'être utilisée en liaison avec des services de restauration et de bar a été radiée pour défaut d'usage. Ces éléments de preuve sont importants et ils auraient eu un effet sur l'appréciation de la confusion au sens de l'alinéa 12(1)d) par le registraire (voir le jugement Everlast World’s Boxing Headquarters Corp. c. Amethyst Investment Group, Inc., 2004 CF 875).

 

[49]           Qui plus est, l'affidavit de M^me Ford établit que, le 15 mai 2000, la demande présentée par H-D Michigan en vue d'obtenir l'enregistrement de la marque de commerce HARLEY (demande n^o 0891624) en liaison avec divers produits vestimentaires sur le fondement d'un usage projeté était réputée avoir été abandonnée. Ce fait est important parce que le paragraphe 16(5) de la Loi prévoit que le droit, pour un requérant, d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce enregistrable n’est pas atteint par l’emploi antérieur ou la révélation antérieure d’une marque de commerce ou d’un nom commercial créant de la confusion, par une autre personne, si cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion a été abandonné à la date de l’annonce de la demande du requérant. En l'espèce, la demande relative à la marque projetée HARLEYWOOD a été annoncée le 4 novembre 1998, une date antérieure à la date de l'abandon de la marque de commerce HARLEY visant divers produits vestimentaires. Le registraire n'a pas tenu compte du paragraphe 16(5) pour rendre sa décision, car les parties n'avaient pas soulevé la question devant lui, pas plus qu'elles ne l'ont évoquée en appel devant notre Cour. J'estime toutefois que les éléments de preuve relatifs à la demande visant la marque de commerce qui a été abandonnée donnent lieu à l'application du paragraphe 16(5) et qu'ils sont par conséquent importants pour trancher la question du droit à l'enregistrement.

 

[50]           Comme les parties ont présenté de nouveaux éléments de preuve qui auraient eu un effet sur les conclusions de fait du registraire, la norme de contrôle à appliquer est celle de la décision correcte.

 

[51]           Seconde question en litige

            Le registraire a-t-il commis une erreur en rejetant l'opposition formée par l'appelante à la demande présentée par la défenderesse en vue de faire enregistrer la marque?

            On peut regrouper sous trois rubriques les motifs que le registraire a invoqués pour rejeter l'opposition et qui sont en appel devant la Cour :

            1.         Confusion au sens de l'article 12;

            2.         Absence de droit à l'enregistrement au sens de l'article 16;

            3.         Absence de caractère distinctif au sens de l'article 2.

 

[52]           Je me propose de traiter d'abord du premier motif, en l'occurrence la confusion au sens de l'article 12.

 

[53]           Après que le registraire eut rendu sa décision, la marque de commerce HARLEY enregistrée sous le numéro LMC 456051 par H-D Michigan en vue d'être utilisée en liaison avec des services de restauration et de bar a été radiée pour défaut d'établir l'usage. On ne peut donc plus considérer que cette marque de commerce crée de la confusion avec la marque projetée au sens de l'alinéa 12(1)d) de la Loi en ce qui concerne les services d'une boîte de nuit.

 

[54]           Il reste les marques de commerce déposées de H-D Michigan n^os LMC 294796 (la marque HARLEY pour des motocyclettes), LMC 28944 (la marque HARLEY-DAVIDSON pour des motocyclettes et des vêtements et accessoires de motocyclettes) et LMC 455834 (la marque HARLEY-DAVIDSON pour des services de restauration et de bar). H-D Michigan possède d'autres marques de commerce déposées pour divers services et marchandises se rapportant directement ou indirectement aux motocyclettes, mais elles ne sont pas utiles pour déterminer le risque de confusion.

 

[55]           Je suis convaincu, vu l'ensemble de la preuve dont je dispose, que l'appelante a établi qu'elle a employé ses marques de commerce.

 

[56]           La date à retenir pour évaluer la confusion que la marque projetée risque de créer avec une marque de commerce déposée au sens de la Loi est la date de la décision du registraire.

 

[57]           Pour décider si des marques de commerce créent de la confusion, il faut tenir compte de l'article 6 de la Loi. Par souci de commodité, je reproduis les dispositions pertinentes de l'article 6 :

6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

 

[...]

 

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :

 

 

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

 

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

 

c) le genre de marchandises, services ou entreprises;

 

d) la nature du commerce;

 

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.

 

 

Je vais maintenant examiner à tour de rôle chacun des facteurs relatifs à la confusion.

 

[58]           Caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus

            J'estime que les marques de commerce de l'appelante ont un caractère distinctif inhérent. La défenderesse n'a pas soumis d'éléments de preuve pour démontrer que d'autres personnes avaient employé les marques de commerce HARLEY et HARLEY DAVIDSON de la demanderesse en liaison avec des services de restauration et de bar ou des marchandises telles que des vêtements ou des tasses. Le consommateur canadien n'aurait pas l'impression que les marques sont employées couramment dans le domaine de la restauration et des bars ou dans l'industrie du vêtement.

 

[59]           J'estime en outre que les marques de l'appelante ont acquis un caractère distinctif élevé. Les marques sont bien connues en raison de l'usage constant et durable dont elles ont fait l'objet sur le marché. Environ 34 000 motocyclettes Harley-Davidson ont été vendues au Canada entre 1999 et 2002. Ces motocyclettes sont expédiées dans des boîtes qui portent les marques de commerce Harley et Harley-Davidson de la demanderesse et qui arborent le dessin Harley Davidson. La marque de commerce Harley-Davidson a été reconnue comme faisant partie des marques ayant la plus grande valeur partout dans le monde à l'occasion d'un sondage sur les meilleures marques à l'échelle mondiale qui a été mené par le magazine Businessweek en 2001, 2002 et 2003. Chaque année depuis 1988, Fred Deeley Imports Limited (FDIL), une entreprise canadienne à qui l'appelante a octroyé une sous-licence, distribue plus de 10 000 exemplaires du catalogue Harley‑Davidson à des concessionnaires situés un peu partout au Canada qui les remettent ensuite à des clients ou à des clients éventuels. Depuis 1988, des vêtements et accessoires Harley‑Davidson fabriqués sous licence officielle ont été vendus au Canada dans des magasins grande surface tels que Zellers, Sears, Mark’s Work Warehouse, Wal-Mart, Toys “R” Us, ainsi que d'autres magasins de vêtements indépendants. Les marques de commerce HARLEY et HARLEY-DAVIDSON sont également employées et affichées au restaurant et bar Kane’s Harley-Diner, qui est exploité par Kane’s Motorcycle Shop Ltd., un concessionnaire autorisé Harley-Davidson. Le restaurant est situé en face d'un concessionnaire de motocyclettes et il exerce ses activités à Calgary depuis 1999.

 

[60]           En revanche, la marque projetée de la défenderesse n'est pas employée au Canada.

 

[61]           Je suis d'accord avec l'appelante pour dire que la force de la marque Harley est remarquable. L'alinéa 6(5)a) joue en faveur de l'appelante.

 

[62]           Période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage       Les marques de commerce de l'appelante sont employées au Canada depuis 1914, année où le premier concessionnaire autorisé HARLEY-DAVIDSON a ouvert ses portes au Canada. La marque de commerce projetée de la défenderesse n'a pas été employée au Canada. Dans l'arrêt United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp. [1998] 3 C.F. 534, (1998), 80 C.P.R. (3d) 247, au paragraphe 25, la Cour d'appel fédérale explique que la marque qui est employée depuis longtemps est présumée, par rapport à une marque plus récente, avoir créé une certaine impression à laquelle il faut accorder du poids. L'alinéa 6(5)b) favorise l'appelante.

 

[63]           Genre de marchandises, services ou entreprises

            La défenderesse se propose de vendre des vêtements et des tasses et d'exploiter une boîte de nuit. Ce sont des activités qui ressemblent beaucoup aux marchandises et aux services offerts par l'appelante. Ce facteur favorise l'appelante.

 

[64]           Nature du commerce et degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent

            Dans l'arrêt United Artists, précité, la Cour d'appel fédérale déclare, au paragraphe 30 :

S'apparente à l'examen du genre de marchandises ou de services celui de la nature du commerce dans lequel ces marchandises ou services circulent. Le risque de confusion est plus grand lorsque les marchandises ou les services, bien que différents, sont distribués dans le même genre de magasins ou appartiennent à la même catégorie générale de biens [...]

En l'espèce, les marchandises et services sont semblables et la nature du commerce est identique, en l'occurrence des vêtements et des services de restauration et de bar offerts à des clients.

 

[65]           Le degré de ressemblance entre les marques de commerce est frappant. Les marques commencent toutes les deux par le mot HARLEY. Il existe une différence dans la présentation et le son, étant donné que, dans le cas de la marque projetée « Harleywood » le mot WOOD est accolé au mot HARLEY, mais cet élément n'est pas déterminant, étant donné que le critère consiste à examiner le degré de ressemblance entre les marques sur le plan de la présentation, du son et de la signification. En l'espèce, la défenderesse a incorporé au complet la marque HARLEY de la demanderesse. Qui plus est, il a été jugé que le premier élément de la marque est celui qui revêt la plus grande importance lorsqu'il s'agit d'évaluer les risques de confusion. Suivant un autre principe, même s'il faut examiner la marque comme un tout (et non la disséquer pour en faire un examen détaillé), il est tout de même possible d'en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public (voir l'arrêt United Artists, précité, à la page 23). J'estime en outre que l'adjonction du mot WOOD au mot HARLEY ne dissipe pas la confusion. Dans le jugement Cartier Inc. c. Cartier Optical Ltd./Lunettes Cartier Ltée. (1988),  20 C.P.R. (3d) 68 (C.F. 1^re inst.), le juge Dubé écrit, à la page 75 :

[. . .] L'ajout du mot « Lunettes » à « Cartier » ne dissipe pas vraiment la confusion. Voici ce que Fox a écrit dans The Canadian Law of Trademarks and Unfair Competition, 3^e éd. (1972) à la page 392 :

 

[traduction] [...]  La quantité d'éléments ajoutés destinés à établir la véritable provenance des marchandises ne peut modifier la question [...]  En effet, comme l'indiquent plusieurs décisions, le fait même que des ajouts soient apportés à une marque de commerce ne fait qu'établir que le défendeur savait qu'il frisait la violation [...]

 

[66]           Je suis d'avis que les facteurs énumérés aux alinéas 6(5)c) et d) favorisent l'appelante.

 

[67]           Toutes les circonstances de l'espèce

            L'appelante a, depuis le dépôt de la demande de la défenderesse, employé la marque de commerce HARLEYWOOD en liaison avec l'exploitation du réputé Harley Davidson Café de New York. On trouve au Harley-Davidson Café une section connue sous le nom de « Harleywood » où les gens peuvent se faire photographier sur une motocyclette Harley-Davidson. L'agent chargé de l'audience n'a pas considéré que ces éléments de preuve faisaient partie des circonstances de l'espèce parce qu'ils n'étaient pas cités dans la déclaration d'opposition. Il s'agit là d'une erreur car ces éléments de preuve peuvent malgré tout être considérés comme faisant partie des circonstances de l'espèce. Ces éléments de preuve favorisent l'appelante.

 

[68]           Compte tenu du fait que tous les facteurs examinés favorisent l'appelante, je ne vais pas tenter d'attribuer une valeur à chacun d'entre eux.

 

[69]           Dans l'arrêt Miss Universe, Inc. c. Bohna, [1995] 1 C.F. 614, la Cour d'appel fédérale déclare, aux paragraphes 10 et 11 :

En décidant s'il y a vraisemblance de confusion, la Cour doit tenir compte de toutes les circonstances, y compris celles visées au paragraphe 6(5) précité.

Il appartient toujours à celui qui demande à enregistrer une marque de commerce d'établir que, selon la prépondérance des probabilités, il n'y a aucune probabilité de confusion avec une autre marque de commerce déjà employée et enregistrée.

 

[70]           À la suite de l'analyse à laquelle je me suis livré, je ne suis pas convaincu que la défenderesse s'est acquittée du fardeau qui lui incombait d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucun risque de confusion entre sa marque projetée et les marques de l'appelante n^os LMC 294796 (la marque HARLEY pour des motocyclettes), LMC 28944 (la marque HARLEY-DAVIDSON pour des motocyclettes et des vêtements et accessoires de motocyclettes) et LMC 455834 (la marque HARLEY-DAVIDSON pour des services de restauration et de bar). La décision du registraire est mal fondée et elle doit être annulée. Ma conclusion est renforcée par le fait que la défenderesse n'a pas laissé entendre qu'elle avait une raison personnelle d'adopter une marque de commerce qui comprend le mot HARLEY.

 

[71]           Vu ma conclusion sur la confusion, il n'est pas nécessaire que j'aborde les autres motifs d'opposition.

 

[72]           L'appel de l'appelante est accueilli et l'appelante a droit aux dépens.

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

[73]                       LA COUR :

            1.         ACCUEILLE l'appel de l'appelante et ANNULE la décision du registraire;

            2.         ORDONNE au registraire des marques de commerce de rejeter la demande d'enregistrement de la marque de commerce HARLEYWOOD;

            3.         ADJUGE à l'appelante les dépens de l'appel.

 

« John A. O’Keefe »

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

ANNEXE

 

Dispositions législatives applicables

 

     Voici les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 :

 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1617-04

 

INTITULÉ :                                       H-D MICHIGAN, INC.

 

                                                            et

 

                                                            THE MPH GROUP

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 16 NOVEMBRE 2005

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 28 AVRIL 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mark. K. evans Geneviève Provost	POUR LA DEMANDERESSE
Tony Bortolin	POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Smart & Biggar Toronto (Ontario)	POUR LA DEMANDERESSE
MacBeth & Johnson Toronto (Ontario)	POUR LA DÉFENDERESSE