Dossier : T-294-96
Référence : 2004 CF 1038
Toronto (Ontario), le 27 juillet 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MARTINEAU
ENTRE :
APOTEX INC.
demanderesse
(défenderesse reconventionnelle)
et
MERCK & CO. INC. et
MERCK FROSST CANADA & CO.
défenderesses
(demanderesses reconventionnelles)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Par ordonnance en date du 4 février 2004, la protonotaire Mireille Tabib a exigé que Merck & Co. Inc. et Merck Frosst Canada Inc. (désignées collectivement sous le nom de « Merck » ) présente un affidavit supplémentaire de documents devant uniquement énumérer toutes les pièces pertinentes quant aux pertes de ventes et profits attribuables aux activités d'Apotex Inc. (Apotex) constituant une contrefaçon du brevet canadien numéro 1,275,349 (le brevet 349), le tout devant être complété à l'intérieur de la période de temps à être décidée par le gestionnaire d'instance ou le protonotaire, et demeurant assujetti aux dépens à être adjugés selon l'issue de l'affaire.
L'ACTION DE 1991
[2] Le présent appel correspond à la procédure la plus récente d'une longue saga judiciaire qui a débuté en 1991. Pendant un certain temps, Apotex a fabriqué et vendu au Canada une version générique d'un produit Merck appelé Vasotec. Merck était d'avis que ces activités constituaient une contrefaçon du brevet 349[1]. En 1991, Merck a entamé une action en contrefaçon à l'encontre d'Apotex (dossier numéro T-2408-91). Apotex a invoqué un certain nombre de moyens à l'appui de sa défense et a aussi présenté une demande reconventionnelle en vue de faire déclarer invalides certaines revendications du brevet 349. La Cour a finalement conclu que le brevet 349 était valide, et qu'il avait été contrefait[2].
[3] Pour ce qui est de la réparation pécuniaire découlant de la contrefaçon du brevet 349 reconnue par le jugement du 14 décembre 1994 (Merck & Co. c. Apotex Inc. (1994), 88 F.T.R. 260 (C.F. 1re inst.), (1994), 59 C.P.R. (3d) 133 (C.F. 1re inst.)), il y a eu audience, en février 1995, relativement au droit de Merck d'opter pour la restitution des bénéfices. Apotex a prétendu que la Cour devait refuser d'accorder la restitution des bénéfices comme redressement en equity; en plus de soulever la question du retard. Le juge MacKay a tranché que Merck avait droit à la restitution des bénéfices[3]. À son avis, rien dans la preuve factuelle ne justifiait que la Cour refuse une réparation par restitution des bénéfices si telle était la volonté de Merck. La Cour d'appel a confirmé la validité de l'ordonnance du juge MacKay à cet égard (dossier A-180-95, 23 octobre 1995).
L'ACTION DE 1996
[4] En 1996, Apotex a intenté la présente action pour obtenir un jugement déclaratoire portant que la fabrication et la vente de comprimés d'énalapril provenant d'énalapril sous licence acquis après l'instruction de l'action de 1991 ne constituaient pas une contrefaçon du brevet 349[4]. Merck a présenté une défense et, après en avoir obtenu l'autorisation, elle a, par demande reconventionnelle, sollicité un jugement déclaratoire de contrefaçon relativement à l'énalapril dont faisait état la déclaration. En défense à la demande reconventionnelle, Apotex a allégué l'invalidité du brevet 349. Ces allégations ont été radiées pour le motif que la validité du brevet avait été tranchée de façon définitive dans l'action intentée en 1991[5].
[5] Dans le cadre de l'action de 1996, les deux parties ont présenté des requêtes en jugement sommaire sur la question de la contrefaçon. Les éléments de preuve produits à cet égard comprenaient la preuve de l'acquisition d'énalapril en 1994. Il n'y a pas eu de preuve qu'Apotex avait acquis d'autre énalapril après l'instruction de l'action intentée en 1991. Le juge McKeown a rejeté la requête en jugement sommaire d'Apotex et a accueilli celle de Merck en se fondant sur le principe de l'autorité de la chose jugée[6].
[6] À la suite du jugement sommaire rendu par ordonnance en date du 31 mai 2002, le juge McKeown a accordé, en autres, une déclaration de contrefaçon du brevet 349 sur requête de Merck. Il a aussi décidé que Merck était en droit de choisir entre des dommages-intérêts et la comptabilisation des profits après interrogatoire préalable d'Apotex. Il a également ordonné le renvoi de l'affaire pour qu'une enquête soit tenue et que soient tranchées différentes questions de fait concernant la demande de Merck en dommages-intérêts/profits et sa demande en dommages exemplaires ou punitifs. En ce qui a trait au droit à la comptabilisation des profits, le juge McKeown a précisé que celui-ci est normalement reconnu à moins de circonstances justifiant une décision différente. Soulignant que l'ordonnance sollicitée par Merck était « exactement la même » que celle prononcée par la Cour en 1991, il a indiqué qu'il ne voyait « aucune dissemblance significative qui justifierait une décision différente. Se fondant sur la preuve au dossier, le juge McKeown a conclu que Merck n'était pas déchue du droit à un redressement en equity pour cause de retard, de malhonnêteté alléguée dans la divulgation des documents et d'invalidité du brevet.
[7] Apotex a interjeté appel de l'ordonnance du juge McKeown. Par jugement en date du 30 juin 2003, la Cour d'appel a accueilli l'appel en partie et a modifié l'ordonnance de la Cour pour, entre autres, assujettir la procédure de réparation à un ensemble de directives (Apotex Inc. c. Merck & Co. (2003), 26 C.P.R. (4th) 278 (C.A.F.), [2003] A.C.F. no 1034 (C.A.F.) (QL)). Ainsi, si Merck désire se réserver la possibilité de solliciter la comptabilisation des profits au lieu de dommages-intérêts, les deux parties devraient avoir le droit de procéder à des interrogatoires préalables sur des questions relatives à la réparation. Elles devraient avoir le droit d'être entendues sur la question de savoir s'il convient d'autoriser à Merck à exercer un choix. Ce dernier point relève d'un juge et non d'un arbitre. La question des dommages punitifs ne devrait pas être examinée avant que toutes les autres réparations aient été établies; le juge et non un arbitre devra ensuite déterminer s'il y a lieu d'accorder si des dommages punitifs et, le cas échéant, les quantifier.
[8] En résumé, la Cour d'appel a décidé que les conclusions du juge McKeown relatives aux réparations pécuniaires étaient prématurées étant donné qu'Apotex n'avait pas encore eu la possibilité de découvrir des éléments de preuve quant aux faits pertinents sur ces questions et qu'il n'était pas opportun d'examiner la question des dommages punitifs avant que les autres réparations aient été établies. Le juge Sharlow, qui a rédigé les motifs, a reconnu à Apotex le droit de se constituer une preuve en défense à une demande de comptabilisation des profits[7]. Le juge McKeown avait essentiellement refusé d'autoriser la tenue d'interrogatoires préalables parce qu'il estimait que « les faits se rapportant au droit de Merck d'exercer un choix n'ont pas changé » . Aux paragraphes 32 et 33, le juge Sharlow écrit :
Il y a beaucoup de poids à accorder à l'argument selon lequel, si Merck désire ne pas choisir maintenant le recours qu'elle exercera, Apotex devrait aussi avoir le droit de chercher des éléments de preuve pour se défendre contre une éventuelle restitution des bénéfices. Toutefois, le juge des requêtes n'a pas donné ce droit à Apotex parce que, dans le cadre de l'action intentée en 1991, il a été jugé que Merck avait le droit d'exercer un choix, et que le juge des requêtes ne pouvait discerner aucun changement survenu dans les faits se rapportant à ce droit.
Respectueusement, nous divergeons d'opinion avec le juge des requêtes sur ce point. Nous ne pouvons voir comment le juge des requêtes pouvait décider que les faits se rapportant au droit n'avaient pas changé, alors qu'Apotex n'a pas encore eu la possibilité de découvrir des éléments de preuve se rapportant à ces faits. Ànotre avis, le juge des requêtes a commis une erreur en permettant à Merck d'exercer ce choix après avoir procédé à l'interrogatoire préalable d'Apotex, sans avoir d'abord permis à Apotex d'interroger au préalable Merck sur des questions de réparation, de manière à ce qu'elle puisse présenter des observations convenables sur la question de savoir s'il convient d'accorder à Merck le droit d'exercer ce choix. Cette erreur peut être corrigée en apportant au jugement les modifications qui s'imposent (se reporter à la rubrique intitulée "Conclusions" ci-dessous).
[9] Si je comprends bien les décisions du juge McKeown et de la Cour d'appel, leur référence aux changements se rapportant au droit de Merck d'exercer un choix et assujettis à la communication préalable, n'a de sens que si l'on accepte que l'autorité de la chose jugée ou issue estoppel s'applique aux faits existants lors de l'instruction de l'action intentée en 1991.
LE PRÉSENT APPEL
[10] Le 4 février 2004, la protonotaire Tabib a ordonné que Merck présente un affidavit supplémentaire de documents énumérant toutes les pièces pertinentes quant aux pertes de ventes et profits attribuables aux activités d'Apotex jugées contrefaire le brevet. Toutefois, pour cause d'absence totale de pertinence, et pour les motifs mentionnés dans son ordonnance, la protonotaire a écarté certains documents qu'Apotex voulait voir inclus dans ladite ordonnance, à savoir tous les documentsdont Merck avait la possession, la garde ou la responsabilité et concernant :
a) le retard de Merck à intenter un procès contre Apotex relativement au brevet 349;
b) le mauvais étiquetage des comprimés de Vasotec par Merck en ce qui a trait à la présence de maléate d'énalapril;
c) la « faiblesse » du brevet 349;
d) l'entrave commerciale de Merck relativement aux tentatives d'Apotex de vendre son produit.
(les documents demandés).
[11] Apotex soutient que la protonotaire a commis une erreur de droit et de principe, et qu'elle a exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur un principe erroné ou sur une mauvaise appréciation des faits en ce qui concerne les facteurs devant guider la Cour. Apotex considère que la seule question que devait trancher la protonotaire était celle de savoir si la demanderesse avait fourni une preuve suffisante pour donner à penser que des documents additionnels existaient mais n'avaient pas été fournis par Merck en ce qui concerne son droit à une réparation en equity par voie de comptabilisation des profits. En fait, Apotex soutient au surplus que les documents susmentionnés sont tous pertinents au regard de la question en litige. Essentiellement, Apotex prétend que la protonotaire n'a pas donné effet au jugement de la Cour d'appel dont il a été question précédemment.
[12] L'ordonnance prononcée par la protonotaire est à la fois interlocutoire et discrétionnaire. La norme de contrôle applicable à une telle ordonnance a été clairement établie par le juge MacGuigan dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investment Ltd. (1993), 149 N.R. 273 (C.A.F.), [1993] 2 C.F. 425, aux p. 462 et 463 (C.A.F.), (Z.I. Pompey Industrie c. ECU-Ligne N.V. (2003), 224 D.L.R. (4th) 577, au par. 18 (C.S.C.), [2003] 1 R.C.S. 450 (C.S.C.)). Je considère que la protonotaire n'a pas commis d'erreur de droit. À mon avis, elle a correctement interprété et jugement de la Cour d'appel lui a donné effet. La protonotaire a examiné tous les facteurs pertinents. Je ne suis pas convaincu qu'en refusant d'ordonner la production de documents sans pertinence à ses yeux pour trancher les questions en litige, la protonotaire était manifestement dans l'erreur. Même si je tenais pour acquis que l'ordonnance de la protonotaire soulève des questions « cruciales » quant à l'issue de l'affaire, ce qui n'est pas le cas à mon avis vu la nature procédurale de l'ordonnance en question[8], il demeure que, en réexaminant l'affaire de novo, j'exercerais mon pouvoir discrétionnaire de la même façon que l'a fait la protonotaire en l'espèce.
[13] Premièrement, je ne vois aucune lacune ou erreur manifeste dans l'approche générale de la protonotaire, et je fais pleinement miennes les remarques suivantes :
[Traduction] Conséquemment, je trancherai la requête d'Apotex comme n'importe quelle requête visant à exiger un affidavit supplémentaire de documents en me demandant si les documents sollicités peuvent être pertinents quant aux points en litige entre les parties, et si la preuve qui m'a été présentée démontre que les documents existent et n'ont pas été communiqués.
Quand la Cour d'appel a reconnu le droit à la communication d'Apotex, elle a reconnu son droit de procéder à des interrogatoires préalables dans le cadre normal des Règles de la Cour. Elle ne l'a pas autorisée à mener une recherche à l'aveuglette pour faire une enquête générale sur tous les faits et gestes de Merck, circonscrits ou soulevés par tout acte de procédure, dans le but de trouver à tout hasard un élément pouvant donner lieu à une allégation pertinente. En conséquence, pour ce qui est de sa requête, Apotex a la charge d'établir, en se fondant sur les actes de procédure, la preuve et les arguments, la pertinence des questions en litige et l'existence des documents s'y rapportant.
[14] À première vue, un affidavit portant sur la production de documents indique de façon concluante quels sont les documents pertinents et privilégiés, mais la cour a le pouvoir d'ordonner un affidavit supplémentaire. En l'espèce, il est raisonnable d'inférer que même si la Cour d'appel a reconnu le droit général d'Apotex de procéder à des interrogatoires préalables, ce droit n'est pas absolu. Le droit d'Apotex d'interroger Merck sur des questions liées à la reconnaissance, en equity, du droit à la comptabilisation des profits est clairement subordonné aux exigences de raisonnabilité et de pertinence, exigences à leur tour assujetties aux Règles et à la jurisprudence applicable. Il est clair que la charge d'établir que la divulgation d'information par Merck est inadéquate repose sur Apotex, qui a formulé cette allégation. Apotex doit établir que les documents existent, que Merck en a la possession ou la garde, et que ces documents sont pertinents (même si leur pertinence ultime et leur valeur probante seront des questions à être tranchées par le juge de première instance).
[15] Le but de la communication préalable qu'elle se fasse oralement ou par voie de production de documents est d'obtenir des admissions visant à faciliter la preuve de toutes les questions qui sont dûment en litige entre les parties. La question de savoir si un document « se rapporte » à un point litigieux de l'affaire repose sur l'interprétation raisonnable des actes de procédure. À cet égard, la partie qui exige la production d'un document doit démontrer que l'information contenu dans ce document peut directement ou indirectement faire avancer sa cause ou nuire à celle de l'opposante (SmithKline Beecham Animal Health c. Canada (2002), 291 N.R. 113, par. 24 (C.A.F.), [2002] A.C.F. no 837 (C.A.F.) (QL)). Le simple fait qu'Apotex s'oppose globalement à la comptabilisation des profits, sans allégations de fait spécifiques dans ses actes de procédures, ne l'autorise pas à entreprendre une « recherche à l'aveuglette » . De plus, il n'est pas loisible à une partie d'élargir indéfiniment le champ de la communication en formulant des allégations non pertinentes qui, même si elles étaient fondées, ne sauraient influer sur l'issue de l'action (Fox, Canadian Patent Law and Practice (4e édition), p. 456 et 457).
[16] L'application des principes de l'autorité de la chose jugée et de la fin de non-recevoir a également une incidence sur la question de la pertinence. Les documents sur lesquels une partie ne peut s'appuyer ou qu'elle ne peut employer de quelque façon pour attaquer la cause d'une autre partie sont, en regard de ces principes, fondamentalement dépourvus de pertinence. La communication de tels documents entraîne une perte inutile de temps et d'argent. En cette matière, l'exercice du pouvoir discrétionnaire judiciaire est justifié. En l'espèce, il serait contraire à l'économie des Règles que la pertinence des documents sollicités par Apotex soit uniquement appréciée par un juge ultérieurement, soit une fois terminés les interrogatoires préalables.
[17] Deuxièmement, en ce qui concerne chaque catégorie spécifique de documents qu'Apotex souhaite voir produire et pour laquelle la protonotaire a opposé un refus, je ne vois aucun motif pour remettre en question les conclusions de celle-ci à cet égard. Assurément, elles ne sont pas manifestement erronées, car l'exercice du pouvoir discrétionnaire n'était pas fondé sur un principe erroné ou une mauvaise appréciation des faits.
[18] Pour ce qui est du retard de Merck à intenter une poursuite relativement au brevet 349, la protonotaire indique que la question a déjà été appréciée par le juge MacKay et qu'ainsi tout document y afférent n'est pas pertinent. Elle affirme aux pages 2 et 3 :
[Traduction] Cette question a été soulevée dans la première action portant sur l'énalapril (T-2408-91) et opposant les mêmes parties; le juge MacKay a décidé que : « [I]l n'existe toutefois aucun élément indiquant que la durée de cette période [entre 1979 et 1990] s'explique par les actes ou les mesures prises par les demanderesses. » La question de savoir si le retard a été causé par Merck dans le cadre de sa poursuite relative au brevet 349 a été tranchée définitivement par le juge MacKay dans la décision T-2408-91, et suivant les principes de la fin de non-recevoir, Apotex n'est pas en droit de présenter quelque preuve que ce soit pour attaquer cette décision. Tout document portant sur cette question est en conséquence totalement dépourvu de pertinence.
[Non souligné dans l'original.]
[19] Dans le dossier T-2408-91, le juge MacKay a reconnu que Merck avait droit à la réparation par comptabilisation des profits (Merck & Co. Inc. et al. c. Apotex Inc. (1995), 60 C.P.R. (3d) 298, aux p. 301 et 302 (C.F. 1re inst.), [1995] A.C.F. no 403 (C.F. 1re inst.) (QL)). Dans la présente instance, ce même moyen a été soulevé par Apotex devant le juge McKeown en ce qui concerne la requête visant à fixer les modalités du jugement sommaire par lequel il tranchait que Merck n'avait pas perdu son droit à un redressement en equity du fait de sa conduite. Cette conclusion n'a pas été remise en question par la Cour d'appel (dossier A-407-02). À la lumière de ce qui précède, la protonotaire a reconnu avec justesse qu'Apotex n'a pas mis en preuve dans sa requête que les circonstances avaient changé depuis la décision du juge MacKay dans le dossier T-2408-91, et qu'elles étaient susceptibles d'avoir des conséquences quant au droit à la comptabilisation des profits.
[20] En ce qui a trait au mauvais étiquetage des comprimés de Vasotec par Merck au sujet de la présence de maléate d'énalapril, la protonotaire a écrit à la page 3 :
[Traduction] Je ne vois pas comment cette question pourrait être pertinente quant au droit de Merck à la comptabilisation des profits.
Il est vrai que la comptabilisation des profits est un redressement en equity qui relève du pouvoir discrétionnaire de la cour et que, en exerçant son pouvoir, celle-ci est en droit d'examiner si le breveté a agi de façon inéquitable envers le contrefacteur. Mais, je ne vois pas comment le fait que Merck ait pu tromper le public quant à la présence de maléate d'énalapril dans ses comprimés de Vasotec peut être interprété comme une conduite inéquitable envers Apotex. Il n'existe pas de principe de droit qui veut qu'un demandeur se voie nier le droit à la comptabilisation des profits du fait d'une conduite inéquitable - ou même carrément malhonnête - si cette conduite est sans incidence pour le contrefacteur ou ses activités. Mise à part la tentative de peindre en noir le nom de Merck, Apotex n'a pas plaidé ni tenté d'expliquer comment l'étiquetage de Merck a eu ou a encore une incidence sur les profits d'Apotex et sur le droit de Merck à la comptabilisation.
[21] Je ne vois pas d'erreur manifeste dans le raisonnement précédent. Selon la théorie du demandeur « sans reproche » , pour qu'une partie se voit refuser une réparation en equity à laquelle aurait normalement droit, en raison de sa conduite passée, il faut que cette conduite soit liée directement à l'objet de la demande[9]. À mon avis, la protonotaire Tabib a estimé avec justesse que toute conduite alléguée concernant le produit commercial de Merck, le Vasotec, ne pouvait avoir aucune pertinence ou lien avec Apotex ou avec la contrefaçon continue du brevet 349. Incidemment, je répète que, dans le dossier T-2408-91, la question avait également été soulevée par Apotex comme motif d'invalidation du brevet 349, mais a été jugée non pertinente[10].
[22] En ce qui concerne la faiblesse du brevet, la protonotaire a écrit ce qui suit aux pages 3 et 4 :
[Traduction] Soulever cette question revient ni plus ni moins à plaider encore une fois l'invalidité du brevet 349. De fait, en avançant cet argument, Apotex tente d'établir que, même s'il a été définitivement décidé que le brevet 349 est valide, elle détient maintenant des éléments de preuve pouvant démontrer l'invalidité du brevet et que, même si cette preuve ne peut être avancée pour contester sa responsabilité face à Merck, l'on doit au moins en tenir compte pour décider si Merck devrait avoir droit à la comptabilisation des profits. En d'autres mots, Apotex prie la Cour de reconnaître que le brevet est valide pour contrer la contrefaçon, mais invalide aux fins de la comptabilisation des profits. Cet argument est insoutenable. Les questions de fait et de droit afférentes à la détermination de la validité du brevet 349 ont été définitivement tranchées par plus d'une décision de notre Cour et de la Cour d'appel. Vu la doctrine de la fin de non-recevoir, il est impossible pour Apotex de remettre en question cette conclusion pour quelque raison que ce soit, y compris la question du droit à la comptabilisation des profits. Les documents se rapportant à cette question sont donc dépourvus de toute pertinence.
[23] Encore là, je suis d'avis qu'il n'y a pas d'erreur dans le raisonnement précédent. La protonotaire a adéquatement reconnu qu'Apotex cherche de nouveau à contester la validité du brevet 349. À cet égard, Apotex s'appuie sur un affidavit d'un avocat et agent de brevet du nom de Ivor Hugues, en date du 31 juillet 2001, selon lequel le brevet 349 serait invalide (par. 8, affidavit d'Ivor Hugues fait sous serment le 31 juillet 2001, pièce O de l'affidavit de H.B. Radomski). La validité du brevet de Merck a été définitivement reconnue dans le dossier T-2808-01. De plus, la possibilité pour Apotex de plaider l'invalidité du brevet 349 pour se défendre contre l'accusation de contrefaçon de Merck dans la présente action, notamment en présentant de nouveaux arguments et motifs d'invalidité depuis l'affaire T-2408-91, ????a été écartée pour cause de chose jugée. Toutes les voies d'appel ont été épuisées[11].
[24] Pour ce qui est de l'ingérence de Merck sur le marché eu égard aux tentatives d'Apotex de vendre son produit, la protonotaire a écrit aux pages 4 et 5 :
Le dossier de requête d'Apotex ne définit pas ce qu'il faut entendre par « l'ingérence » de Merck quant à la pénétration du marché par Apotex.
À ce propos, notons que l'affidavit de M. Radomski se reporte à huit documents ou lettres en date du 14, 15 et 16 décembre 1994, soit au moment où Apotex et son président, Bernard Sherman, ont été reconnus coupables d'outrage au tribunal pour avoir transgressé l'injonction permanente interdisant la vente de comprimés Apo-énalapril contrefaits. Je ne vois pas comment la conduite de Merck, qui empêchait ou visait à empêcher Apotex de vendre des produits contrefaits en transgression de l'injonction pendant cette période, pourrait être de quelque façon pertinente quant à la comptabilisation des profits pour des ventes par Apotex de produits contrefaits. Les actes légitimes d'une partie en vue de prévenir une contrefaçon sont loin d'être pertinents quant à la question du droit à la comptabilisation des profits. Ce n'est que si ces actes dépassent les limites permises et deviennent abusifs qu'ils peuvent devenir pertinents. Quelle que soit l'interprétation du droit retenue, Merck était, à partir du 14 décembre, en droit de prendre des mesures pour empêcher Apotex de vendre des produits contrefaits tout comme il était interdit à Apotex de contrefaire les produits de Merck. Toute tentative d'Apotex de « pénétrer le marché » était illégale. La façon dont la conduite parfaitement légale de Merck pourrait entraîner la perte de son droit à la comptabilisation des profits n'est pas expliquée ni même sous-entendue par Apotex. Il n'y a pas non plus d'allégations dans les actes de procédure ou dans le dossier de requête d'Apotex voulant que la conduite de Merck soit inadéquate de quelque façon que ce soit.
[25] Comme l'a reconnu la protonotaire, il n'y a, dans le dossier de requête d'Apotex, aucune indication quant à la signification du mot « ingérence » . Les actes de procédures d'Apotex dans le dossier T-294-96 ne contiennent aucune allégation à cet égard. Les documents sur lesquels s'appuie Apotex dans son [traduction] « nouvel affidavit de documents modifié » sont des documents en date des 14, 15 et 16 décembre 1994, tous antérieurs à la décision originale pour permettre la restitution des bénéfices au profit de Merck et Merck Frosst dans le dossier T-2408-91 et également antérieurs à tout acte de procédure déposé dans le cadre de la présente action. Comme l'a aussi reconnu la protonotaire, ces documents présentés sous le titre « ingérence dans le marché » se rapportent aux tentatives faites par Merck pour mettre fin à la transgression de l'injonction permanente et à la poursuite des ventes de comprimés d'Apo-énalapril par Apotex, les 15 et 16 décembre 1994. De fait, cette conduite a donné lieu à un outrage au tribunal confirmé en appel, avec autorisation du pourvoi rejetée[12]. Apotex n'apporte aucune preuve ou explication montrant en quoi le fait que Merck ait cherché à mettre fin à la conduite illégale et répréhensible d'Apotex et du Dr Sherman au mépris de l'autorité de la cour peut fonder une allégation d'ingérence dans le marché et constituer un motif de refuser à Merck le droit à la comptabilisation des profits.
[26] En conclusion, j'estime que l'ordonnance de la protonotaire respecte l'arrêt de la Cour d'appel et suit les principes applicables quant au pouvoir discrétionnaire de notre Cour d'ordonner un affidavit supplémentaire de documents. La protonotaire n'a pas commis d'erreur en refusant d'ordonner la production de documents vu sa conclusion sur la question de la pertinence. Étant donné l'issue de la présente affaire, Merck a droit aux dépens dans les deux instances.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la requête présentée par Apotex Inc. en vue d'obtenir une ordonnance annulant l'ordonnance de la protonotaire Tabib soit rejetée avec dépens contre Apotex dans les deux instances.
« Luc Martineau »
Juge
Traduction certifiée conforme
Évelyne Côté, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-294-96
INTITULÉ : APOTEX INC.
demanderesse
(défenderesse reconventionnelle)
et
MERCK & CO. INC. et
MERCK FROSST CANADA & CO.
défenderesses
(demanderesses reconventionnelles)
DATE DE L'AUDIENCE : le 29 avril 2004
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE MARTINEAU
DATE DES MOTIFS : le 27 juillet 2004
COMPARUTIONS :
Andrew Brodkin,
David Lederman
pour la demanderesse
(défenderesse reconventionnelle)
Andrew Macklin, c.r.,
Constance Too
pour les défenderesses
(demanderesses reconventionnelles)
Page : 2
AVOCATS AU DOSSIER :
Goodmans, s.r.l.
Avocats
Toronto (Ontario)
pour la demanderesse
(défenderesse reconventionnelle)
Gowling Lafleur Henderson, s.r.l.
Avocats
Ottawa (Ontario)
pour les défenderesses
(demanderesses reconventionnelles)
COUR FÉDÉRALE
Date : 20040727
Dossier : T-294-96
ENTRE :
APOTEX INC.
demanderesse
(défenderesse reconventionnelle)
et
MERCK & CO. INC. et
MERCK FROSST CANADA & CO.
défenderesses
(demanderesses reconventionnelles)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le brevet 349 concerne l'énalapril et le maléate d'énalapril, des composés du médicament Vasotec.
[2] Merck & Co. c. Apotex Inc. (1994), 88 F.T.R. 260 (C.F. 1re inst.), (1994), 59 C.P.R. (3d) 133 (C.F. 1re inst.). Apotex a interjeté appel du jugement et a eu gain de cause en partie (Merck & Co. c. Apotex Inc., [1995] 2 C.F. 723 (C.A.F.), (1995), 60 C.P.R. (3d) 356 (C.A.F.)). La Cour a tranché que l'article 56 de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, exempte Apotex de toute responsabilité pour contrefaçon au regard du maléate d'énalapril. Le libellé de l'injonction permanente a été modifié. Pour le reste, la décision de 1re instance a été confirmée, notamment quant au constat de contrefaçon relatif aux 44,9 kg d'énalapril sous licence qu'Apotex avait acheté en mars 1993 d'une partie étrangère innommée, qui avait acquis ce composé de Delmar avant l'échéance de sa licence obligatoire. À la suite du procès de 1991, Apotex a vendu et a participé d'une certaine façon à la vente de comprimés d'énalapril faisant partie de son inventaire. La Cour a par la suite conclu que ces transactions transgressaient l'injonction permanente. (Merck & Co. c. Apotex Inc. (2000), 5 C.P.R. (4th) 1 (C.F. 1re inst.), [2000] A.C.F. no 297 (C.F. 1re inst.) (QL), appel accueilli en partie (2003), 241 F.T.R. 160 (C.A.F.), (2003), 25 C.P.R. (4th) 289 (C.A.F.)).
[3] Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc. (1995), 60 C.P.R. (3d) 298 (C.F. 1re inst.), [1995] A.C.F. no 403 (C.F. 1re inst) (QL).
[4] En mai et octobre 1994, c'est-à-dire après le procès de 1991, mais avant le jugement du 14 décembre 1994, Apotex a acheté 772,9 kg d'énalapril sous licence à une partie étrangère innommée, qui avait acquis ce composé de Delmar avant l'échéance de sa licence obligatoire (l'énalapril de 1994). Au procès de 1991, il n'y a pas eu de preuve relative à l'énalapril de 1994. Cela n'a rien d'étonnant puisque Apotex a acquis l'énalapril de 1994 postérieurement à la fin de l'instance. En 1994 ou 1995, lorsque Merck a commencé à soupçonner Apotex d'avoir acquis de l'énalapril après le procès de 1991, elle a tenté de diverses façons de faire en sorte que les acquisitions postérieures au procès tombent sous le coup des réparations obtenues dans le cadre de l'action de 1991. Merck a échoué dans sa tentative. (Merck & Co c. Apotex Inc. (1995), 106 F.T.R. 99 (C.F. 1re inst.), (1995), 64 C.P.R. (3d) 456 (C.F. 1re inst.); (1996), 113 F.T.R. 267 (C.F. 1re inst.), (1996), 67 C.P.R. (3d) 463 (C.F. 1re inst.); (1997), 161 F.T.R. 161 (C.F. 1re inst.), [1997] A.C.F. no 1852 (C.F. 1re inst.) (QL); (1997), 77 C.P.R. (3d) 541 (C.F. 1re inst.), [1997] A.C.F. no 1317 (C.F. 1re inst.) (QL); (1998), 143 F.T.R. 161 (C.F. 1re inst.), (1998), 78 C.P.R. (3d) 376 (C.F. 1re inst.) confirmé en appel (1999), 293 N.R. 316 (C.F. 1re inst.), [1999] A.C.F. no 2022 (C.A.F.) (QL), autorisation d'appel refusée, [2000] A.C.S. no 79; (1998), 84 C.P.R. (3d) 172 (C.F. 1re inst.), [1998] A.C.F. no 1595 (C.F. 1re inst.) (QL)).
[5] Apotex c. Merck & Co., [1999] A.C.F. no 1706 (1re inst.) (QL), confirmé en appel, [2000] A.C.F. no 1909 (C.A.) (QL)
[6] Apotex Inc. c. Merck & Co. (2001), 11 C.P.R. (4th) 38 (C.F. 1re inst.), [2001] A.C.F. no 115 (C.F. 1re inst.) (QL). Le juge a considéré que les faits de l'espèce n'étaient pas différents des faits de l'action de 1991, et a rejeté l'argument d'Apotex voulant que l'arrêt Eli Lilly & Co. c. Apotex Inc., [1998] 2 R.C.S. 129 (C.S.C.), (1998), 161 D.L.R. (4th) 1 (C.S.C.), ait changé le droit au point d'écarter le principe de l'autorité de la chose jugée. Le jugement sommaire a été confirmé en appel (Apotex c. Merck & Co., [2003] 1 C.F. 242 (C.A.F.), (2002), 19 C.P.R. (4th) 163 (C.A.F.). L'autorisation de pourvoi en Cour suprême du Canada a été rejetée. (Apotex Inc. c. Merck & Co., [2002] A.C.S. no 323).
[7] Comme l'a noté le juge Sharlow, la comptabilisation des profits est un redressement en equity la cour doit accorder dans l'exercice de sa compétence en equity lorsque les circonstances le justifient. Dans un souci d'équité, la réparation par voie de comptabilisation des profits ne devrait pas être accordée malgré une objection du contrefacteur sauf si celui-ci a d'abord eu l'occasion raisonnable de soutenir que l'equity ne saurait autoriser la réparation par voie de comptabilisation des profits. Mais, le droit de soumettre des arguments est « vide de sens » en l'espèce si Apotex ne peut obtenir « l'information pertinente » de Merck.
[8] Le critère du caractère « crucial » est rigoureux. Conséquemment, on ne devrait pas conclure trop rapidement qu'une question, aussi importante soit-elle, est cruciale (voir l'analyse du juge Isaac dans Aqua-Gem, précité, aux p. 454 et 455, à propos du rôle du protonotaire tel qu'il a été élaboré dans une opinion minoritaire pratiquement non contestée sur cette question par l'opinion majoritaire rédigée par le juge MacGuigan). Voir également Merck & Co. c. Apotex Inc. (2003), 315 N.R. 175 (C.A.F.), [2003] A.C.F. no 1925, aux p. 18 et 19 (C.A.F.) (QL).
[9] Procter & Gamble Co. et al. c. Kimberly-Clark of Canada Ltd. (1990), 29 C.P.R. (3d) 545 (C.A.F.), [1990], A.C.F. no 58 (C.A.F.) (QL)
[10] Merck & Co. c. Apotex Inc. (1995), 59 C.P.R. (3d) 133 (C.F. 1re inst.), (1994), 88 F.T.R. 260 (C.F. 1re inst.).
[11] Merck & Co. c. Apotex Inc. (1995), 59 C.P.R. (3d) 133 (C.F. 1re inst.), (1994), 88 F.T.R. 260 (C.F. 1re inst.); Merck & Co Inc. et al. c. Apotex Inc. (1995), 180 N.R. 373 (C.A.F.), (1995), 60 C.P.R. (3d) 356 (C.A.F.), autorisation de pourvoi refusée. Décision du juge Lemieux, en date du 5 novembre 1999, Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc. (1999), 179 F.T.R. 12 (C.F. 1re inst.), [1999] A.C.F. no 1706 (C.F. 1re inst.) (QL) confirmée (2000), 266 N.R. 360 (C.A.F.), [2000] A.C.F. no 1909 (C.A.F.) (QL); Apotex Inc. c. Merck & Co. (2002), 214 D.L.R. (4th) 429 (C.A.F.), (2002), 19 C.P.R. (4th) 163 (C.A.F.) confirmant (2001) 11 C.P.R. (4th) 38 (C.F. 1re inst.), [2001] A.C.F. no 115 (C.F. 1re inst.) (QL).
[12] Motifs du jugement du juge MacKay, dossier T-2408-91, en date du 7 mars 2000, publiés sous l'intitulé Merck & Co. Inc. et al. c. Apotex Inc. (2000), 5 C.P.R. (4th) 1 (C.F. 1re inst.), [2000] A.C.F. no 297 (C.F. 1re inst.) (QL); motifs du jugement supplémentaire du MacKay, dossier no T-2408-91, en date du 5 juin 2001, publiés sous l'intitulé Merck & Co. Inc. et al. c. Apotex Inc. (2001), 206 F.T.R. 51 (C.F. 1re inst.), (2001), 12 C.P.R. (4th) 456; motifs du jugement du juge Sexton, dossier no A-226-00, en date du 26 mai 2003, autorisation de pourvoi refusée, publiés sous l'intitulé Merck & Co. Inc. et al. c. Apotex Inc. (2003), 227 D.L.R. (4th) 106 (C.A.F.), (2003), 25 C.P.R. (4th) 289 (C.A.F.).