Décisions de la Cour fédérale

Date : 20020604

Dossier : T-1627-00

                                                                                              Référence neutre : 2002 CFPI 633

ENTRE :

                                                                 INTUIT INC.

                                                                                                                                          appelante

                                                                                                                               (demanderesse)

                                                                         - et -

                                                             QUICKLAW INC.

                                                                                                                                              intimée

                                                                                                                                (défenderesse)

                                               MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HANSEN

[1]                 La Cour statue sur un appel interjeté en vertu de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 (la Loi), d'une décision en date du 30 juin 2000 par laquelle la Commission des oppositions des marques de commerce (la Commission) a rejeté l'opposition de l'appelante à la demande d'enregistrement de marque de commerce canadienne n^o 776,251 portant sur la marque de commerce QUICKTAX.

Contexte

[2]                 L'appelante, Intuit Inc. (Intuit), vend des logiciels de finances personnelles conçus pour un usage domestique. Le produit de l'appelante est vendu partout au pays, principalement dans des commerces de vente au détail. L'appelante utilise la marque QUICKTAX au Canada sur des produits et du matériel publicitaire en liaison avec son logiciel de préparation de déclaration de revenus des particuliers.

[3]                 L'intimée Quicklaw Inc. (Quicklaw) a déposé le 21 février 1995 une demande en vue de faire enregistrer la marque de commerce QUICKTAX. Intuit a pour sa part déposé presque cinq mois plus tard, le 4 juillet 1995, une demande d'enregistrement de la marque de commerce QUICKTAX.

[4]                 La demande de Quicklaw était fondée sur un emploi au Canada de la marque de commerce QUICKTAX remontant à décembre 1988 en liaison avec des marchandises et des services, en l'occurrence des [TRADUCTION] « logiciels » et [TRADUCTION] « l'exploitation d'une entreprise donnant aux utilisateurs des directives sur la façon d'utiliser des bases de données, et leur donnant accès à un système de traitement de texte, au courrier électronique et à un réseau de télécommunications » .

[5]                 En réponse à la publication de la demande d'enregistrement de la marque de commerce dans le Journal des marques de commerce, Intuit s'est opposée à la demande de Quicklaw.

La déclaration d'opposition

[6]                 Voici les moyens d'opposition invoqués par l'appelante qui nous intéressent dans le présent appel :

La demande ne respecte pas les articles 2, 3 et 4 de la Loi, notamment pour les raisons suivantes :

i.          la marque de commerce n'est pas distinctive au sens de l'article 2, étant donné qu'elle ne permettait pas de distinguer les marchandises et services de la demanderesse Quicklaw des marchandises et services de l'opposante Intuit;

ii.          la marque de commerce n'a pas été adoptée dans le but de créer une distinction au sens de l'article 3 de la Loi;

iii.         la demanderesse Quicklaw n'a pas employé et n'avait pas l'intention d'employer la marque de commerce en liaison avec les marchandises et services décrits dans sa demande d'enregistrement au sens des paragraphes 4(1) et 4(2) de la Loi.

[7]                 À l'appui de sa déclaration d'opposition, l'appelante a déposé les affidavits de MM. Chad Frederick et Bruce Johnson, qui sont des administrateurs et des employés d'Intuit. Les déclarants ont été contre-interrogés au sujet de leur affidavit. La transcription, les annexes et les engagements qui ont été donnés faisaient partie de la preuve soumise à la Commission des oppositions et ils ont été versés au dossier de la présente demande.

La contre-déclaration

[8]                 En réponse à la déclaration d'opposition d'Intuit, Quicklaw a déposé une contre-déclaration dans laquelle elle réfute les allégations de l'appelante. À l'appui de sa contre-déclaration, Quicklaw a notamment produit l'affidavit de M^me Lillian Simkins, vice-présidente, Administration, chez QL Systems Inc. Intuit n'a pas contre-interrogé M^me Simkins.

Preuve soumise au registraire

[9]                 Intuit affirme que la marque QUICKTAX a été employée au Canada sur son produit et son matériel publicitaire en même temps que la marque de l'intimée pendant au moins trois ans avant la date pertinente pour déterminer le caractère distinctif de la marque de commerce.

[10]            Intuit soutient que la vente de son logiciel de marque QUICKTAX génère des recettes d'environ 2 000 000 $ par année et qu'elle dépense plus de 500 000 $ par année pour faire la publicité et la promotion de ses produits au Canada. Des exemples représentatifs de cette publicité ont été annexés à l'affidavit de M. Chad Frederick pour illustrer l'emploi que l'appelante fait de la marque QUICKTAX. Intuit maintient en outre que ses produits sont vendus sur tout le territoire canadien par l'intermédiaire surtout de commerces de vente au détail dans le cours normal des affaires.

[11]            Quicklaw a témoigné qu'elle emploie depuis septembre 1987 le nom et la marque QUICKTAX en liaison avec une série de bases de données fiscales et de services fiscaux connexes. Quicklaw explique qu'elle emploie les préfixes QUICK et QUIC en liaison avec bon nombre de ses produits et services depuis sa création en 1973. En septembre 1987, Quicklaw a retenu les services d'une agence de publicité pour tirer parti de l'achalandage et de la réputation de la marque de commerce QUICKLAW en créant une nouvelle image cohérente de Quicklaw. À l'automne 1987, il a été décidé que tous les services fournis par Quicklaw contiendraient le mot QUICK. La marque de commerce QUICKTAX a été conçue pour être utilisée en liaison avec les bases de données fiscales et d'autres services fiscaux de Quicklaw.

[12]            Quicklaw a soumis des documents pour démontrer qu'elle avait commencé à employer la marque de commerce QUICKTAX en janvier 1988 dans sa correspondance et en novembre 1988 dans sa publicité. En 1991, de la publicité portant sur les services offerts en liaison avec la marque de commerce QUICKTAX faisait partie des services offerts par Quicklaw dans ses brochures publicitaires ainsi que dans le guide de l'usager distribué à grande échelle partout au Canada.

[13]            Dans sa déposition, M^me Lillian Simkins a déclaré qu'elle croyait que l'emploi de la marque de commerce QUICKTAX par Intuit créera de la confusion dans l'esprit des clients de Quicklaw. Elle a déclaré sous serment que les clients s'attendent à ce que les marques comportant le préfixe QUICK et qui relèvent du domaine juridique et fiscal proviennent de Quicklaw.

La décision du registraire

[14]            Dans sa décision écrite du 30 juin 2000, le registraire a rejeté chacun des moyens d'opposition invoqués par Intuit.

[15]            Au sujet de plusieurs des moyens d'opposition invoqués, le registraire a conclu que l'opposante ne s'était pas déchargée du fardeau de preuve qui lui incombait. En ce qui concerne les autres moyens, le registraire a conclu que l'opposante n'avait pas plaidé suffisamment de faits.

[16]            Le registraire a tiré les conclusions suivantes au sujet de la preuve :

[17]            Le registraire a également conclu qu'Intuit n'avait pas respecté les engagements qu'elle avait donnés lors de son contre-interrogatoire dans les cas où les réponses qu'elle pouvait donner étaient susceptibles de fournir des éclaircissements au sujet de la question de savoir quand elle avait commencé à utiliser la marque QUICKTAX.

[18]            Sur la question de savoir si la marque de commerce QUICKTAX qui fait l'objet d'une demande d'enregistrement crée de la confusion avec la marque QUICKTAX de l'opposante, le registraire a signalé que l'opposante devait se décharger du fardeau qui lui incombait de prouver : 1) qu'Intuit a employé sa marque avant la date revendiquée par Quicklaw, en l'occurrence, le 31 décembre 1988, et 2) qu'Intuit n'avait pas renoncé à employer la marque à la date de publication de la demande d'enregistrement de la marque, en l'occurrence le 12 juillet 1995.

[19]            Le registraire a conclu ce qui suit :

[20]            Le registraire a finalement rejeté le moyen d'opposition tiré du caractère distinctif. Il a estimé que la date à retenir pour juger du caractère distinctif était celle à laquelle la procédure d'opposition avait été entamée, c'est-à-dire le 18 janvier 1996.

[21]            Le registraire a conclu ce qui suit :

Norme de contrôle applicable en appel

[22]            En ce qui concerne les appels des décisions du registraire des marques de commerce qui sont interjetés en vertu de l'article 56 de la Loi, la Cour d'appel fédérale a récemment souligné que la Cour doit faire preuve d'une grande retenue judiciaire envers les décisions du registraire qui relèvent de son champ de connaissances spécialisées, en particulier lorsqu'aucun nouvel élément de preuve n'a été porté à la connaissance de la Cour. Voici, à cet égard, ce que le juge Rothstein déclare dans l'arrêt Brasseries Molson, société en nom collectif c. John Labatt Ltée, [2000] 3 C.F. 145, [2000] A.C.F. n^o 159, au paragraphe 51 :

Questions en litige

[23]            L'appelante soulève les questions suivantes :

1) Le registraire a-t-il commis une erreur en concluant que Quicklaw avait créé une « famille » de marques de commerce?

2) Le registraire a-t-il commis une erreur en exigeant de l'opposante qu'elle nie le caractère distinct de la marque dont l'enregistrement est demandé dans le contexte de la famille des marques Quicklaw?

Prétentions et moyens des parties

« Famille » de marques

[24]            Intuit invoque la décision U.L. Canada Inc. c. Wells' Dairy Inc., [1999] C.O.M.C. 59 pour affirmer que celui qui affirme posséder une « famille de marques » doit prouver que chacune des marques de sa famille est utilisée. Intuit soutient que Quicklaw n'a pas réussi à démontrer que chacune des marques qui composent sa « famille de marques » avait été utilisée.

[25]            Intuit soutient également que la présomption du registraire suivant laquelle des consommateurs connaissaient déjà bien la famille de marques de Quicklaw et qu'ils associeraient plus volontiers la marque QUICKTAX à Quicklaw qu'à tout autre négociant ne repose sur aucun fondement factuel et sur aucune preuve.

[26]            Intuit affirme en outre que le registraire a commis une erreur en tenant compte des chiffres de ventes et de publicité de Quicklaw pour la période de 1974 à 1987. L'appelante soutient que ces chiffres rendent compte du chiffre de ventes et de publicité des produits de Quicklaw avant qu'on puisse prétendre qu'une famille de marques existait; elle en conclut que ces chiffres ne sont donc pas pertinents.

[27]            L'appelante affirme en conséquence que le registraire a obligé l'opposante à satisfaire à un critère préliminaire trop sévère pour pouvoir obtenir gain de cause dans une procédure d'opposition.

[28]            Quicklaw soutient que la preuve soumise au registraire établit non seulement que la marque QUICKTAX était utilisée par Quicklaw, mais aussi qu'un grand nombre d'autres marques de la « famille » de marques de commerce de Quicklaw étaient utilisées. M^me Simkins a témoigné au sujet de l'emploi des marques de commerce QUICK, et notamment des marques QUICKTAX, QUICKSEARCH, QUICKLAW, QL QUICKLAW & DESIGN, QUICKMAIL, QUICKLINK, QUICKNET et QUICKCITE.

[29]            Quicklaw affirme en outre que la question de savoir si l'emploi a été démontré pour chacune des marques de la famille est sans importance parce que Quicklaw a fait la preuve que la marque QUICKTAX avait elle-même généré un important chiffre de ventes jusqu'à la date pertinente.

Analyse

[30]            J'accepte la thèse de l'intimée. M^me Simkins a témoigné de la « date de premier emploi » de Quicklaw pour chaque marque de sa famille de marques de commerce. Intuit n'a pas contre-interrogé M^me Simkins et n'a pas autrement contesté son témoignage. Son témoignage doit par conséquent être accepté.

[31]            Pour justifier sa conclusion que « les consommateurs qui connaissaient déjà bien la famille de marques de [Quicklaw] associeraient plus volontiers la marque QUICKTAX à [Quicklaw] qu'à tout autre négociant » , le registraire s'est fondé sur le fait que Quicklaw avait établi «    non seulement le chiffre de ventes et de publicité pour sa marque QUICKTAX à compter de 1988, mais également le chiffre de ventes et de publicité concernant sa famille des produits QUICK pour la période de 1974 à 1996 » .

[32]            À cet égard, je suis d'accord avec l'appelante pour dire que le registraire a commis une erreur. Pour la période de 1974 à 1987, il n'y a aucun élément de preuve qui permette de penser qu'il existait une famille de marques. J'estime toutefois que cette erreur ne porte pas un coup fatal à la décision du registraire.

[33]            Indépendamment de la question de savoir s'il existait ou non une famille de marques au cours de la période de 1974 à 1987, une famille de marques a bel et bien existé au cours des années ultérieures qui précèdent la date pertinente. Il s'ensuit que la conclusion du registraire suivant laquelle la marque QUICKTAX est distinctive de Quicklaw dans le contexte de cette famille de marques était raisonnable.

[34]            Le registraire a également conclu que [TRADUCTION] « il ressort de l'affidavit de M^me Simkins que la marque QUICKTAX était employée avant le 31 décembre 1988 » . Le registraire a aussi signalé que Quicklaw avait établi les ventes et la publicité dont sa marque QUICKTAX avait fait l'objet à partir de 1988, et que la marque QUICKTAX elle-même avait généré un important chiffre de ventes entre 1988 et 1996.

Le « caractère distinctif »

[35]            L'avocat de l'appelante a fait valoir que le registraire avait commis une erreur en n'imposant pas à Quicklaw le fardeau d'établir le caractère distinctif de ses marchandises. Intuit soutient notamment que le registraire a commis une erreur en concluant que Quicklaw avait utilisé sa marque QUICKTAX en liaison avec des marchandises, parce qu'aucun affidavit démontrant que chacune des marques de l'intimée avait été utilisée n'avait été déposé en preuve.

[36]            L'intimée affirme qu'il ressort à l'évidence des éléments de preuve portés à la connaissance du registraire que la marque de commerce QUICKTAX de Quicklaw était distinctive des marchandises et services associés à la marque, sur le fondement de leur emploi. L'intimée affirme que, compte tenu de la preuve dont il disposait, le registraire a agi raisonnablement.

Analyse

[37]            La charge d'établir le caractère distinctif incombe à celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce, en l'occurrence Quicklaw, et la date pertinente est celle à laquelle la procédure d'opposition a été entamée, c'est-à-dire le 18 janvier 1996.

[38]            Intuit fait valoir que Quicklaw vend des services, et non des marchandises. L'avocat d'Intuit fait remarquer que Quicklaw ne vend pas des bases de données fiscales, mais qu'elle réclame des frais pour l'accès à ses bases de données. Intuit se fonde sur la déclaration que M^me Simkins fait au paragraphe 5 de son affidavit, où elle explique comment Quicklaw a essayé en 1987 de modifier l'expression [TRADUCTION] « tous les services offerts par QL » pour y insérer le mot QUICK, y compris [TRADUCTION] « l'accès à nos bases de données fiscales et autres services fiscaux » .

[39]            Il y a lieu de signaler que l'avocat de l'intimée s'est opposé à ce que cet argument soit soulevé à l'audience au motif que l'appelante ne l'avait pas invoqué dans ses observations écrites. En fait, on trouve ce moyen au paragraphe 30 du mémoire des faits et du droit de l'appelante. En conséquence, je vais aborder brièvement la question.

[40]            Je ne suis pas d'accord pour dire que le registraire a dispensé Quicklaw de l'obligation de faire la preuve du caractère distinctif de ses marchandises. Dans sa demande d'enregistrement de sa marque de commerce, Quicklaw qualifie ses marchandises de [TRADUCTION] « logiciels » et M^me Simkins reprend ce terme dans son affidavit. Elle n'a pas été contre-interrogée. En conséquence, son témoignage doit être accepté.

Dispositif

[41]            À mon avis, vu l'ensemble de la preuve, la décision du registraire était raisonnable. En conséquence, l'appel est rejeté et les dépens sont adjugés à l'intimée.

                                                                              « Dolores M. Hansen »            

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 4 juin 2002

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.

                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            T-1627-00

INTITULÉ :                                           Intuit Inc. c. Quicklaw Inc.

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto

DATE DE L'AUDIENCE :                 Le 27 mai 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR MADAME LE JUGE HANSEN

DATE DES MOTIFS :                        Le 04 juin 2002

COMPARUTIONS :

Andrea Rush                                                         POUR LA DEMANDERESSE/APPELANTE

Gordon Zimmerman                                              POUR LA DÉFENDERESSE/INTIMÉE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Heenan Blaikie              POUR LA DEMANDERESSE/APPELANTE

Toronto (Ontario)

Borden Ladner Gervais LLP                                POUR LA DÉFENDERESSE/INTIMÉE

Toronto (Ontario)