T-195-94
OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 16 OCTOBRE 1997
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE REED
E n t r e :
VISX INCOPORATED,
demanderesse,
et
NIDEK CO. LTD. et
707284 ONTARIO INC.,
faisant affaire sous la
raison sociale de INSTRUMED CANADA,
Dr HOWARD GIMBEL et Dr DONALD JOHNSON,
défendeurs.
ORDONNANCE
LA COUR, STATUANT SUR l'avis de requête modifié qui a été déposé le 10 septembre 1997 pour le compte de la demanderesse en vue d'obtenir :
| 1. Une ordonnance radiant, sans permission de les modifier, les paragraphes 16, 17, 18, 19, 25 et 26 de la seconde défense et demande reconventionnelle modifiée des personnes physiques défenderesses; |
| 2. Une ordonnance accordant à la demanderesse un délai supplémentaire de vingt jours, à compter de la date de la décision tranchant la présente requête, pour déposer sa réponse et sa défense en réponse à la demande reconventionnelle; |
| 3. Une ordonnance adjugeant à la demanderesse les dépens de la présente requête. |
APRÈS AVOIR ENTENDU la présente requête le lundi 29 septembre 1997 à Toronto (Ontario), et après avoir sursis au prononcé de la décision;
ET pour les motifs de l'ordonnance prononcés ce jour :
| 1. ACCORDE la réparation demandée au paragraphe 2; |
| 2. REJETTE la requête à tous autres égards; |
| 3. STATUE que les dépens suivront l'issue de la cause. |
B. Reed
| Juge |
Traduction certifiée conforme
| Martine Guay, LL. L. |
T-195-94
E n t r e :
VISX INCOPORATED,
demanderesse,
et
NIDEK CO. LTD. et
707284 ONTARIO INC.,
faisant affaire sous la
raison sociale de INSTRUMED CANADA,
Dr HOWARD GIMBEL et Dr DONALD JOHNSON,
défendeurs.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE REED
La Cour est saisie d'une requête présentée par la demanderesse en vue de faire radier certains paragraphes de la seconde défense et demande reconventionnelle modifiée (la défense) qui a été déposée par les personnes physiques défenderesses, les docteurs Gimbel et Johnson. La requête est présentée en vertu de l'article 419 des Règles de la Cour fédérale1.
Les paragraphes de la défense dont la demanderesse demande la radiation peuvent être regroupés en deux catégories distinctes : (1) ceux dans lesquels il est allégué que les revendications de brevet sont invalides parce qu'elles portent sur une méthode de traitement médical ou l'utilisation d'un appareil qui nécessite l'intervention d'un professionnel; (2) ceux dans lesquels il est allégué que l'invention revendiquée n'a pas été inventée pour la première fois par le docteur L'Espérance.
La première catégorie comprend les paragraphes 16 et 17 de la défense :
| [TRADUCTION] |
| 16. Chacun des brevets 658, 732 et 813 comporte des revendications assorties de restrictions se rapportant à un appareil et à l'utilisation de cet appareil. Les restrictions applicables à l'appareil définissent l'appareil connu, ainsi qu'il ressort des brevets et des publications énumérés à l'annexe A. Les restrictions à l'utilisation de l'appareil définissent la façon dont l'appareil connu est manipulé au cours d'une intervention chirurgicale par un chirurgien qui utilise ses compétences professionnelles. Ces restrictions à l'utilisation visent donc des méthodes chirurgicales qui ne constituent pas une invention au sens de la définition contenue à l'article 2 de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, modifiée. |
| 17. Si les présumées inventions qui sont définies par les revendications des brevets 658, 732 et 813 présentent un caractère de nouveauté, ce qui est nié, cette nouveauté réside dans la nouvelle utilisation projetée ou dans les avantages prévus d'un appareil qui n'est pas nouveau ainsi qu'il ressort des brevets et des publications énumérés à l'annexe A. La définition du mot " invention " que l'on trouve à l'article 2 de la Loi sur les brevets exige que la structure de la machine ou de la fabrication en cause présente un caractère de nouveauté. Le caractère de nouveauté que présentent une utilisation projetée ou un avantage non perçu ne constitue qu'une simple découverte. |
Il suffit d'examiner la première revendication du brevet 732 pour se prononcer sur la prétention suivant laquelle le paragraphe 16 devrait être radié :
| [TRADUCTION] |
| 1. Appareil utilisé en chirurgie ophtalmologique pour pratiquer une ablation sélective de la face antérieure de la cornée à une profondeur variée, jusqu'à concurrence d'une pénétration maximale prédéterminée dans le stroma, en vue de modifier la courbure de la face antérieure en enlevant un certain volume de tissu dans le centre optique de la cornée, ledit appareil comprenant : un laser qui émet un faisceau d'ondes pulsées dans la région ultraviolette du spectre électromagnétique; des mécanismes pour façonner, concentrer et diriger le faisceau vers la cornée avec une certaine intensité de façon à pénétrer dans le tissu à chaque émission d'ondes pulsées jusqu'à une profondeur qui correspond à une fraction de la pénétration maximale prédéterminée; et, au nombre de ces mécanismes, des moyens a) de déterminer sélectivement et de contrôler une zone circulaire d'exposition au moins jusqu'à la fraction de la profondeur mentionnée et b) de déterminer et de contrôler une zone circulaire d'exposition différente au moins jusqu'à la fraction de la pénétration mentionnée, chacune des zones circulaires étant située dans le centre optique de la cornée et disposée de manière concentrique par rapport à l'axe optique de la cornée; ainsi, la pénétration cumulative de la cornée pour les deux axes d'exposition mentionnés peut corriger la myopie en modifiant la courbure de la cornée. |
En l'espèce, le débat tourne autour des interprétations différentes de cette revendication. La demanderesse affirme qu'il s'agit d'une revendication portant sur un appareil et uniquement sur un appareil et qu'en conséquence, le moyen qui tend à contester une action en contrefaçon au motif que la revendication porte sur un procédé médical ou sur l'usage d'un appareil destiné à un traitement médical est de toute évidence mal fondé. Pour sa part, l'avocat des défendeurs affirme que, lorsqu'ils interprètent des revendications de brevets, les tribunaux examinent le fond de la revendication, pas seulement sa forme. Il soutient que lorsqu'on examine l'appareil qui est défini dans la revendication (et qui est illustré dans les tableaux joints au brevet), il devient évident, une fois que la preuve est administrée, que tous les éléments de l'appareil sont vieux et que ce, que la demanderesse revendique en réalité, c'est une utilisation particulière de l'appareil, laquelle utilisation nécessite l'intervention professionnelle d'un ophtalmologue. C'est sur cette proposition que portent les arguments invoqués au paragraphe 16.
L'avocat des défendeurs fait remarquer que l'historique du brevet permet de situer la question dans son contexte. L'invention vient des États-Unis, où elle a été brevetée. Aux États-Unis les méthodes de traitement médicaux sont brevetables, ce qui n'est pas le cas en droit canadien. Lorsque le brevet américain a été envoyé au Canada pour y être déposé, les avocats canadiens ont modifié le texte des revendications pour en supprimer, ou tenter d'en supprimer, les revendications portant sur les méthodes et les utilisations. L'avocat de la demanderesse affirme que les avocats en question ont réussi à modifier le texte du brevet. L'avocat des défendeurs soutient le contraire. Les deux avocats s'entendent toutefois pour dire, si je ne m'abuse, que l'histoire de ce brevet explique pourquoi l'invention décrite dans l'exposé de l'invention est toujours présentée comme une méthode médicale ou une invention sur le plan de l'utilisation.
On ne m'a pas persuadée qu'il est évident et manifeste que le paragraphe 16 de la défense est mal fondé. Il est préférable de laisser au juge du procès le soin, après avoir entendu la preuve, de se prononcer sur la validité de la revendication en tant que revendication portant uniquement sur un appareil ou en tant que revendication comportant essentiellement des restrictions à l'utilisation. Il s'agit d'une question d'interprétation textuelle. Le fait de ne pas radier le paragraphe 16 de la défense ne rendra pas l'administration de la preuve plus onéreuse ni le procès ou les procédures préliminaires plus complexes. On pourrait soutenir qu'en supprimant ce paragraphe à cette étape-ci, la Cour préjugerait la question de l'interprétation qu'il convient de donner du brevet. Il est préférable de trancher cette question à l'issue du procès. Il ne convient pas de radier le paragraphe à cette étape-ci.
L'avocat de la demanderesse fait valoir que le paragraphe 16 devrait être radié parce qu'il est semblable à l'un des paragraphes de la défense de la compagnie défenderesse (Nidek Co. Ltd.) qui a été radié par le juge Rotshtein le 13 mars 1996. Le paragraphe 16 est différent de ce paragraphe2. De plus, bien que le juge Rothstein se soit dit d'avis que le brevet ne constituait pas une revendication sur une méthode de traitement médical, il a bel et bien déclaré qu'il estimait qu'il s'agissait d'une revendication portant sur " un appareil médical et son utilisation ". Le paragraphe 16 de la défense accorde une importance particulière aux restrictions à l'utilisation dans les limites des revendications qui définissent l'invention. Il s'accorde donc avec l'analyse du juge Rothstein, qui conclut que les revendications portent sur un appareil médical et sur son usage.
La contestation du paragraphe 17 est essentiellement semblable à celle du paragraphe 17, bien que l'avocat de la demanderesse la formule d'une façon légèrement différente. Il soutient que le paragraphe 17 est inutile et superflu parce que la demanderesse ne revendique pas d'utilisation projetée. À mon avis, cet argument est lié à celui qui a été formulé au sujet du paragraphe 16 et la décision qui sera rendue au sujet du paragraphe 17 devrait être la même que celle qui sera prononcée en ce qui concerne le paragraphe 16.
La seconde catégorie de paragraphes de la défense dont la radiation est demandée comprend les paragraphes 18, 19, 25 et 26. L'avocat des défendeurs affirme que ces paragraphes ont été ajoutés après le dépôt de la présente requête sous forme de modification à celle-ci3, parce que, le 7 août 1997, le protonotaire a radié des paragraphes semblables des actes de procédure de la compagnie défenderesse Nidek. L'avocat de la demanderesse soutient que les paragraphes en question ne révèlent aucune cause raisonnable d'action parce que les défendeurs y affirment que le docteur L'Espérance n'a pas été le premier inventeur mais qu'ils ne plaident pas que l'invention a été divulguée ou révélée par d'autres personnes avant que le docteur L'Espérance ne dépose sa demande de brevet (voir l'article 61 de la Loi sur les brevets). L'avocat des défendeurs soutient que la thèse de la demanderesse repose sur une interprétation erronée de l'acte de procédure. Il affirme qu'il n'est allégué nulle part que d'autres personnes auraient rendu l'invention publique avant une date déterminée et que le docteur L'Espérance n'était tout simplement pas l'inventeur ou le seul inventeur de l'appareil, étant donné qu'il s'est inspiré des suggestions et des écrits d'autres personnes pour inventer l'appareil. Les actes de procédure ne soulèvent pas de question de priorité entre deux inventeurs qui inventent quelque chose indépendamment l'un de l'autre. Or, c'est cette dernière situation que vise l'article 61.
Voici les paragraphes dont on demande la radiation :
| [TRADUCTION] |
| 18. a) Les revendications 1 et 2 du brevet 732 sont invalides et nulles, étant donné que l'invention revendiquée dans ces revendications n'est pas l'oeuvre du prétendu inventeur Francis A. L'Espérance. Le seul inventeur qui est nommé dans le brevet n'est pas le premier et le véritable inventeur de l'invention qui y est revendiquée, mais il s'est inspiré de Stephen L. Trokel, Rangaswamy Srinivasan ou Olivia Sersarevic ou de ces trois personnes, qui auraient dû être désignées comme inventeurs de l'appareil conjointement ou en plus de L'Espérance. |
| b) Le paragraphe 18a) contient les autres détails suivants : l'idée première de modifier les propriétés optiques de l'oeil en utilisant un laser excimer à une longueur d'onde de 193 nm vient de John Taboada, qui en a fait part à Steven Trokel. À l'instar de ce qui s'est passé entre L'Espérance et Trokel, c'est Trokel qui le premier a conçu et mis en pratique les méthodes suivantes : |
| 1. La méthode pour modifier les propriétés optiques de l'oeil en intervenant uniquement sur la face antérieure de la cornée, méthode qui comporte l'usage sélectif des rayons ultraviolets et la photodécomposition ablative de la face antérieure de la cornée par l'ablation de tissus cornéens à une certaine profondeur dans le stroma et selon un profil de courbure prédéterminé et; |
| 2. La méthode pour modifier la courbure initiale de la face antérieure de la cornée dont les propriétés optiques sont déficientes pour obtenir une courbure ayant des propriétés optiques améliorées, méthode qui comprend l'usage d'un rayonnement laser ultraviolet pour pratiquer une ablation sélective de la face antérieure de la cornée par photodécomposition, en pénétrant dans le stroma et en enlevant un certain volume de tissu cornéen à une certaine profondeur et selon un profil donné pour obtenir la courbure désirée de la face antérieure de la cornée. |
| Ces méthodes correspondent à celles réclamées dans les revendications 1 et 2 de L'Espérance, no de brevet américain 4 665 913. Par voie de lettre datée du 17 décembre 1990 et envoyée au U.S. Patent Office, durant la procédure de conflit de priorité no 102 026. L'Espérance, au nom de la partie réelle intéressée dans la procédure de conflit, VISX, a admis par le biais du mandataire W. Edward Bailey, que Trokel était l'inventeur premier des revendications 1 et 2 du no de brevet américain 4 665 913, lequel a été délivré à la suite de la demande de brevet S.N. 552 983 sur laquelle est fondé le brevet canadien no 1 243 732. |
| L'invention décrite est la même invention que celle exposée dans la revendication [sic] 1 et 2 du brevet '732. En mettant en pratique ces méthodes, le Dr Trokel a invoqué comme antériorité les revendications pour l'appareil contenu dans les revendications 1 et 2 du brevet '732. |
| Les travaux du Dr Trokel ont été effectués au Columbia Presbyterian Medical Center, 635 West 165th Street, New York, New York, USA, entre janvier et juillet 1983. La méthode décrite ci-dessus a été utilisée avec l'appareil décrit ci-dessous à l'alinéa 18(1)c). |
| c) Stephen L. Trokel et Rangaswamy Srinivasan |
| Trokel et Srinivasan ont utilisé un appareil de chirurgie oculaire qui comportait : |
| i. Un laser produisant un faisceau d'ondes pulsées dans l'ultraviolet lointain du spectre électromagnétique (150 à 200nm). Ils ont utilisé un laser excimer Lambda Physik Model 201E qui a une densité d'énergie de plus de 400 mJ/cm2 à une fréquence de répétition de 25 impulsions par seconde. |
| ii. Le faisceau a été façonné de façon à avoir la forme d'un carré ou d'une fente allongée qui couvre la surface de la cornée. Des masques ont été utilisés pour bien circonscrire les zones exposées : des fentes et des trous. Une série d'impulsions ont été délivrées jusqu'à l'obtention de l'énergie désirée pour pratiquer l'ablation à la profondeur voulue. Des cercles concentriques ont été tracés pour contrôler la forme du sommet de la cornée. |
| Les travaux du Dr Srinivasan ont été réalisés au IBM Thomas J. Watson Research Center, Yorkton Heights, New York, entre janvier et juin 1983. |
| Pour créer son appareil, L'Espérance s'est inspiré de Trokel et Srinivasan et a tiré ses renseignements sur les mises au point faites par le Dr Trokel, soit directement ou par le biais d'autres chercheurs, dont Bernard Klimt et le Dr R. Thyzel. |
| 19. La présumée invention revendiquée dans les revendications 2 [sic] et 2 du brevet 732 était connue ou employée par une autre personne avant toute date d'invention revendiquée par L'Espérance, contrairement à l'alinéa 27(1)a) de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ainsi que l'indiquent : |
| a) les faits articulés au paragraphe 18; |
| b) l'état antérieur de la technique exposé à l'annexe A; |
| c) les connaissances techniques courantes. |
| 25. Les revendications 10, 11, 16 et 17 du brevet 813 sont invalides et nulles, étant donné que l'invention revendiquée dans ces revendications n'est pas l'oeuvre du prétendu inventeur Francis A. L'Espérance, mais plutôt de la ou des personnes nommées au paragraphe 18, qui auraient dû être désignées comme inventeurs ou coinventeurs de l'objet visé par les revendications en question, d'après les faits articulés au paragraphe 18. |
| 26. La présumée invention revendiquée dans les revendications 10, 11, 16 et 17 du brevet 813 était connue ou employée par une autre personne avant toute date d'invention revendiquée par L'Espérance, contrairement à l'alinéa 27(1)a) de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ainsi que l'indiquent : |
| a) les faits articulés au paragraphe 23 [sic 18]; |
| b) l'état antérieur de la technique exposé à l'annexe A; |
| c) les connaissances techniques courantes. |
Il existe une grande similitude entre, d'une part, les paragraphes 18 et 25 de la défense des personnes physiques défenderesses et, d'autre part, les paragraphes 18 et 22 de la troisième défense et demande reconventionnelle modifiée de la compagnie défenderesse Nidek. Ces deux groupes de paragraphes ne sont cependant pas parfaitement identiques. Ainsi, les paragraphes 18 et 22 de la troisième défense et demande reconventionnelle modifiée de la compagnie défenderesse ont été radiés aux termes de l'ordonnance prononcée le 7 août 1997 par le protonotaire, qui a accordé à la compagnie défenderesse la permission de modifier sa défense en invoquant la divulgation de l'invention au public. L'appel interjeté par la demanderesse de cette ordonnance a été entendu par le juge Wetston le 22 septembre 1997. Cet appel visait la partie de l'ordonnance par laquelle le protonotaire avait accordé à la compagnie défenderesse la permission de déposer une autre défense et demande reconventionnelle modifiée. La demanderesse soutient que l'acte de procédure en question constituait la quatrième tentative faite par la compagnie défenderesse pour invoquer de façon régulière une cause raisonnable d'action4 et que le protonotaire aurait, par conséquent, dû exercer son pouvoir discrétionnaire en radiant les paragraphes en question sans accorder à la compagnie défenderesse la permission de modifier ses conclusions. Le juge Wetston a rejeté l'appel. Il ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de la décision par laquelle le protonotaire avait radié les paragraphes, étant donné que la défenderesse n'avait pas interjeté appel de cette décision. La compagnie défenderesse a plutôt déposé une quatrième défense et demande reconventionnelle modifiée.
Malgré les similitudes qui existent entre les paragraphes qui ont été radiés aux termes de l'ordonnance du 17 août 1997 et les paragraphes 18 et 25 reproduits ci-dessus, je ne suis pas disposée à radier ceux-ci. Les lacunes que comportent l'acte de procédure peuvent être corrigées par la communication de précisions. L'ordonnance du juge Wetston ne portait que sur la question de savoir si les compagnies défenderesses devaient ou non être autorisées à modifier leurs conclusions. Or, il a conclu que l'ordonnance qui les avait autorisées à le faire était bien fondée.
Ainsi que je l'ai déjà dit, je ne suis pas disposée à radier les paragraphes en question. Toutefois, si j'en étais venue à la conclusion contraire, j'aurais été prête à autoriser une modification. La conclusion suivant laquelle la personne qui serait l'inventeur n'est pas du tout l'inventeur constitue une défense raisonnable.
Ainsi que je l'ai précisé aux avocats lors de l'audition de la présente requête, il semble qu'il s'agisse d'une des ces affaires de brevets qui s'enlisent dans d'interminables chicaneries interlocutoires et procédurales. La sortie sur imprimante des inscriptions compte déjà une soixantaine de pages. Je prie instamment les deux avocats d'adopter une façon de procéder qui permettra de trancher l'action au fond avec célérité.
Par ces motifs, la requête est rejetée.
| Juge |
OTTAWA (Ontario)
Le 16 octobre 1997.
Traduction certifiée conforme
| Martine Guay, LL. L. |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
| No DU GREFFE : T-195-94 |
| INTITULÉ DE LA CAUSE : VISX INCORPORATED c. NIDEK et autres |
| LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
| DATE DE L'AUDIENCE : 29 SEPTEMBRE 1997 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE REED
EN DATE DU 16 OCTOBRE 1997
ONT COMPARU :
| Me Stephen Shoshan POUR LA DEMANDERESSE |
| Me T.G. O'Neill POUR LES DÉFENDEURS |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
| Piasetzki & Nenniger POUR LA DEMANDERESSE |
Toronto (Ontario)
| Gowling, Strathy & Henderson POUR LES DÉFENDEURS |
Ottawa (Ontario)
__________________ 1 L'article 419 des Règles de la Cour fédérale dispose :
(1) La Cour pourra, à tout stade d'une action, ordonner la radiation de tout ou partie d'une plaidoirie avec sans permission d'amendement, au motif
a) qu'elle ne révèle aucune cause raisonnable d'action ou de défense, selon le cas, b) qu'elle n'est pas essentielle ou qu'elle est redondante, c) qu'elle est scandaleuse, futile ou vexatoire, d) qu'elle peut causer préjudice, gêner ou retarder l'instruction équitable de l'action, e) qu'elle constitue une déviation d'une plaidoirie antérieure, ou f) qu'elle constitue par ailleurs un emploi abusif des procédures de la Cour,
et elle peut ordonner que l'action soit suspendue ou rejetée ou qu'un jugement soit enregistré en conséquence.
(2) Aucune preuve n'est admissible sur une demande aux termes de l'alinéa (1)a).
(3) Dans la présente règle, " déviation " signifie ce qui est interdit par la règle 411.
2 Le paragraphe de la défense de la compagnie défenderesse qui a été radié était ainsi libellé :
[TRADUCTION]
30. Les brevets en litige renferment tous des revendications qui portent uniquement sur un appareil. Une des applications de cet appareil vise à traiter le corps humain. Or, nul ne peut obtenir de monopole sur un brevet au Canada relativement au traitement du corps humain. En conséquence, la demanderesse n'a droit à aucune réparation sous forme notamment d'injonction, de saisie-contrefaçon, de dommages-intérêts, de reddition de profits ou de dépens relativement à quelque utilisation que ce soit de l'appareil en litige.
3 La requête a été déposée le 15 juillet 1997. Elle a été modifiée le 10 septembre 1997.
4 C'est la formulation que la demanderesse a employée dans son acte de procédure. Elle voulait probablement dire plutôt " cause raisonnable de défense ".