Halifax (Nouvelle-Écosse), le 28 avril 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O’KEEFE
AFFAIRE INTÉRESSANT un appel interjeté en vertu de l'article 56 de la
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13, d'une décision rendue
le 13 mai 2004 par la Commission des oppositions des marques de commerce
au sujet de la demande de marque de commerce no 854265 - NO FRILLS
ENTRE :
et
NO FRILLS AUTO AND TRUCK RENTAL LTD.
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
LE JUGE O’KEEFE
[1] La Cour statue sur l'appel interjeté par Loblaws Inc. (Loblaws ou l'appelante), en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi sur les marques de commerce), d'une décision en date du 4 mai 2004 par laquelle la Commission des oppositions des marques de commerce (le registraire) a rejeté l'opposition formée par l'appelante à l'enregistrement de la marque de commerce NO FRILLS par No Frills Auto and Truck Rental Ltd. (No Frills, la défenderesse ou la requérante).
[2] L'appelante demande à la Cour :
1. d'accueillir le présent appel avec dépens;
2. d'annuler la décision du registraire;
3. d'ordonner au registraire de refuser la demande présentée par la défenderesse en vue de faire enregistrer la marque de commerce NO FRILLS.
Contexte
[3] Le 22 août 1997, No Frills a demandé l'enregistrement de la marque de commerce NO FRILLS (la marque) en vue de l'utiliser en liaison avec des services [traduction] « de location, de crédit-bail et de vente de voitures et de camions ». No Frills revendiquait cet enregistrement en alléguant qu'elle utilisait la marque au Canada depuis septembre 1992.
[4] Après que la demande d'enregistrement de la marque eut été annoncée, Loblaws a déposé une déclaration d'opposition. Les motifs d'opposition sont les suivants :
1. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce parce que, contrairement à ce qu'elle prétend dans sa demande, No Frills n'utilise pas la marque depuis septembre 1992;
2. La marque n'est pas enregistrable au sens de l'alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce parce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée LMC 498769 relative au dessin-marque NO FRILLS déjà enregistré par Loblaws;
3. No Frills n'est pas la personne admise à l'enregistrement de la marque au sens de l'alinéa 16(1)a) de la Loi sur les marques de commerce étant donné que la marque crée de la confusion avec les marques de commerce NO FRILLS et NO NAME que Loblaws utilisait avant la date à laquelle No Frills a commencé à employer sa marque;
4. La marque n'est pas distinctive au sens de l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce, étant donné qu'elle ne permet pas de distinguer les services offerts par No Frills des marchandises ou services d’autres propriétaires, en l'occurrence de ceux que Loblaws offre sous les marques de commerce NO FRILLS et NO NAME.
[5] No Frills a déposé une contre-déclaration dans laquelle elle nie chacun des motifs d'opposition.
[6] Les deux parties ont déposé des affidavits ainsi que des observations écrites. Loblaws a déposé un affidavit souscrit par Robert G. Chenaux le 11 juin 1999, ainsi qu'un affidavit souscrit par Robert Adams le 14 juin 1999. No Frills a déposé l'affidavit souscrit le 1er novembre 2000 par Guy Beaulieu.
[7] Une audience au cours de laquelle seule Loblaws était représentée s'est déroulée devant le registraire. Aux termes de la décision qu'il a rendue le 4 mai 2004, le registraire a rejeté l'opposition formée par Loblaws à l’enregistrement de la marque.
Motifs de la décision du registraire
La preuve
[8] Loblaws a déposé des éléments de preuve tendant à démontrer qu'elle avait octroyé une licence d'utilisation de ses marques de commerce NO FRILLS et NO NAME. Le registraire a relevé quelques lacunes dans ces éléments de preuve. Les relations entre les entreprises du « groupe Loblaw » étaient tellement mal définies qu'il était difficile de savoir quelle compagnie avait octroyé à quelle autre une licence d'emploi des marques. De plus, la seule source mentionnée sur les étiquettes d'emballage arborant les marques NO FRILLS et NO NAME était « Sunfresh Limited » qui, selon ce qu'on affirmait, était un titulaire de licence. Le registraire a estimé qu'on ne pouvait savoir avec certitude si Sunfresh Limited était liée à Loblaws ou si elle avait obtenu l'autorisation d'employer les marques. Le registraire a par conséquent conclu que Loblaws n'avait pas réussi à démontrer qu'elle bénéficierait de l'emploi de ses marques de commerce NO FRILLS et NO NAME par des titulaires de licence. Le registraire a expliqué que, même si Loblaws avait profité de l'emploi des marques, il n'y avait pas d'éléments de preuve appuyant l'allégation de Loblaws suivant laquelle elle contrôlait la nature ou la qualité des marchandises et des services visés par la licence. Loblaws n'avait pas produit de copie d'un contrat de licence et elle s'est contentée, pour toute preuve, de reproduire le libellé du paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce.
[9] No Frills, la requérante, a déposé l'affidavit d'un de ses actionnaires. Le registraire a déclaré que, suivant cet affidavit, No Frills avait changé son nom pour celui qu'elle porte maintenant le 22 juillet 1992 et qu'elle avait commencé à exercer ses activités commerciales sous cette dénomination et sous la marque NO FRILLS peu de temps après. Le registraire a fait observer que No Frills avait déposé des éléments de preuve au sujet de ses activités publicitaires et commerciales à partir de 1992, mais qu'elle n'avait cité aucun élément concernant le chiffre d'affaires que ses services lui avaient rapporté.
Premier motif d'opposition : alinéa 30b)
[10] Le registraire a fait observer que Loblaws n'avait présenté aucun élément de preuve pour établir le bien-fondé de son allégation que l'emploi de la marque par la requérante ne remontait pas à septembre 1992. Le registraire a également signalé que rien dans l'affidavit de la requérante ne contredisait son affirmation suivant laquelle elle avait employé la marque sans interruption depuis septembre 1992. Le registraire a par conséquent rejeté sommairement le premier motif d'opposition.
Deuxième motif d'opposition : alinéa 12(1)d)
[11] Le registraire a évalué le risque de confusion qui existait entre les marques en litige à la lumière de toutes les circonstances de l'espèce, et notamment des éléments expressément énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce.
[12] Premièrement, le registraire a estimé que les deux marques avaient un caractère distinctif inhérent très faible, étant donné que les mots NO FRILLS évoquent fortement les marchandises ou services auxquels ils se rapportent, voire même qu'ils les décrivent. Le registraire a également estimé que, comme Loblaws n'avait pas démontré qu'elle bénéficierait de l'emploi sous licence de sa marque déposée, sa marque n'avait acquis aucune notoriété au Canada.
[13] Deuxièmement, en ce qui concerne la période pendant laquelle les marques avaient été en usage, le registraire a estimé qu'il n'était pas possible de préciser la date à laquelle la marque déposée de Loblaws avait commencé à être utilisée compte tenu des lacunes constatées dans les éléments de preuve relatifs à l'emploi sous licence.
[14] Troisièmement, le registraire a estimé que les marchandises, services et entreprises des parties étaient entièrement dissemblables. La marque No Frills vise une entreprise de location de voitures et de camions, tandis que la marque déposée de Loblaws concerne un magasin d'alimentation. Loblaws n'a pas réussi à établir un lien avec des entreprises accessoires par l'emploi sous licence de la marque NO FRILLS.
[15] Enfin le registraire a fait observer que les marques en litige étaient identiques, si l'on faisait abstraction d'un élément graphique mineur dans la marque déposée de Loblaws.
[16] Dans l'ensemble, le registraire a conclu que les marques ne créaient pas de confusion, compte tenu notamment de la faiblesse inhérente des marques, du fait que la marque de Loblaws n'avait pas acquis de notoriété considérable et de la différence constatée entre les marchandises, services et entreprises des parties. Le registraire a par conséquent rejeté le deuxième motif d'opposition.
Troisième motif d'opposition : alinéa 16(1)a)
[17] Le registraire a estimé que, compte tenu des lacunes constatées dans les éléments de preuve de Loblaws au sujet de l'octroi de licences d'utilisation de ses marques, Loblaws ne s'était pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer l'antériorité d'usage de la marque NO FRILLS. Le registraire a par conséquent rejeté le troisième motif d'opposition.
Quatrième motif d'opposition : article 2
[18] Le registraire a également rejeté le quatrième motif d'opposition, compte tenu des lacunes de la preuve de Loblaws, étant donné que Loblaws n'avait pas démontré qu'elle profiterait de l'usage de la marque NO FRILLS.
Questions en litige
[19] Les questions en litige dans le présent appel sont les suivantes :
1. Quelle est la norme de contrôle applicable?
2. Le registraire a-t-il commis une erreur en rejetant l'opposition formée par l'appelante à la demande présentée par la défenderesse en vue de faire enregistrer la marque?
Nouveaux éléments de preuve
[20] Dans le présent appel, l'appelante a déposé des éléments de preuve complémentaires, à savoir les affidavits souscrits respectivement par Robert Adams le 13 août 2004, Iain Beaudoin, le 25 août 2004 et Cheryl Bowden le 24 août 2004.
[21] Robert Adams a déclaré qu'il était présentement vice-président administratif de la division NO FRILLS de Loblaws Supermarkets Limited. Dans son nouvel affidavit, il explique la structure organisationnelle de Loblaws et de ses sociétés affiliées, le mode de fonctionnement des magasins NO FRILLS et la nature des contrats d'octroi de licence. Il relate les faits suivants dans son affidavit :
1. Loblaws et ses sociétés affiliées fonctionnent comme une entreprise intégrée dont certains des dirigeants et administrateurs occupent les mêmes postes au sein de la direction des diverses sociétés qui la composent.
2. Par l'intermédiaire de ses filiales, Loblaws exploite des magasins d'alimentation au détail un peu partout au Canada.
3. Loblaws Supermarkets Limited et Sunfresh Limited, qui sont toutes les deux des filiales de Loblaws, sont autorisées, aux termes de licences qui leur ont été octroyées par Loblaws, à utiliser les marques de commerce NO FRILLS et les dessins-marques NO FRILLS.
4. Sunfresh Limited s'occupe de la commercialisation des produits contrôlés.
5. Loblaws Supermarkets Limited exploite des magasins au détail sous la bannière LOBLAWS et agit comme franchiseur des magasins NO FRILLS.
6. Loblaws contrôle directement ou indirectement la nature et la qualité des marchandises et des services offerts sous la marque de commerce NO FRILLS en vertu de contrats d'octroi de licence, des relations d'entreprise et du mode de fonctionnement de Loblaws et de ses sociétés apparentées.
7. Loblaws a ouvert son premier magasin NO FRILLS à Toronto le 5 juillet 1978. La chaîne de magasins NO FRILLS a pris de l'expansion et elle englobe maintenant des magasins possédés et exploités par des franchisés indépendants, ainsi que des magasins appartenant à des sociétés qui ont des liens étroits avec Loblaws, le propriétaire de la marque de commerce. On compte maintenant 119 magasins NO FRILLS.
8. Aux termes des contrats d'octroi de licences conclus entre Loblaws Supermarkets Limited et ses franchisés, l'étiquetage et la publicité doivent être approuvés ou autorisés par Loblaws et des rapports de ventes doivent être régulièrement envoyés à Loblaws. Aux termes de ces contrats, Loblaws précise les produits qui peuvent être vendus dans les magasins NO FRILLS et elle se garde le droit d'inspecter les établissements pour s'assurer du respect des normes minimales.
9. Les consommateurs peuvent reconnaître les magasins NO FRILLS d'après leur affichage extérieur et intérieur, leur palette de couleurs et les sacs à provisions arborant les marques de commerce NO FRILLS et/ou le dessin NO FRILLS.
10. Depuis 1996, les magasins NO FRILLS vendent des produits préemballés à base de viande portant la marque de commerce NO FRILLS. Les magasins NO FRILLS offrent également des produits SANS NOM.
11. Le concept NO FRILLS poursuit son expansion et englobe de plus en plus de marchandises et de services différents. Il existe à l'heure actuelle au Canada au moins quatre stations-service exerçant leurs activités sous la bannière NO FRILLS AT THE PUMPS.
12. Le chiffre d'affaires canadien des magasins NO FRILLS est passé de plus de 71 millions de dollars en 1988 à deux milliards de dollars aujourd'hui. Le budget total de publicité des magasins NO FRILLS au Canada oscille autour de 69 millions de dollars depuis 1988.
[22] Iain Beaudoin explique dans son affidavit qu'il est un étudiant qui travaille l'été au cabinet d'avocats Borden Ladner Gervais, srl. Son témoignage se composait de ses observations et des photographies qu'il a prises en août 2004 au cours des visites qu'il a effectuées dans des magasins à grande surface d'Ottawa, en l'occurrence Wal-Mart, Loblaws, Home Depot, Canadian Tire et Costco. Il ressort de son affidavit que les services au détail englobent désormais des produits et des services qui n'ont aucun lien entre eux. Les magasins Loblaws, par exemple, offrent de nombreux services accessoires tels qu'un laboratoire photo, le nettoyage à sec, la vente au détail de vin, des services bancaires, des services d'optique et un fleuriste.
[23] Cheryl Bowden a expliqué qu'elle est technicienne juridique chez Borden Ladner Gervais, srl. Son témoignage se composait des résultats de ses recherches sur les entreprises concernées, de ses recherches sur les noms de domaines et sur des demandes de renseignements par téléphone au sujet de la défenderesse. Suivant son affidavit, il se peut qu'il n'existe pas sans interruption depuis septembre 1992 une personne morale unique portant la dénomination sociale de « No Frills Auto & Truck Rental ». La dernière déclaration de cette compagnie remonte à 1997. Une autre compagnie albertaine connue sous le nom de « AAA No Frills Auto & Truck Rentals » était toujours active en Alberta en date du 9 août 2004. Une société de la Colombie-Britannique appelée « No Frills Auto and Truck Rentals (BC) Ltd. » a été constituée en personne morale le 22 avril 1996 et était toujours en activité en date du 9 août 2004.
[24] La défenderesse n'a déposé ni éléments de preuve ni observations écrites.
Prétentions et moyens de l'appelante
Norme de contrôle
[25] L'appelante affirme que, dans le cas d'un appel prévu par l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce, lorsque des éléments de preuve complémentaires sont présentés et que ces éléments de preuve auraient pu avoir un effet sur les conclusions du registraire, la Cour doit tirer ses propres conclusions au sujet du bien-fondé de la décision du registraire (voir l'arrêt Brasseries Molson, société en nom collectif c. John Labatt Ltée, [2000] 3 C.F. 145, 5 C.P.R. (4th) 180 au paragraphe 51). L'appelante fait valoir qu'elle a soumis des éléments de preuve qui font ressortir les contradictions que comporte l'affirmation de la défenderesse suivant laquelle elle emploie la marque au Canada depuis 1992, qui établissent clairement les accords d'octroi de licence conclus entre Loblaws et ses entités connexes et des tiers franchisés et qui illustrent la convergence qui existe sur le marché entre les entreprises et services respectifs des parties. L'appelante affirme que le registraire a fondé sa décision sur ces facteurs et que, pour cette raison, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte.
Emploi sous licence de la marque de l'appelante
[26] L'appelante soutient qu'elle a conclu des accords avec ses titulaires de licences au sujet de l'emploi de la marque de commerce NO FRILLS et que ces accords lui permettent de contrôler, directement ou indirectement, la qualité des services fournis par ses titulaires de licence et ses titulaires de sous-licences. Suivant l'appelante, l'article 50 de la Loi sur les marques de commerce n'exige pas de contrat écrit; il suffit de présenter des éléments de preuve permettant d'inférer l'existence d'un contrat de licence (voir le jugement Wells’ Dairy Inc. c. U L Canada Inc., (2000), 7 C.P.R. (4th) 77, au paragraphe 38 (C.F. 1re inst.)). L'appelante soutient que ses nouveaux éléments de preuve permettent de clarifier les rapports qui existent entre les diverses entités juridiques en cause et permettent de conclure à l'emploi de ses marques au sens de l'article 50. L'appelante affirme qu'elle a démontré qu'elle profite de l'emploi de la marque de commerce NO FRILLS.
Premier motif d'opposition : alinéa 30b)
[27] L'appelante affirme que le nom de la première personne qui avait demandé l'enregistrement de la marque a été radié du registre des sociétés de l'Alberta le 1er mars 2000. L'appelante en déduit que cette société n'était peut-être pas une entreprise qui était exploitée activement au moment du dépôt de la demande, en 1997. L'appelante ajoute que c'est une autre entité juridique de la Colombie-Britannique qui semble avoir employé la marque par la suite et que, lorsqu'il y a une interruption dans l'usage de la marque à la suite de la dissolution d'une des personnes morales requérantes, les exigences de l'alinéa 30b) ne sont pas respectées.
[28] L'appelante soutient en outre que la défenderesse a justifié de l'emploi du nom commercial et de la dénomination sociale No Frills Auto and Truck Rentals Ltd. plutôt que de l'emploi de la marque de commerce NO FRILLS. L'appelante affirme que les exigences de l'alinéa 30b) ne sont pas respectées si la marque dont l'enregistrement est demandé n'a pas été effectivement employée comme marque de commerce au sens de l'article 4 de la Loi sur les marques de commerce.
[29] L'appelante affirme par conséquent que les éléments de preuve présentés par la défenderesse n'établissent pas que la défenderesse emploie sans interruption NO FRILLS comme marque de commerce depuis septembre 1992, comme elle le prétend dans sa demande.
Deuxième motif d'opposition : alinéa 12(1)d)
[30] L'appelante affirme que le registraire a commis une erreur en méconnaissant le fait que, lorsque Loblaws a commencé à employer sa marque de commerce NO FRILLS en 1978, le magasin d'alimentation à prix réduits de la bannière NO FRILLS était un nouveau concept. L'appelante affirme que la marque NO FRILLS possédait donc un caractère distinctif inhérent au moment de son adoption et elle ajoute que cette marque est bien connue en raison de l'usage et de la publicité constants que Loblaws en a fait sur une période de plus d'une vingtaine d'années (voir l'arrêt Miss Universe, Inc. c. Bohna (1994), [1995] 1 C.F. 614, aux paragraphes 16 et 17, 58 C.P.R. (3d) 381 (C.A.F.)). L'appelante affirme qu'en revanche, il n'y a aucun élément de preuve qui permette de penser que la marque de la défenderesse a acquis de la notoriété ou un caractère distinctif.
[31] L'appelante affirme que comme sa marque a fait l'objet d'un usage constant pendant plus d'une vingtaine d'années, elle est devenue une marque forte qui a droit à une protection étendue (voir le jugement Danjaq, S.A. c. Zervas (1997), 135 F.T.R. 136, 75 C.P.R. (3d) 295 (C.F. 1re inst.)).
[32] L'appelante explique que la nature des entreprises des parties n'est pas différente, comme le registraire l'a fait observer, parce que les services offerts par les chaînes d'alimentation englobent maintenant des services accessoires. L'appelante cite à cet égard certains de ses éléments de preuve suivant lesquels quelques-uns de ses magasins NO FRILLS exploitent aussi sous la bannière NO FRILLS AT THE PUMPS des stations-service qui vendent au détail de l'essence ainsi que certains produits automobiles connexes.
[33] L'appelante soutient qu'il existe une possibilité bien réelle que des consommateurs concluent à l'existence d'un lien entre la défenderesse No Frills et les magasins NO FRILLS exploitées par les titulaires de licences de Loblaws et qu'il existe donc un risque de confusion entre les marques.
Troisième motif d'opposition : alinéa 16(1)a)
[34] L'appelante affirme que, grâce à ses nouveaux éléments de preuve, elle réfute l'objection du registraire au sujet des lacunes que comporterait sa preuve en ce qui concerne l'utilisation sous licence. Ainsi, l'appelante affirme que, par l'intermédiaire de ses titulaires de licence, elle emploie la marque de commerce NO FRILLS au Canada depuis 1978, de sorte que son emploi est antérieur à la présumée date à laquelle la défenderesse aurait commencé à employer sa marque.
Quatrième motif d'opposition : article 2
[35] L'appelante affirme que le registraire a commis une erreur en concluant que No Frills s'était acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer que la marque dont l'enregistrement est demandé distingue véritablement ses services des services de Loblaws ou est adaptée à les distinguer ainsi. L'appelante soutient que la notoriété qu'elle a acquise au cours des vingt dernières années relativement à la marque NO FRILLS suffit à supprimer et à nier le caractère distinctif de la marque NO FRILLS entre les mains de la défenderesse.
Analyse et décision
[36] Je suis d'avis que l'appelante a soumis en appel de nouveaux éléments de preuve qui auraient eu un effet sur la décision du registraire. La norme de contrôle applicable aux décisions du registraire en pareil cas est celle que la Cour d'appel fédérale a précisée dans l'arrêt Brasseries Molson, société en nom collectif c. John Labatt Ltée, [2000] 3 C.F. 145, au paragraphe 51 :
[. . .] Toutefois, lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire.
[37] Le registraire a rejeté les quatre motifs d'opposition avancés par Loblaws pour contester l'enregistrement de la marque NO FRILLS de la défenderesse. Le registraire a fondé bon nombre de ses conclusions sur les lacunes qu'il croyait avoir décelées dans la preuve de Loblaws au sujet de l'emploi sous licence de ses marques de commerce.
[38] Le premier motif d'opposition de Loblaws était que la demande présentée au sujet de la marque de commerce NO FRILLS ne satisfaisait pas aux exigences de l'alinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce étant donné que No Frills n'employait pas la marque de commerce depuis 1992 contrairement à ce qu'elle affirmait dans sa demande. Il est accepté que l'opposant qui fait reposer un motif d'opposition sur l'alinéa 30b) a la charge de présentation de la preuve mais que cette charge est légère. Par souci de commodité, je reproduis ici le texte de l'alinéa 30b).
30. Quiconque sollicite l’enregistrement d’une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant :
b) dans le cas d’une marque de commerce qui a été employée au Canada, la date à compter de laquelle le requérant ou ses prédécesseurs en titre désignés, le cas échéant, ont ainsi employé la marque de commerce en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;
[39] Lorsque le requérant sollicite l'enregistrement d'une marque au motif qu'il l'employait avant la date du dépôt de sa demande, cet emploi doit avoir été constant et avoir eu lieu dans le cours normal des affaires. Le registraire a conclu que Loblaws n'avait soumis aucun élément de preuve pour justifier son opposition sur le fondement d'un défaut d'usage et il a estimé qu'aucun des éléments de preuve présentés par No Frills ne contredisait la date de premier emploi revendiquée.
[40] Par ailleurs, une demande d'enregistrement d'une marque de commerce sera refusée pour non-conformité avec l'alinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce si la preuve est incompatible avec l'antériorité d'usage revendiquée dans la demande.
[41] Les nouveaux éléments de preuve que l'appelante a présentés dans le présent appel remettent en question l'affirmation de la défenderesse suivant laquelle elle emploie la marque de façon ininterrompue depuis septembre 1992.
[42] Il ressort de la preuve de l'appelante que la défenderesse a changé de nom le 21 juillet 1992, date à laquelle elle a remplacé une société albertaine et que ce nom a été radié du registre des sociétés de l'Alberta le 1er mars 2000 pour défaut de produire une déclaration annuelle. Dans l'intervalle, une autre entreprise qui avait été constituée en personne morale en Colombie‑Britannique en 1996 a prétendu être en droit d'utiliser la marque de la défenderesse.
[43] La preuve de la défenderesse comporte effectivement de nombreuses lacunes en ce qui concerne l'usage de la marque. Dans l'affidavit que M. Beaulieu a souscrit le 1er novembre 2000, il est question d'activités publicitaires et commerciales exercées à partir de 1992 et jusqu'à peu près en 1996. Or, rien ne permet de penser que la marque ait été employée après 1996 et jusqu'à la date à laquelle l'affidavit a été souscrit. La défenderesse n'a pas pu expliquer les changements survenus au sein de son entité juridique, se contentant d'affirmer qu'elle avait changé de nom et avait remplacé une société albertaine. Il n'y a aucun élément de preuve qui établirait que la marque a été employée sans interruption après que la radiation du nom du premier requérant du registre de l'Alberta.
[44] Je ne suis pas convaincu que la défenderesse a employé la marque de façon continue depuis septembre 1992. L'enregistrement de la marque devrait par conséquent être refusé en vertu de l'alinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce.
[45] J'estime que la conclusion que le registraire a tirée au sujet de l'alinéa 30b) est erronée. L'appel doit être accueilli et la décision du registraire doit être annulée.
[46] La Cour ordonne au registraire de refuser la demande d'enregistrement de la marque de commerce canadienne no 854265 concernant la marque de commerce NO FRILLS. L'appelante a droit aux dépens de l'appel.
[47] Vu ma conclusion sur la question qui précède, il n'est pas nécessaire que j'aborde les autres motifs d'opposition.
ORDONNANCE
[48] LA COUR:
1. ANNULE la décision de la Commission des oppositions des marques de commerce rendue le 4 mai 2004;
2. ORDONNE au registraire des marques de commerce de refuser la demande d'enregistrement de la marque de commerce canadienne no 854265 concernant la marque de commerce NO FRILLS;
3. ADJUGE à l'appelante les dépens de l'appel.
Traduction certifiée conforme
Christiane Bélanger, LL.L.
ANNEXE
Voici les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 :
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
«distinctive» Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d'autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.
. . .
«emploi» ou «usage» À l'égard d'une marque de commerce, tout emploi qui, selon l'article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.
4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.
(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.
5. Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada seulement si elle l'emploie dans un pays de l'Union, autre que le Canada, en liaison avec des marchandises ou services, si, selon le cas:
a) ces marchandises sont distribuées en liaison avec cette marque au Canada;
b) ces marchandises ou services sont annoncés en liaison avec cette marque
(i) soit dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,
(ii) soit dans des émissions de radio ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,
et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce.
6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.
(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.
(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.
(4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.
(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris:
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
d) la nature du commerce;
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.
12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants:
a) elle est constituée d'un mot n'étant principalement que le nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;
. . .
d) elle crée de la confusion avec une marque de commerce déposée;
(2) Une marque de commerce qui n'est pas enregistrable en raison de l'alinéa (1)a) ou b) peut être enregistrée si elle a été employée au Canada par le requérant ou son prédécesseur en titre de façon à être devenue distinctive à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant.
16. (1) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce qui est enregistrable et que le requérant ou son prédécesseur en titre a employée ou fait connaître au Canada en liaison avec des marchandises ou services, a droit, sous réserve de l'article 38, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard de ces marchandises ou services, à moins que, à la date où le requérant ou son prédécesseur en titre l'a en premier lieu ainsi employée ou révélée, elle n'ait créé de la confusion:
a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement avait été antérieurement produite au Canada par une autre personne;
c) soit avec un nom commercial qui avait été antérieurement employé au Canada par une autre personne.
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(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion:
a) soit avec une marque de commerce antérieurement employée ou révélée au Canada par une autre personne;
b) soit avec une marque de commerce à l'égard de laquelle une demande d'enregistrement a été antérieurement produite au Canada par une autre personne;
c) soit avec un nom commercial antérieurement employé au Canada par une autre personne.
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(5) Le droit, pour un requérant, d'obtenir l'enregistrement d'une marque de commerce enregistrable n'est pas atteint par l'emploi antérieur ou la révélation antérieure d'une marque de commerce ou d'un nom commercial créant de la confusion, par une autre personne, si cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion a été abandonné à la date de l'annonce de la demande du requérant selon l'article 37.
50. (1) Pour l'application de la présente loi, si une licence d'emploi d'une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l'emploi, la publicité ou l'exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s'il s'agissait de ceux du propriétaire.
(2) Pour l'application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l'identité du propriétaire et au fait que l'emploi d'une marque de commerce fait l'objet d'une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l'objet d'une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.
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2. In this Act,
"distinctive", in relation to a trade-mark, means a trade-mark that actually distinguishes the wares or services in association with which it is used by its owner from the wares or services of others or is adapted so to distinguish them;
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"use", in relation to a trade-mark, means any use that by section 4 is deemed to be a use in association with wares or services;
4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.
(2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.
(3) A trade-mark that is marked in Canada on wares or on the packages in which they are contained is, when the wares are exported from Canada, deemed to be used in Canada in association with those wares.
5. A trade-mark is deemed to be made known in Canada by a person only if it is used by that person in a country of the Union, other than Canada, in association with wares or services, and
(a) the wares are distributed in association with it in Canada, or
(b) the wares or services are advertised in association with it in
(i) any printed publication circulated in Canada in the ordinary course of commerce among potential dealers in or users of the wares or services, or
(ii) radio broadcasts ordinarily received in Canada by potential dealers in or users of the wares or services,
and it has become well known in Canada by reason of the distribution or advertising.
6. (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade-name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade-name in the manner and circumstances described in this section.
(2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
(3) The use of a trade-mark causes confusion with a trade-name if the use of both the trade-mark and trade-name in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the trade-mark and those associated with the business carried on under the trade-name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
(4) The use of a trade-name causes confusion with a trade-mark if the use of both the trade-name and trade-mark in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the business carried on under the trade-name and those associated with the trade-mark are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class.
(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including
(a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known;
(b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use;
(c) the nature of the wares, services or business;
(d) the nature of the trade; and
(e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them.
12. (1) Subject to section 13, a trade-mark is registrable if it is not
(a) a word that is primarily merely the name or the surname of an individual who is living or has died within the preceding thirty years;
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(d) confusing with a registered trade-mark;
(2) A trade-mark that is not registrable by reason of paragraph (1)(a) or (b) is registrable if it has been so used in Canada by the applicant or his predecessor in title as to have become distinctive at the date of filing an application for its registration.
16. (1) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a trade-mark that is registrable and that he or his predecessor in title has used in Canada or made known in Canada in association with wares or services is entitled, subject to section 38, to secure its registration in respect of those wares or services, unless at the date on which he or his predecessor in title first so used it or made it known it was confusing with
(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;
(b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or
(c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.
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(3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the wares or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with
(a) a trade-mark that had been previously used in Canada or made known in Canada by any other person;
(b) a trade-mark in respect of which an application for registration had been previously filed in Canada by any other person; or
(c) a trade-name that had been previously used in Canada by any other person.
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(5) The right of an applicant to secure registration of a registrable trade-mark is not affected by the previous use or making known of a confusing trade-mark or trade-name by another person, if the confusing trade-mark or trade-name was abandoned at the date of advertisement of the applicant's application in accordance with section 37.
50. (1) For the purposes of this Act, if an entity is licensed by or with the authority of the owner of a trade-mark to use the trade-mark in a country and the owner has, under the licence, direct or indirect control of the character or quality of the wares or services, then the use, advertisement or display of the trade-mark in that country as or in a trade-mark, trade-name or otherwise by that entity has, and is deemed always to have had, the same effect as such a use, advertisement or display of the trade-mark in that country by the owner.
(2) For the purposes of this Act, to the extent that public notice is given of the fact that the use of a trade-mark is a licensed use and of the identity of the owner, it shall be presumed, unless the contrary is proven, that the use is licensed by the owner of the trade-mark and the character or quality of the wares or services is under the control of the owner.
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1303-04
INTITULÉ : LOBLAWS INC.
et
NO FRILLS AUTO AND TRUCK RENTAL LTD.
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 6 DÉCEMBRE 2005
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE O’KEEFE
DATE DES MOTIFS : LE 28 AVRIL 2006
COMPARUTIONS :
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Kevin Laroche Cristine Collard
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Personne n'a comparu
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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Borden Ladner Gervais srl Ottawa (Ontario) |
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Douglas H. Murray Vancouver (Colombie-Britannique) |
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