[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 9 février 2011
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SIMPSON
ENTRE :
et
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, S.E.N.C.R.L.
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Se prévalant de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13 (la Loi), la demanderesse, KISS MY FACE Corporation, interjette appel de la décision en date du 2 février 2010 (la décision) rendue en application du paragraphe 45(4) de la Loi par le registraire des marques commerce (le registraire), à l’effet de radier pour défaut d’emploi l’enregistrement no LMC574,850 (l’enregistrement) visant la marque de commerce KISS KIDS.
[2] La demanderesse prie la Cour de rendre une ordonnance enjoignant au registraire de rétablir l’enregistrement en le modifiant de façon à supprimer ce qui suit : « vêtements, nommément hauts tricotés, chemises en tricot et t-shirts ».
[3] La demande n’a pas été contestée, et la demanderesse ne requiert pas de dépens.
[4] Aucune preuve n’a été produite devant le registraire. La Cour, toutefois, dispose à présent d’une preuve établissant l’emploi de la marque en cause, dont il sera traité ci‑dessous.
CONTEXTE
[5] Aux termes du paragraphe 45(1) de la Loi, le propriétaire d’une marque de commerce qui reçoit l’avis prévu par cette disposition lui enjoignant de fournir une preuve d’emploi doit présenter une preuve indiquant qu’il a employé sa marque au cours des trois ans précédant l’avis. L’avis étant en l’espèce daté du 25 septembre 2007, la période pertinente s’étend du 25 septembre 2004 à la date de l’avis.
[6] L’article 4 de la Loi décrit en quoi consiste l’emploi de marchandises (par opposition aux services). En voici le texte :
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4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.
(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.
(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.
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4. (1) A trade-mark is deemed to be used in association with wares if, at the time of the transfer of the property in or possession of the wares, in the normal course of trade, it is marked on the wares themselves or on the packages in which they are distributed or it is in any other manner so associated with the wares that notice of the association is then given to the person to whom the property or possession is transferred.
(2) A trade-mark is deemed to be used in association with services if it is used or displayed in the performance or advertising of those services.
(3) A trade-mark that is marked in Canada on wares or on the packages in which they are contained is, when the wares are exported from Canada, deemed to be used in Canada in association with those wares.
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[7] Dans Osler c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1997), 77 CPR (3d) 475, 139 FTR 64 (C.F. 1re inst.), la Cour a indiqué, aux paragraphes 22 et 25 :
22. La nature de l’instance engagée devant la présente Cour en vertu de l’article 56 de la Loi est semblable à un procès de novo en ce que l’appelant a le droit de produire des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés au registraire. Le rôle de la Cour ne se limite pas à décider si le registraire avait tort ou raison. Toutefois, il lui faut faire montre de circonspection avant de modifier une décision du registraire.
[…]
25. La preuve d’une vente unique, en gros ou au détail, dans le cours normal des affaires peut suffire en autant qu’elle présente les caractéristiques d’une opération commerciale authentique et qu’elle ne soit pas perçue comme ayant été délibérément fabriquée ou inventée en vue de protéger l’enregistrement d’une marque.
[8] Les marchandises, en l’espèce, consistent en des savons et produits capillaires.
[9] La demanderesse soutient que l’affidavit souscrit le 7 mai 2010 en la ville de New York par M. Robert McLeod (l’affidavit McLeod) indique que des ventes substantielles des marchandises en cause ont été réalisées au Canada. M. McLeod est président de la demanderesse depuis la constitution de celle‑ci en société en 1978. Il appert de son affidavit que les marchandises étaient fabriquées suivant les spécifications de la demanderesse. Sont jointes à l’affidavit des photos indiquant que les marchandises étaient emballées dans des contenants portant des étiquettes où la marque en cause figurait bien en vue. L’affidavit comporte également des listes de distributeurs et de détaillants et est accompagné de factures prouvant que des ventes ont été réalisées au Canada. Je ne doute pas de l’authenticité de ces opérations.
CONCLUSIONS
[10] La preuve me convainc que la marque en cause a été employée au Canada pendant la période pertinente.
[11] Pour ces motifs, l’appel sera accueilli.
JUGEMENT
1. La demande est accueillie.
2. Le registraire des marques de commerce doit rétablir l’enregistrement de la marque de commerce KISS KIDS assorti de la modification suivante : la suppression des mots « vêtements, nommément hauts tricotés, chemises en tricot et t‑shirts ».
3. Aucuns dépens ne sont adjugés à l’égard de la présente demande.
Traduction certifiée conforme
Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-480-10
INTITULÉ : KISS MY FACE c.
LAPOINTE ROSENSTEIN s.e.n.c.r.l.
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 25 octobre 2010
MOTIFS DU JUGEMENT : LA JUGE SIMPSON
DATE DU JUGEMENT : Le 9 février 2011
COMPARUTIONS :
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POUR LA DEMANDERESSE
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Matthew Norwood |
POUR LA DÉFENDERESSE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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POUR LA DEMANDERESSE |
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Lapointe Rosenstein Marchand Melançon, s.e.n.c.r.l. Montréal (Québec)
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POUR LA DÉFENDERESSE |