Date : 20000914
Dossier : A-205-99
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ISAAC
LE JUGE MALONE
ENTRE :
POLO RALPH LAUREN CORPORATION,
appelante,
- et -
UNITED STATES POLO ASSOCIATION
et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,
intimés.
Audience tenue à Ottawa (Ontario), le mercredi, 31 mai 2000.
Jugement prononcé à Ottawa (Ontario), le jeudi, 14 septembre 2000.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE
Y A SOUSCRIT : LE JUGE STRAYER
MOTIFS CONCORDANTS : LE JUGE ISAAC
Date : 20000914
Dossier : A-205-99
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE ISAAC
LE JUGE MALONE
ENTRE :
POLO RALPH LAUREN CORPORATION,
appelante,
- et -
UNITED STATES POLO ASSOCIATION
et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,
intimés.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE MALONE
A. Introduction
[1] Il s'agit d'un appel interjeté par la Polo Ralph Lauren Corporation (PRLC) à l'encontre d'une ordonnance de la Section de première instance de la Cour fédérale, en date du 8 mars 1999, ayant pour objet les demandes d'enregistrement des marques de commerce 544 477 et 544 478 par la United States Polo Association (USPA). Ces demandes de l'USPA portent respectivement sur les dessins-marques UNITED STATES POLO ASSOCIATION & Design et U.S.P.A & Design (les dessins-marques de l'USPA).
[2] L'appelante a interjeté deux appels distincts. L'appel A-205-99 traité ici vise les demandes d'enregistrement des marques de commerce 544 477 et 544 478 alors que l'appel A-206-99 vise les demandes de marques verbales 629 983 et 629 985. Les deux appels ont été plaidés ensemble mais chacun faisait l'objet d'un dossier d'appel distinct. Les présents motifs visent à trancher l'appel A-205-99. Des motifs succincts seront déposés séparément au sujet de l'appel A-206-99.
[3] La question centrale de ces appels est de savoir si c'est à tort, en droit, que le juge de première instance n'a pas utilisé le critère approprié applicable au risque de confusion entre les dessins-marques de l'USPA et ceux de la PRLC. En résumé, ce critère consiste à se demander si, comme première impression dans l'esprit d'un consommateur ordinaire ayant un souvenir vague et imparfait de l'autre marque, l'emploi des deux marques, dans la même région et de la même façon, est susceptible de donner l'impression que les marchandises reliées à ces marques sont produites ou commercialisées par la même société. Par souci de commodité, je l'appellerai « critère de la première impression » .
[4] Toutefois, avant de traiter cette question, je dois aborder au préalable les questions préliminaires soulevées par l'appelante au sujet de l'admissibilité et de l'utilisation de certains affidavits additionnels produits par l'USPA devant le juge de première instance et au sujet de la norme de contrôle que doit appliquer la Cour dans sa décision.
B. Questions préliminaires
[5] L'USPA a demandé l'enregistrement de ses dessins-marques le 21 juin 1985. S'agissant de la demande 544 477, l'usage projeté au Canada devait être en liaison avec les marchandises suivantes :
[TRADUCTION].Vêtements pour hommes, femmes et enfants, notamment pantalons, chemises, shorts, jupes, blouses, manteaux, T-shirts, vestes, chandails et survêtements comprenant blousons, pantalons de survêtement, shorts d'entraînement et vestes molletonnées[1].
L'usage projeté à l'égard de la demande 544 478 était également en liaison avec des vêtements énumérés dans les mêmes termes.
[6] Les deux demandes figurent ci-dessous :
UNITED STATES POLO ASSOCIATION » « U.S.P.A. & Design »
544 477 544 478
[7] La PRLC a produit sa déclaration d'opposition aux demandes 544 477 et 544 478 le 26 juillet 1995[2] ou aux environs de cette date. La PRLC est propriétaire d'un certain nombre de marques de commerce comportant le mot « Polo » ou la représentation d'un joueur de polo à cheval, notamment des marques suivantes :
N º d'enregistrement Marque de commerce
312 324 POLO
314 406 POLO BY RALPH LAUREN
« POLO PLAYER Design »
314 256
« RALPH LAUREN & Design »
318 560
et des marques de commerce suivantes non enregistrées :
(désignées collectivement comme les marques de commerce POLO)[3].
[8] L'USPA a produit un affidavit auprès de la Commission d'opposition des marques de commerce (la Commission) à l'appui de la demande 544 477 mais n'a produit aucun élément de preuve pour étayer la demande 544 478. La PRLC a produit trois affidavits, attaquant ces demandes essentiellement au motif de la confusion avec ses marques de commerce mentionnées ci-dessus. Cette documentation avait trait au droit de propriété de la PRLC sur diverses marques de commerce et à ses efforts de commercialisation et de vente au détail en Amérique du Nord depuis 1967. L'USPA a pour sa part fait état de l'historique de ses efforts d'enregistrement et de licence en Amérique du Nord, sans présenter de preuve de l'usage de ces diverses marques enregistrées. Dans ses décisions du 22 novembre 1995, la Commission a rejeté les deux demandes. Elle a fondé son refus sur le fait que l'USPA ne s'était pas acquittée de sa charge d'établir qu'à la date de la décision, le 22 novembre 1995, chacun des dessins-marques de l'USPA ne créait pas de confusion avec la marque de commerce enregistrée suivante de la Polo Ralph Lauren Corporation :
« Polo Player Design »
[9] Les parties ont produit devant la Section de première instance un total de neuf[4] affidavits additionnels. Le juge de première instance a donné gain de cause à l'USPA et accueilli son appel en concluant que la décision de la Commission n'était pas fondée et que l'USPA avait fait la preuve, comme il lui incombait, qu'il n'y avait aucune probabilité de confusion entre ses marques de commerce et celles de la PRLC.
[10] Un certain nombre de ces affidavits additionnels produits par l'USPA (c'est-à-dire les affidavits de Christine Ng-Chung, Bill W.K. Chan et Isabelle Jomphe) ne se limitent pas aux faits dont les déclarants ont une connaissance personnelle, comme le prescrit l'article 81 des Règles de la Cour fédérale[5]. L'exception à la règle du ouï-dire basée sur la nécessité ou la fiabilité, comme l'exige la Cour suprême du Canada[6] et comme la Cour l'a adopté[7], ne peut être invoquée, la preuve de la nécessité n'ayant pas été établie.
[11] Je suis d'avis que le juge de première instance n'aurait dû considérer ou invoquer aucun de ces affidavits dans son analyse. Les motifs du juge de première instance ne précisent pas les sources factuelles en fonction des affidavits individuels, mais la seule source possible au dossier de sa déclaration « En octobre 1992, l'appelante a vendu trois modèles différents de t-shirt, dont deux portaient une marque de commerce accompagnée des mots United States Polo Association et POLO[8] » est l'affidavit Jomphe irrecevable[9].
[12] Des affidavits produits en faveur de l'USPA dans l'appel A-205-99, restent admissibles l'affidavit de Merle Jenkins, souscrit le 5 juin 1996[10], et celui d'Eileen J. Castellano, souscrit le 22 janvier 1996. La PRLC a présenté les affidavits de Victor Cohen, souscrit le 18 avril 1996; de Michael Belcourt, souscrit le 25 mars 1996; de Jason Wolfe, souscrit le 15 mars 1996 et de Laurence Rosen, souscrit le 24 mars 1996.
[13] Dans l'arrêt récent Brasseries Molson c.John Labatt Ltée, la Cour expose le critère applicable à la norme de contrôle d'une décision de la Commission d'opposition des marques de commerce en ces termes :
Compte tenu de l'expertise du registraire, et en l'absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter. Toutefois, lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire[11].
[Non souligné dans l'original.]
[14] Les affidavits admissibles produits par les deux parties devant le juge de première instance en l'espèce font état de l'historique des activités de l'USPA dans le domaine du sport au Canada et aux États-Unis depuis de nombreuses années, de l'état du registre canadien des marques de commerce au sujet du mot « Polo » au 22 janvier 1996 et de l'usage répandu des marques de commerce POLO pour les vêtements pour hommes, les articles de sport et les vêtements pour femmes.
[15] De nouveaux éléments de preuve substantiels, sous forme d'une recherche exhaustive du registre canadien des marques de commerce, ont été produits dans l'affidavit d'Eileen J. Castellano, daté du 22 janvier 1996. Ces éléments de preuve suggèrent que le mot « polo » a été généralement adopté et largement employé dans le commerce de détail au Canada. Je considère que cet élément de preuve aurait modifié de façon appréciable l'appréciation des faits du registraire. Par conséquent, la norme de contrôle est celle de la décision correcte, appliquée par le juge de première instance.
C. Question principale
[16] Le fait de s'appuyer sur la preuve d'un affidavit inadmissible tel que l'affidavit Jomphe constitue une erreur de droit. J'estime que la Cour, dans ces circonstances, est autorisée à effectuer sa propre analyse de la question de la confusion[12].
[17] Pour déterminer si les marques de commerce ou les noms commerciaux créent de la confusion, le paragraphe 6(5) de la Loi prévoit que la Cour ou le registraire des marques de commerce doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, notamment :
a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;
c) le genre de marchandises, services ou entreprises;
d) la nature du commerce;
e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent[13].
[18] L'examen de certains arrêts-clés fournit également des principes directeurs pratiques. Par exemple, la Cour doit se mettre à la place d'une personne ordinaire qui est familière avec la marque antérieure mais qui n'en a qu'un vague souvenir[14]; la question à se poser est de savoir si un consommateur ordinaire, au vu de la marque postérieure, aura comme première impression que les marchandises avec lesquelles la seconde marque est employée sont en quelque façon associées à celles de la marque antérieure. S'agissant du degré de ressemblance dans la présentation, le son ou l'idée dont il est question à l'alinéa 6(5)e), les marques de commerce en cause doivent être examinées comme un tout[15]. De la même façon, puisque c'est la combinaison des éléments qui constitue la marque de commerce et lui confère son caractère distinctif, il n'est pas correct, pour l'application du critère de la confusion, de placer les marques l'une en regard de l'autre et de comparer ou observer les ressemblances ou les différences des éléments ou des composantes de ces marques. En outre, les marques de commerce ne doivent pas être considérées séparément des marchandises ou services avec lesquels elles sont associées, mais en liaison avec ces marchandises ou services[16]. Quand il s'agit de marques célèbres ou notoirement connues, il peut être plus difficile d'établir qu'il n'y a pas de probabilité de confusion, particulièrement quand le genre des marchandises est similaire[17]. En dernier lieu, les facteurs énumérés au paragraphe 6(5) ne doivent pas nécessairement se voir attribuer le même poids. Chaque cas de confusion peut justifier qu'on accorde plus d'importance à l'un de ces critères[18].
[19] Le registraire et le juge de première instance ont appliqué de manière symétrique les alinéas 6(5)a) à d) de la Loi. Ils ont tous les deux estimé que les marques de la PRLC possédaient un caractère distinctif inhérent et accepté la preuve de l'appelante établissant l'usage et la promotion étendus de sa marque-dessin Polo Player Design et des marques de commerce Polo. La période pendant laquelle les marques de commerce avaient été en usage favorisait également l'appelante. Le genre de marchandises de la PRLC a été désigné comme « vêtements de haute couture » et reconnu comme plus haute gamme que celui de l'USPA, mais les deux n'ont fait l'objet d'aucune restriction que ce soit, quant au commerce ou au prix. Je souscris sur ce point à l'analyse de la Commission et du juge de première instance.
[20] La seule divergence apparue entre le juge de première instance et la Commission d'opposition des marques de commerce a concerné le degré de ressemblance entre les marques de commerce selon l'alinéa e) du paragraphe 6(5). Dans l'examen du degré de ressemblance entre les marques au titre de l'alinéa 6(5)e), le juge de première instance a considéré que les marques-dessins de l'USPA et les marques de commerce Polo suggéraient dans les deux cas l'idée du jeu de polo. Poussant l'analyse, il a dit que les premières suggéraient l'affiliation à un club de polo (nommément la United States Polo Association) alors que les dernières suggéraient une idée différente, soit une liaison avec les vêtements créés par Ralph Lauren. À mon avis, cette analyse considère à tort les dessins-marques de l'USPA séparément du jeu de polo au lieu de les voir en liaison avec les articles d'habillement pour lesquels l'enregistrement est demandé, en l'occurrence :
[TRADUCTION] Vêtements pour hommes, femmes et enfants, notamment pantalons, chemises, shorts, jupes, blouses, manteaux, T-shirts, vestes, chandails et survêtements comprenant blousons, pantalons de survêtement, shorts d'entraînement et vestes molletonnées[19].
[21] Cette analyse omet également d'examiner le degré de ressemblance entre les marques au plan de la présentation et des idées qu'elle suggèrent à la première impression. Bien que le juge de première instance s'y réfère au cours de son analyse initiale, il n'applique pas le critère de la première impression en fin de compte dans son examen d'ensemble du paragraphe 6(5).
[22] Eu égard à l'alinéa 6(5)e), les marques ont effectivement un certain degré de ressemblance matérielle. Les dessins-marques de l'USPA et le POLO Player Design comportent un cheval et un maillet de polo (deux dans les dessins-marques de l'USPA) comme motifs dominants. Ils suscitent tous l'idée du jeu de polo et à première vue donneraient naturellement à penser que les vêtements associés à ces marques sont produits ou commercialisés par la même entreprise. Cependant, l'analyse ne peut s'arrêter là.
[23] L'USPA a produit sa recherche dans le registre canadien des marques de commerce, qui révèle que quelque soixante-sept inscriptions de marques de commerce comportent le mot « polo » , soit seul soit en combinaison, et/ou des éléments de dessin du polo. S'agissant des vêtements, vingt marques concernaient la PRLC, neuf l'USPA et seize concernaient huit autres fabricants ou détaillants de vêtements. Les vingt-deux autres inscriptions portent sur une diversité d'articles tels que des accessoires pour la vue, des articles de voyage, des parfums, des bijoux et des produits de beauté. Sept des inscriptions sont pour le compte de la PRLC et quinze pour huit autres détaillants ou fabricants. Dans l'examen de circonstances de l'espèce au titre du paragraphe 6(5), de tels éléments de preuve ont été acceptés dans d'autres affaires comme affaiblissant l'importance de la ressemblance prévue à l'alinéa 6(5)e) sur la base qu'un usage largement répandu implique que le marché est en mesure de faire la distinction entre des marques concurrentes[20].
[24] En l'absence de contre-interrogatoire sur l'état du registre apporté en preuve, son authenticité ne peut maintenant être contestée. Par ailleurs, la PRLC n'a soumis aucun élément de preuve contraire suggérant qu'il y avait eu dans le passé des cas de confusion chez des consommateurs entre des articles d'habillement produits par d'autres fabricants et ceux de la PRLC. Ce que les nouveaux éléments de preuve produits par la PRLC établissent, c'est l'usage étendu au Canada des marques de commerce Polo pour les vêtements pour hommes, les articles de sport, les produits de beauté, les bijoux, les parfums et les vêtements pour femmes. Il est incontestable que les marques de commerce Polo comptent parmi les marques les plus célèbres produites et commercialisées au Canada.
D. Conclusion
[25] La présence d'un élément commun dans les marques de commerce (soit le cheval et le maillet de polo en l'occurrence) a été jugée dans d'autres instances comme ayant des répercussions importantes sur la question de la confusion. Comme le déclare le Contrôleur général dans Harrods Ltd. - In the Matter of an Application by - to Register a Trade Mark :
Lorsqu'il s'agit d'examiner la possibilité de confusion entre deux marques de commerce, c'est un principe généralement reconnu que, si les deux marques en question comportent un élément commun qui figure également dans plusieurs autres marques utilisées sur le même marché, cette utilisation courante sur le marché tend à inciter les acheteurs à porter davantage leur attention sur les autres éléments, non communs, des différentes marques et à faire ainsi la distinction entre elles[21].
[26] Ayant appliqué le critère de la première impression et en me fondant sur l'ensemble de la preuve au sujet des circonstances de l'espèce, je suis arrivé à la conclusion que l'USPA a établi comme il lui incombait de le faire, qu'il n'y a pas de probabilité de confusion entre les dessins-marques de l'USPA et l'une des marques de commerce Polo, malgré le fait qu'ils soient produits et commercialisés pour des vêtements appelés à être vendus sur le marché canadien de détail. L'état du registre constitue une preuve convaincante de l'absence de confusion. J'estime qu'il peut être raisonnablement déduit que les consommateurs de vêtements au Canada sont habitués à établir de fines distinctions entre les diverses marques polo.
[27] Je suis d'avis de rejeter l'appel A-205-99 et de confirmer l'ordonnance de la Section de première instance, datée du 8 mars 1999, relative aux demandes d'enregistrement de marques de commerce 544 477 et 544 478. Comme le présent appel et l'appel A-206-99 ont été instruits ensemble, il ne devrait y avoir qu'un seul mémoire de dépens, mais avec des débours distincts dans chaque appel.
Brian Malone
Juge
Je souscris.
B.L. Strayer
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
Date : 20000914
Dossier : A-205-99
CORAM: LE JUGE STRAYER
LE JUGE ISAAC
LE JUGE MALONE
ENTRE :
POLO RALPH LAUREN CORPORATION,
appelante,
- et -
UNITED STATES POLO ASSOCIATION
et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,
intimés.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE ISAAC
[1] J'ai lu, à l'état de projet, les motifs de mon collègue, le juge Malone, dans ces appels. Bien que je sois d'accord avec la façon dont il propose de statuer, il ne me paraît pas possible de souscrire aux motifs. Je présente ci-dessous mes propres motifs.
[2] Il s'agit d'appels à l'encontre d'un jugement de la Section de première instance, publié dans (1999), 87 C.P.R. (3d) 193, statuant sur trois appels interjetés contre des décisions de la Commission d'opposition des marques de commerce (la Commission). Le juge de première instance a accueilli les appels à l'encontre de deux des décisions et a rejeté le troisième. Il n'est interjeté appel qu'au sujet des deux appels qu'il a accueillis. Ces appels ont été instruits ensemble. Une copie des présents motifs sera déposée dans chacun des dossiers A-205-99 et 206-99 et sera considérée comme la décision à l'égard de l'appel dans chaque dossier.
LES FAITS
[3] Le 21 juin 1985, l'intimée United States Polo Association (USPA) a demandé l'enregistrement de ces deux dessins-marques.
Nos d'enregistrement 544 477 et 544 478
Le 18 avril 1989, l'USPA a produit une demande d'enregistrement des marques verbales suivantes :
U.S. POLO ASS'N (N º d'enregistrement 629 983)
U.S. POLO ASSOCIATION (N º d'enregistrement 629 985)
[4] L'appelante, la Polo Ralph Lauren Corporation (PRLC), a produit une déclaration d'opposition aux dessins-marques de l'USPA le 6 novembre 1987, puis modifié sa déclaration le 26 juillet 1995. La PRLC a également produit une déclaration d'opposition aux marques verbales le 31 mai 1991. Dans les deux cas, la PRLC a allégué que les marques projetées de l'USPA créaient de la confusion avec sa famille de marques Polo, dont la liste figure ci-dessous :
POLO (N º d'enregistrement 312 324)
POLO BY RALPH LAUREN (N º d'enregistrement 314 406)
(N º d'enregistrement 314 256)
(N º d'enregistrement 318 560)
(Marques non enregistrées)
LA DÉCISION DE LA COMMISSION
[5] La Commission a instruit les demandes et trouvé dans chaque cas que les marques de l'USPA créaient de la confusion avec les marques de la PRLC. Elle a jugé que les dessins-marques des deux parties avaient un caractère distinctif inhérent, mais que les marques verbales n'avaient pas de caractère distinctif inhérent marqué. La période d'usage des marques favorisait la PRLC dans chaque cas et le genre de marchandises et la nature du commerce se chevauchaient. En dernier lieu, les marques elles-mêmes avaient une certaine ressemblance. Les marques verbales sont similaires à la fois visuellement et phonétiquement et les idées suggérées par les marques sont très semblables : le jeu de polo. Les dessins-marques sont similaires parce qu'ils contiennent tous des chevaux et des maillets de polo comme motifs dominants et qu'ils suggèrent tous l'idée du jeu de polo. Appliquant le critère de la première impression et du vague souvenir, la Commission a déterminé que l'USPA ne s'était pas acquittée de l'obligation légale qui lui incombait de démontrer que ses marques projetées ne créaient pas de confusion avec les marques de la PRLC.
LA DÉCISION DE LA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
[6] L'USPA a interjeté appel de ces décisions auprès de la Section de première instance de la Cour fédérale, conformément aux dispositions du paragraphe 56(1) de la Loi sur les marques de commerce1. Le paragraphe 56(5) de la Loi prévoit que lors d'un tel appel, les parties peuvent produire devant la Cour une preuve en plus de celle qui a été présentée devant la Commission. Ces paragraphes prévoient :
56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l'avis de la décision ou dans un tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit après l'expiration des deux mois...
(5) Lors de l'appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.
[7] Les parties ont produit devant la Section de première instance un total de seize affidavits additionnels. Dans ses motifs, mon collègue les mentionne. Le juge qui a instruit les appels a pris en considération tous les éléments de preuve produits devant lui et, après avoir cité de larges extraits de la décision de la Cour dans l'affaire United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp. et al.2, a conclu que les marques visées dans l'appel ne créaient de confusion avec aucune des marques de la PRLC. Il a souscrit à la conclusion de la Commission au sujet du caractère distinctif inhérent des marques, de la période d'usage, du genre des marchandises et de la nature du commerce.
[8] Toutefois, il n'a pas souscrit à la conclusion de la Commission sur ce qu'il a considéré comme le facteur crucial en l'espèce : le degré de ressemblance entre les marques. À son avis, bien que toutes les marques verbales suggèrent l'idée du jeu de polo, les marques de l'USPA suggèrent l'affiliation à un club de polo, la United States Polo Association. Par conséquent, elles ne ressemblent pas aux marques verbales de la PRLC. S'agissant des dessins-marques, ils sont eux aussi similaires en ce qu'ils évoquent le jeu de polo, mais encore ici les marques de l'USPA suggèrent l'affiliation à un club de polo et non une ligne de vêtements.
QUESTIONS EN LITIGE
[9] La principale question en litige dans le présent appel est de savoir si c'est à tort que le juge a conclu que les marques de l'USPA ne créaient pas de confusion avec les marques de la PRLC.
[10] Je souscris aux conclusions de mes collègues sur les questions préliminaires de la cause. Les affidavits de Christine Ng-Chung, Bill W.K. Chan et Isabelle Jomphe ne peuvent être admis parce qu'ils reposent sur le ouï-dire. Je conviens également que la norme de contrôle en l'espèce est celle qu'énonce le juge d'appel Rothstein dans John Labatt Limitée et al. c. Les Brasseries Molson, Société en nom collectif3 au paragraphe 51 :
Je pense que l'approche suivie dans les affaires Benson & Hedges c. St. Regis et McDonald c. Silcorp est conforme à la conception moderne de la norme de contrôle. Même s'il y a, dans la Loi sur les marques de commerce, une disposition portant spécifiquement sur la possibilité d'un appel à la Cour fédérale, les connaissances spécialisées du registraire sont reconnues comme devant faire l'objet d'une certaine déférence. Compte tenu de l'expertise du registraire, et en l'absence de preuve supplémentaire devant la Section de première instance, je considère que les décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter. Toutefois, lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire.
[Non souligné dans l'original].
C'est le cas ici parce que les affidavits qui restent admissibles comportent de nouveaux éléments de preuve importants.
LA CONFUSION
[11] Pour l'analyse de la question de la confusion créée ou non par un ensemble de marques, le point de départ est l'article 6 de la Loi. Les parties pertinentes de l'article prévoient :
6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.
(2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. ...
(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris :
a)le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;
b)la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont étéen usage;
c)le genre de marchandises, services ou entreprises;
d)la nature du commerce;
e)le degréde ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent.
[12] Je conviens avec mon collègue que la Commission et le juge qui a instruit l'appel n'ont pas fait d'erreur en appliquant les facteurs indiqués aux alinéas 6(5)a) à d) de la Loi.
[13] Cependant, je ne puis être d'accord avec lui quand il conclut, aux paragraphes 20 et 21 de ses motifs, que le juge de première instance, dans son analyse du paragraphe 6e) de la Loi, « considère à tort les dessins-marques de l'USPA séparément du jeu de polo au lieu de les voir en liaison avec les articles d'habillement pour lesquels l'enregistrement est demandé » et « n'applique pas le critère de la première impression » .
[14] Au paragraphe 29 de ses motifs, le juge qui a entendu les appels a correctement résumé la règle de droit applicable, à mon avis. Il a déclaré qu'il devait appliquer le critère établi dans Pink Panther4 et prendre en considération « toutes les circonstances de l'espèce » . Cela indique clairement qu'il n'a pas considéré les marques isolément. En outre, au paragraphe 30 de ses motifs, il a affirmé que « le critère de la première impression et du vague souvenir constitue le critère approprié pour déterminer si les marques de l"appelante peuvent vraisemblablement causer de la confusion avec celles de l"intimée. » Dans sa décision sur les appels, le juge a clairement pris en considération le critère juridique approprié et n'a pas commis les erreurs de droit alléguées par mon collègue.
[15] À mon avis, en l'absence d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait manifeste et prédominante, la décision du juge de première instance ne doit pas être modifiée. Il faut avoir à l'esprit les observations du juge Ritchie dans Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. St. Regis Tobacco Corp.5, où il déclare au nom de la majorité :
[Traduction] J'estime que pour déterminer si une marque de commerce crée de la confusion au sens de l'art. 6 de la Loi il y a lieu de trancher judiciairement une question de fait pratique, à l'exclusion de tout exercice du pouvoir discrétionnaire par le registraire6. [Non souligné dans l'original.]
Comme la question de la « confusion » est une question de fait, le seul fait que la Cour serait arrivée à une conclusion différente de celle du juge de première instance ne suffit pas pour qu'elle substitue son appréciation des faits à celle du juge de première instance. Cela vaut, même si tous les éléments de preuve produits devant le juge étaient de nature documentaire. Comme l'a déclaré le juge Mahoney dans l'arrêt Canada c. Capitol Life Insurance Co.:
Il est vrai qu'aucune question évidente de crédibilité ne se pose en l'espèce et que nous sommes probablement aussi bien placés que le juge de première instance pour dégager les conclusions de fait nécessaires. Toutefois, même dans cette circonstance, une Cour d'appel n'est pas habilitée à substituer ses vues à celles du juge de première instance simplement parce qu'elle serait arrivée à une conclusion différente; il lui faut conclure que celui-ci a commis une erreur7.
[16] Ayant examiné toutes les marques visées en l'espèce, y compris les marques non enregistrées présentées au paragraphe 7 des motifs de mon collègue, et adoptant la perspective du consommateur moyen qui n'a qu'un souvenir vague et imparfait des marques de l'appelante, je ne puis conclure que le juge de première instance a décidé à tort que les marques ne créaient pas de confusion.
[17] À mon avis, les marques de l'USPA ne ressemblent pas aux marques de l'appelante dans
la présentation, le son ou les idées qu'elles suggèrent. Les dessins-marques de l'USPA sont différents visuellement de ceux de la PRLC. Les marques verbales de l'USPA diffèrent elles aussi du mot unique « POLO » enregistré par la PRLC. Bien qu'il soit possible eu égard aux marques « d'en faire ressortir des caractéristiques particulières susceptibles de jouer un rôle déterminant dans la perception du public » , les marques doivent néanmoins être examinées respectivement comme un tout8. Quand on les examine comme un tout, j'estime qu'il est hors de doute que les expressions « U.S. POLO ASSOCIATION » ou « U.S. POLO ASS'N » n'ont pas un degré marqué de ressemblance avec le mot unique « POLO » . Certainement, je ne puis conclure que c'est à tort que le juge a considéré que les marques de l'intimée avaient un caractère distinctif inhérent.
[18] Je souhaiterais faire une autre observation sur l'un des aspects des motifs de mon collègue au sujet de l'alinéa 6(5)e) de la Loi. Au paragraphe 20 de ses motifs, il critique le juge de première instance pour avoir considéré les marques de l'USPA séparément du jeu de polo au lieu de les voir en liaison avec les articles d'habillement pour lesquels l'enregistrement est demandé. Toutefois, aux paragraphes 37 et 38 de ses motifs, le premier juge a explicitement pris en compte le genre de marchandises et la nature du commerce. Mon collègue semble laisser entendre que le genre de marchandises doit être également apprécié en rapport avec l'alinéa 6(5)e) de la Loi : le degré de ressemblance. À mon avis, ce point de vue signifierait que le genre de marchandises serait pris en compte à deux reprises : une première fois au titre de l'alinéa 6(5)c) de la Loi, une seconde fois au titre de l'alinéa 6(5)e) de la Loi. Il s'ensuivrait que la Cour accorderait une influence indue au « genre de marchandises » comme facteur déterminant dans la question de la confusion, ce qui est manifestement contraire à la disposition expresse de la Loi. Le « genre de marchandises » n'est que l'une des « circonstances de l'espèce » énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi et ne devrait être considéré que comme un seul facteur, et non pas deux.
DÉCISION
[19] Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter les deux appels avec un seul mémoire de dépens.
Julius A. Isaac ________________________
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
Date : 20000914
Dossier : A-205-99
OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI, 14 SEPTEMBRE 2000
EN PRÉSENCE : DU JUGE STRAYER
DU JUGE ISAAC
DU JUGE MALONE
ENTRE :
POLO RALPH LAUREN CORPORATION,
appelante,
- et -
UNITED STATES POLO ASSOCIATION
et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE,
intimés.
JUGEMENT
L'appel est rejeté et l'ordonnance de la Section de première instance, datée du 8 mars 1999, est confirmée, avec un seul mémoire de dépens à l'intimée United States Polo Association pour le présent appel et l'appel A-206-99, mais des débours distincts dans chaque appel.
B.L. Strayer
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N º DU GREFFE : A-205-99 et A-206-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :
POLO RALPH LAUREN CORPORATION
ET
UNITED STATES POLO ASSOCIATION ET AL.
LIEU DE L'AUDIENCE : OTTAWA (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 31 MAI 2000
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE
A SOUSCRIT À CES MOTIFS : LE JUGE STRAYER
MOTIFS CONCORDANTS : LE JUGE ISAAC
EN DATE DU : 14 SEPTEMBRE 2000
ONT COMPARU:
Mme Diane E. Cornish POUR L'APPELANTE
M. Ronald E. Dimock POUR LES INTIMÉS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Osler, Hoskin & Harcourt
Ottawa (Ontario) POUR L'APPELANTE
Dimock, Stratton & Clarizio
Ottawa (Ontario) POUR LES INTIMÉS
[1]La demande 544 477 de l'USPA comporte un désistement à l'égard de l'usage exclusif des mots « UNITED STATES POLO » de façon séparée de l'ensemble de la marque de commerce. Cahier d'appel, vol. 7, p. 1700.
[11](2000) 252 N.R. 91 au par. 29, [2000] A.C.F.. n º 159 (QL) au par. 51 [ci-après Brasseries Molson, cité d'après N.R.]. Voir également le juge Evans (tel était alors son titre)dans l'affaire Garbo Group Inc. c. Harriet Brown Co. (1999) 3 C.P.R. (4th) 222 aux par. 34 à 38.
[12]Ce pouvoir est établi de longue date dans la jurisprudence relative à la confusion des marques de commerce. Voir Re AndreWines Ltd and E. & .J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 à la p. 129; Mr. Submarine Ltd. c. Amanita Investments Ltd. (1987, 19 CPR (3d) 3 à la p. 11; Brasseries Molson, supra, note 12 au par. 54.
[14]Coca-Cola of Canada v. Pepsi-Cola Co. of Canada [1942] 2 D.L.R. 657 (P.C.) à la p. 661; voir aussi Miss Universe Inc. c. Bohna [1995] 1 C.F. 614 aux p. 621-622.
[15]United Artists Corp. c. Pink Panther Beauty Corp. [1998] 3 C.F. 534 (C.A.F.). au par. 34 [ci-après Pink Panther].