Date : 19991214
A-36-98
| CORAM: LE JUGE STONE |
| LE JUGE LINDEN |
| LE JUGE ROTHSTEIN |
E n t r e :
APOTEX INC,
appelante
(défenderesse)
et
MERCK & CO. INC. et
MERCK FROSST CANADA INC.,
intimées
(demanderesses)
Audience tenue à Toronto (Ontario) le lundi 13 décembre 1999
et le mardi 14 décembre 1999
Jugement prononcé à l"audience à Toronto (Ontario)
le mardi 14 décembre 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE STONE
Date : 19991214
A-36-98
| CORAM: LE JUGE STONE |
| LE JUGE LINDEN |
| LE JUGE ROTHSTEIN |
E n t r e :
APOTEX INC,
appelante
(défenderesse)
et
MERCK & CO. INC. et
MERCK FROSST CANADA INC.,
intimées
(demanderesses)
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l"audience à Toronto (Ontario)
le mardi 14 décembre 1999)
LE JUGE STONE
[1] La Cour statue sur l"appel d"un jugement en date du 23 janvier 19981 par lequel le juge MacKay a rejeté la requête présentée par l"appelante dans le cadre d"une action visant à obtenir la suspension de l"exécution du paragraphe 3 du jugement de première instance2. Aux termes de ce jugement, une injonction permanente avait été accordée aux intimées pour interdire à Apotex de porter atteinte aux droits de brevet conférés aux intimées par le brevet canadien no 1 275 349 délivré le 16 octobre 1990 (le brevet). Le jugement a été modifié en appel3 mais le paragraphe 3 a été laissé intact. La Cour suprême du Canada a rejeté les demandes présentées par chacune des deux parties pour obtenir l"autorisation de se pourvoir devant elle4.
[2] Voici les réparations que l"appelante sollicite dans sa requête :
| [TRADUCTION] |
| 1. Modifiant le paragraphe 3 du jugement de première instance rendu le 22 décembre 1994, tel qu'il a été modifié par la Cour d'appel dans son jugement du 19 avril 1995 modifié le 16 mai 1995 (le jugement de première instance), pour interdire à Apotex de contrefaire le brevet canadien no 1 275 349 (le brevet 349) en fabriquant, utilisant, offrant en vente ou vendant, au Canada ou ailleurs, des formes posologiques contenant du maléate d'énalapril comme ingrédient actif et ordonnant l'instruction des questions litigieuses énumérées à l'annexe A (les questions en litige) jointe à l'avis de requête [c.à-d. l'annexe A de la requête d'Apotex] ; |
| 2. À titre subsidiaire, suspendant l'application du paragraphe 3 du jugement de première instance en attendant l'instruction des questions en litige, sauf en ce qui concerne l'activité décrite au paragraphe 1, ou subsidiairement, en attendant le prononcé d'une autre ordonnance de la Cour dans une action qui doit être intentée par Apotex et Signa S.A. de C.V. conformément à la formule annexée à l'avis de requête à titre d'annexe B (l'action de Signa) [c.-à-d. l'annexe B de la requête d'Apotex] ; |
| 3. À titre plus subsidiaire encore, modifiant le paragraphe 3 du jugement de première instance en interdisant à Apotex de contrefaire le brevet 349 en fabriquant, utilisant, offrant en vente ou vendant, au Canada ou ailleurs, des formes posologiques contenant des composés visés par les revendications 2 à 5 du brevet 349 et ordonnant l'instruction des questions en litige ; |
| 4. À titre plus subsidiaire encore, suspendant l'application du paragraphe 3 du jugement de première instance en attendant l'instruction des questions en litige, sauf en ce qui concerne l'activité décrite au paragraphe 3, ou subsidiairement, en attendant le prononcé de toute autre ordonnance de la Cour dans l'action Signa. |
[3] Le but sous-jacent de la requête ressort à l"évidence des " questions litigieuses " que l"appelante demande à la Cour d"instruire. Si elle obtient gain de cause, il lui sera alors loisible de contester, dans la présente action ou dans toute autre instance, la validité de la revendication 1 du brevet ainsi que la composition et l"utilisation des revendications 8 et 11 en limitant la portée et l"application du paragraphe 3 du jugement de première instance de manière à ce qu"il lui soit uniquement interdit de fabriquer, d"utiliser, d"offrir en vente ou de vendre des formes posologiques contenant du maléate d'énalapril et nul autre composé.
[4] L"appelante soutient qu"eu égard aux circonstances de l"espèce, elle devrait pouvoir réclamer la réparation qu"elle sollicite parce que la portée de la revendication 1 l"empêche d"utiliser et de vendre des composés qui ont été élaborés après le prononcé du jugement de première instance et qui tomberaient sous le coup de cette revendication mais pas sous celui des revendications 2 à 5 qui se rapporteraient expressément à l"énalapril et à ses sels, dont le maléate d"énalapril. En conséquence, si le paragraphe 3 du jugement de première instance n"est pas modifié, l"appelante ne pourra contester la validité de la revendication 1 et des autres revendications qu"elle cherche à contester par la présente. L"appelante soutient qu"une telle situation aurait pour effet de la tenir à l"écart du marché en l"empêchant d"utiliser et de vendre les composés nouvellement élaborés qui sont offerts par Signa S.A. de C.V. et qu"elle subirait ainsi un préjudice irréparable.
[5] L"appelante attire l"attention de la Cour sur la déclaration qui a été déposée dans l"action. Elle affirme que la déclaration porte essentiellement sur la présumée contrefaçon du brevet causée par l"utilisation et la vente de maléate d"énalapril sous forme posologique que l"appelante avait acquis soit avant le 16 octobre 1990, date de délivrance du brevet, soit d"un fournisseur autorisé après cette date. L"appelante soutient donc qu"il était suffisant qu"elle invoque un moyen de défense qui portait spécifiquement sur l"allégation précise de contrefaçon et que c"est effectivement ce qu"elle a fait en invoquant avec succès l"article 56 de la Loi sur les brevets . L"appelante concède qu"ayant agi de la sorte, il ne lui serait plus permis de contester la validité de la revendication 1 comme moyen de défense à l"interdiction qui lui est faite d"utiliser et de vendre d"autres quantités de maléate d"énalapril acquis par la suite, mais elle affirme que le paragraphe 3 du jugement de première instance devrait être modifié de manière à lui permettre de contester en justice la validité de la revendication 1 et d"obtenir de la Cour qu"elle décide si elle contreferait le brevet en utilisant et en vendant les composés nouvellement élaborés.
[6] Ainsi que le juge MacKay l"a fait remarquer, les allégations de contrefaçon contenues dans la déclaration ne se limitent pas à la fabrication et à la vente de maléate d"énalapril. Pour rependre ses propres termes5 :
| [18] Peu importe l'intention qu'Apotex avait à l'époque, l'opinion qu'elle a maintenant, avec le recul, méconnaît plusieurs facteurs pertinents dans le contexte des mesures préparatoires au procès et du procès lui-même. En premier lieu, bien que, dans leur déclaration, les demanderesses parlent de la contrefaçon découlant de la fabrication et de la vente de maléate d'énalapril, elles précisent également : |
| [TRADUCTION] |
| 21. En raison des actes énumérés aux présentes commis par la défenderesse, la défenderesse a contrefait les revendications 1 à 5 et 8 à 15 du brevet. |
| 22. Les demanderesses ne connaissent pas l'ampleur exacte des contrefaçons de la défenderesse, mais réclament une réparation relativement à tous les actes de contrefaçon commis par la défenderesse. |
| 23. La défenderesse continuera à violer les droits des demanderesses si la Cour ne lui interdit pas de le faire. |
| [...] |
| 26. LES DEMANDERESSES SOLLICITENT PAR CONSÉQUENT : |
| a) un jugement déclarant que la défenderesse a contrefait les revendications 1 à 5 et 8 à 15 du brevet canadien no 1 275 349 ; |
| b) une injonction interlocutoire et permanente interdisant à la défenderesse, notamment par l'entremise de ses dirigeants, administrateurs, préposés, mandataires et employés, de contrefaire les revendications 1 à 5 et 8 à 15 du brevet canadien no 1 275 349. |
| Il ressort du texte de sa déclaration que Merck a sollicité une réparation dont la portée déborde ce qui concerne exclusivement les comprimés de maléate d'énalapril d'Apotex. Elle a réclamé la protection de la pleine portée de son brevet, telle qu'elle est définie par les revendications spécifiées dans cette déclaration. |
[7] Pour rejeter la requête, le juge MacKay a exprimé l"opinion suivante compte tenu de la façon dont les actes de procédure étaient formulés et des autres facteurs dont il avait tenu compte6 :
| Implicitement, la validité de la revendication 1, qui est appuyée par la Loi et qu'Apotex ne conteste pas, est la base de la conclusion de contrefaçon et de l'injonction dans la mesure où celles-ci se rapportent à la revendication 1. |
Dans son esprit, peu importe les pouvoirs que la Cour pourrait posséder en matière de modification de jugements, ces pouvoirs n"allaient pas en l"espèce jusqu'à lui permettre de modifier le dispositif de l'injonction et d"ordonner l'instruction des questions litigieuses soulevées en l'espèce. Sinon, " [i]l n'y aurait pas de fin aux procès " qui ont lieu une fois pour toutes, " sauf dans des cas exceptionnels "7. Ce principe empêche la Cour d'exercer tout pouvoir discrétionnaire qui pourrait lui permettre de rouvrir les débats, d'ordonner l'instruction de nouvelles questions litigieuses ou de modifier à cette fin le dispositif de l'injonction. Le juge s"est également dit d"avis que la Cour n"avait pas compétence pour suspendre l"exécution de l"injonction permanente. Même si l"appelante soutenait que le principe de l"autorité de la chose jugée ne s"appliquait pas en l"espèce, le juge MacKay a accepté l"argument des intimées suivant lequel le principe de l'autorité de la chose jugée ne s"applique pas lorsqu'il s'agit de déterminer si la Cour devrait ordonner la réouverture des débats pour examiner les questions qu'Apotex cherche à soulever en l'espèce, mais qu"il pourrait constituer un facteur pertinent dans le cadre d"une action distincte introduite par l"appelante pour contester la validité de la revendication 1.
[8] Vu la façon dont la cause d"action est libellée dans les actes de procédure, il nous est impossible d"accepter que la question de la contrefaçon abordée au procès se limitait essentiellement à l"utilisation et à la vente du maléate d"énalapril. Au paragraphe 22 de la déclaration, les demanderesses réclamaient une réparation [TRADUCTION] " relativement à tous les actes de contrefaçon commis par la défenderesse " et pas seulement à l"égard des actes qui impliquaient l"utilisation et la vente de maléate d"énalapril. Ce moyen n"a pas été attaqué pour cause d"irrégularité avant l"instruction de l"action. D"ailleurs l"affaire a été instruite en fonction de l"ensemble des actes de procédure.
[9] Qui plus est, il semble qu"au paragraphe 2 de sa défense modifiée, l"appelante admette que " aux fins uniquement de la présente action ", le propriétaire enregistrée du brevet aurait droit à l"exclusivité accordée par la Loi sur les brevets à l"égard des revendications du brevet. Voici le texte de ce paragraphe :
| [TRADUCTION] |
| 2. En ce qui concerne les paragraphes 6, 7 et 8 de la déclaration, sous réserve de l'article 56 de la Loi sur les brevets et de la disponibilité d'énalapril et de maléate d'énalapril sous licence, et aux fins uniquement de la présente action, la défenderesse admet que la demanderesse Merck & Co. Inc. aurait, en tant que propriétaire enregistrée du brevet canadien no 1 274 349 (le brevet), droit à l'exclusivité accordée par la Loi sur les brevets sur les revendications du brevet, à l'exception des revendications relatives à la forme posologique des composés et à leur utilisation, tels qu'ils sont plus particulièrement revendiqués aux revendications 8 à 17 inclusivement du brevet, revendications dont la validité n'est pas admise mais niée, ainsi qu'il est précisé ci-après. |
[10] Il nous semble que, compte tenu de ce moyen, il n"est plus possible de contester dans le cadre de l"action la validité de la revendication 1 étant donné que l"action a été tranchée de façon définitive au procès et en appel. Le juge de première instance a, dans une certaine mesure, fondé son jugement sur cette aveu d"exclusivité sur les revendications du brevet en concluant que certaines revendications, dont la revendication 1, avaient été contrefaites. Il nous semble également que l"appelante a expressément fait valoir au procès un moyen de défense fondé sur l"invalidité des revendications 8 et 11 et que le juge ne lui a pas donné raison sur ce point.
[11] Si l"aveu contenu au paragraphe 2 de la défense modifiée ne doit pas être considéré comme nous venons de l"exposer, il nous semble que la question de la validité de la revendication 1 aurait dû être soulevée lors du procès lui-même. Bien que l"article 56 de la Loi sur les marques de commerce se soit avéré un moyen de défense suffisant en réponse à l"allégation de contrefaçon du brevet découlant de l"utilisation et de la vente de maléate d"énalapril avant la délivrance du brevet, ce moyen de défense ne valait pas pour l"utilisation et la vente d"autres composés visés par la revendication 1 qui, à notre avis, sont englobés par le moyen invoqué au paragraphe 22 de la déclaration.
[12] L"ordre public favorise fortement le caractère définitif des décisions des cours de justice, pour assurer non seulement la sécurité des opérations mais aussi l"intégrité du processus judiciaire8. Dans un passage tiré d"un jugement rendu par une formation collégiale de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse auquel la Cour suprême du Canada a vraisemblablement souscrit9, on trouve ce qui suit10 :
[TRADUCTION]
| La doctrine de la chose jugée se fonde sur le concept de l"ordre public de façon à pouvoir mettre fin à un litige et empêcher qu"un individu soit poursuivi une deuxième fois au regard d"une même affaire. Selon moi, la jurisprudence a établi la règle qu"un jugement entre les mêmes parties est final et concluant, non seulement à l"égard des questions examinées, mais également à l"égard des questions que les parties auraient pu soulever. Il est clairement établi que le demandeur doit faire toute sa preuve dans la première action puisqu"il ne lui sera pas permis, en cas d"échec, d"intenter une deuxième action fondée sur une preuve additionnelle. Pour intenter une deuxième action, il doit être en mesure d"affirmer : " Je vais vous démontrer que ce fait modifie entièrement l"aspect du litige, et je vais également vous démontrer que je ne le connaissais pas et qu"il m"était impossible, malgré l"existence d"une diligence raisonnable, de connaître l"existence de ce fait plus tôt. |
[13] Ce principe existe depuis longtemps et il a constamment été confirmé et appliqué par les juridictions des degrés les plus élevés tant en Angleterre11 qu"au Canada12 depuis au moins un siècle et demi. Il a été énoncé pour la première fois en 1843 par le vice-chancelier Wigram13 :
| [TRADUCTION] |
| Pour trancher cette question, je crois que j"énonce correctement le principe auquel le tribunal est assujetti en disant que, lorsqu"une question déterminée fait l"objet d"un litige qui est du ressort d"un tribunal compétent, le tribunal exige des parties au procès qu"elles invoquent tous les moyens dont elles disposent et il ne permettra pas aux parties (sauf dans des circonstances exceptionnelles) de rouvrir le débat sur des questions qui auraient pu être soulevées en même temps que l"objet du litige a été examiné mais qui ne l"ont pas été uniquement parce qu"on a omis de les soulever par négligence, par inadvertance ou même par accident. Le moyen tiré du principe de l"autorité de la chose jugée s"applique, sauf dans des cas spéciaux, non seulement aux questions au sujet desquelles la Cour était effectivement requise par les parties de former une opinion et de rendre un jugement, mais aussi à toutes les questions qui faisait à juste titre partie de l"objet du litige et que les parties auraient pu soulever à ce moment-là si elles avaient fait preuve d"une diligence raisonnable. |
Plus récemment, dans le passage suivant d"un arrêt que la Cour suprême du Canada a, semble-t-il, cité et approuvé, lord Denning déclarait14 :
| [TRADUCTION] |
| Mon interprétation du droit applicable est la suivante : lorsqu"une partie intente une action contre une autre au regard d"un litige particulier et qu"on y rend jugement, il existe une règle juridique stricte selon laquelle cette partie ne peut intenter une autre action contre la même partie au regard du même litige. Transit in rem judicatam ... Mais dans le cadre d"un seul litige, il est possible de soulever plusieurs questions déterminantes du sort de toute la cause. Il convient alors d"appliquer la règle selon laquelle, d"ordinaire, les parties ne sont pas autorisées à débattre à nouveau une question litigieuse qu"elles ont déjà soulevée et débattue. Aucune d"entre elles ne peut soulever la même question litigieuse au cours de la même action ou d"une action subséquente, sauf en des circonstances spéciales [...] Et dans le cadre d"un seul litige, il peut exister plusieurs points sur lesquels l"une ou l"autre des parties peut s"appuyer pour prouver ses allégations et obtenir gain de cause. La règle veut alors que chaque partie doit faire preuve de diligence pour invoquer tous les points susceptibles de la favoriser. Si une partie, soit par négligence, inadvertance ou même accident, omet de soulever un point particulier (qui lui aurait permis, ou peut-être permis d"obtenir gain de cause), elle peut se voir refuser l"occasion de soulever à nouveau ce point-là, du moins dans la même action et dans toute action subséquente portant sur le même litige. Mais cette règle n"est pas, elle non plus, inflexible. Certaines circonstances spéciales permettent de s"en écarter. |
[14] Compte tenu de la façon dont la cause d"action a été libellée dans les actes de procédure, nous sommes d"avis, pour reprendre la formule employée par le vice-chancelier Wigram, que la validité de la revendication 1 était une question qui " faisait à juste titre partie de l"objet du litige " et qui aurait par conséquent dû être soulevée au procès. Si elle avait été soulevée et acceptée, elle aurait fort bien pu constituer un moyen de défense tout à fait indépendant du moyen de défense tiré de l"article 56 de la Loi sur les brevets que la défenderesse aurait pu invoquer à l"égard de l"ensemble de la déclaration.
[15] L"appelante soutient toutefois qu"il existe en l"espèce des " circonstances spéciales " qui font en sorte que la présente affaire échappe à l"application du principe posé par le vice-chancelier Wigram. L"appelante soutient essentiellement que les composés que l"appelante désire maintenant utiliser et vendre ont été élaborés après le prononcé du jugement de première instance et qu"au procès, l"objet du débat était différent. À notre avis, cette réponse est insuffisante. Avant l"instruction de l"affaire, l"appelante connaissait toutes les allégations qui avaient été formulées ainsi que toutes les réparations réclamées dans la déclaration. Un moyen de défense fondé sur l"article 56 de la Loi sur les brevets aurait pu constituer une réponse partielle aux allégations et c"est effectivement ce qui s"est produit. Elle ne constituait cependant pas une réponse au vaste moyen invoqué au paragraphe 22 de la déclaration et à la réparation connexe réclamée au paragraphe 26. À notre avis, l"appelante est par conséquent irrecevable à soulever cette question dans le cadre de l"action alors que le jugement de première instance a été rendu depuis longtemps et que l"appel interjeté de ce jugement a déjà été tranché.
[16] L"appel sera rejeté avec dépens.
" A.J. Stone "
| J.C.A. |
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats et procureurs inscrits au dossier
| No DU GREFFE : A-36-98 |
| INTITULÉ DE LA CAUSE : APOTEX INC. |
appelante
(défenderesse)
| et |
| MERCK & CO. INC. et |
| MERCK FROSST CANADA INC. |
intimées
(demanderesses)
| DATE DE L"AUDIENCE : le lundi 13 décembre 1999 et |
| le mardi 14 décembre 1999 |
| LIEU DE L"AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR prononcés par le juge Stone le 14 décembre 1999
ONT COMPARU :
| M es Harry Radomski et |
Daniela Bassan
| pour l"appelante (défenderesse) |
M e G.A. Macklin
| pour les intimées (demanderesses) |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Goodman, Phillips & Vineberg
Avocats & procureurs
250, rue Yonge, bureau 2400
Toronto (Ontario) M5B 2M6
pour l"appelante (défenderesse)
| Gowling Strathy & Henderson |
Avocats & procureurs
160, rue Elgin, bureau 2600
Ottawa (Ontario) K1P 1C3
pour les intimées (demanderesses)
__________________1 Ce jugement est publié sous l"intitulé Merck & Co. et al. v. Apotex Inc. , (1998), 143 F.T.R. 161.
2 Le paragraphe 3 est ainsi libellé : [TRADUCTION]
3. IL EST PAR LA PRÉSENTE INTERDIT à la défenderesse, par l'entremise notamment de ses dirigeants, administrateurs, préposés, mandataires et employés, de contrefaire les revendications 1 à 5 et 8 à 15 inclusivement du brevet canadien no 1 275 349 et en particulier de fabriquer, d'utiliser, d'offrir en vente ou de vendre, au Canada ou ailleurs, des comprimés d'APO-ENALAPRIL ou tout comprimé ou forme posologique contenant du maléate d'énalapril comme ingrédient actif tiré du maléate d'énalapril en vrac contenu dans les lots P-65478, P-65479 et P-65480, et des 44,9 kilogrammes de maléate d'énalapril dont il est question au paragraphe 1.
3 Ce jugement est publié sous l"intitulé Apotex Inc. c. Merck & Co. et al. , (1993), 60 C.P.R. (3d) 356 (C.A.F.).
5 Motifs du jugement, aux pages 12 et 13.
8 Hogue c. Montreal Trust Co. et al., (1997), 162 N.S.R. (2d) 321 (C.A.N.-É.), le juge Cromwell, à la page 340.
9 Ville de Grandview c. Doering, [1976] 2 R.C.S. 621, aux pages 636 et 637.
10 Fenerty c. The City of Halifax, (1920), 50 D.L.R. 425, le juge Drysdale, aux pages 437 et 438.
11 Voir, par ex., les arrêts Hoystead v. Federal Commissioner of Taxation , [1925] A.C. 155 (C.P.), New Brunswick Railway Company v. British and French Trust Corporation Limited, [1939] A.C. 1 (C.L.), Yat Tong Investments Co. Ltd. V. Doo Heng Bank Ltd., [1975] A.C. 581 (C.P.), Brisbane City Council v. Attorney-General for Queensland, [1978] A.C. 411 (C.P.), Arnold v. National Wetsminster Bank PLC, [1991] 2 A.C. 93 (C.L.), lord Keith, aux pages 104 et 105.
12 Ville de Grandview, précité, note 9, à la page 637.
13 Henderson v. Henderson, (1843), 3 Hare 100, aux pages 114 et 115.
14 Fidelitas Shipping Co. Ltd. C. V/O Exportchleb, [1966] 1 Q.B. 630 (C.A.), à la page 640, cité par le juge Ritchie dans l"arrêt Ville de Grandview , précité, note 9 , à la page 637.