Date : 20000622
Dossier : A-35-99
OTTAWA (ONTARIO), LE 22 JUIN 2000
CORAM : Le juge ROBERTSON
Le juge NOËL
Le juge McDONALD
Entre
BAYLOR UNIVERSITY
appelante
et
LA COMPAGNIE DITE THE GOVERNOR AND
COMPANY OF ADVENTURERS TRADING INTO
HUDSON'S BAY, communément appelée
COMPAGNIE DE LA BAIE D'HUDSON, et
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
intimés
JUGEMENT
La Cour fait droit à l'appel, infirme le jugement de la Section de première instance, ordonne au registraire des marques de commerce de donner une suite favorable à la demande d'enregistrement de marque de commerce no 711,942 déposée le 31 août 1992 et modifiée le 6 avril 1995, et alloue à l'appelante les dépens en appel comme en première instance.
Signé : Joseph T. Robertson
________________________________
J.C.A.
Traduction certifiée conforme,
Martine Brunet, LL.L.
Date : 20000622
Dossier : A-35-99
CORAM : Le juge ROBERTSON
Le juge NOËL
Le juge McDONALD
Entre
BAYLOR UNIVERSITY
appelante
et
LA COMPAGNIE DITE THE GOVERNOR AND
COMPANY OF ADVENTURERS TRADING INTO
HUDSON'S BAY, communément appelée
COMPAGNIE DE LA BAIE D'HUDSON et
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
intimés
Audience tenue à Toronto (Ontario), le vendredi 2 juin 2000
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le jeudi 22 juin 2000
MOTIFS DU JUGEMENT
PRONONCÉS PAR : Le juge NOËL
Y ONT SOUSCRIT : Le juge ROBERTSON
Le juge McDONALD
Date : 20000622
Dossier : A-35-99
CORAM : Le juge ROBERTSON
Le juge NOËL
Le juge McDONALD
Entre
BAYLOR UNIVERSITY
appelante
et
LA COMPAGNIE DITE THE GOVERNOR AND
COMPANY OF ADVENTURERS TRADING INTO
HUDSON'S BAY, communément appelés
COMPAGNIE DE LA BAIE D'HUDSON et
LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge NOËL
[1] Il y a en l'espèce appel formé contre la décision de la Section de première instance qui a débouté l'appelante de son appel contre une décision rendue par la Commission des oppositions des marques de commerce au nom du registraire des marques de commerce (le registraire). La décision dont est appel portait rejet de la demande d'enregistrement du mot BAYLOR à titre de marque de commerce de marchandises au Canada. Il échet d'examiner si le juge de première instance a eu raison de conclure que la marque projetée créerait probablement de la confusion avec celles de l'intimée.
L'historique du litige
[2] Le 31 août 1992, l'université Baylor (l'appelante) a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce BAYLOR pour les marchandises et services suivants :
| MARCHANDISES : (1) Vêtements, savoir chandails, sweatshirts, pantalons d'entraînement, tee-shirts, shorts, blousons, casquettes et chemises. (2) Chandails, sweatshirts, pantalons d'entraînement, tee-shirts, shorts, blousons, casquettes et chemises. |
| SERVICES : (1) Enseignement, savoir conduite de cours d'enseignement de niveau universitaire. (2) Enseignement et divertissements, savoir conduite de cours d'enseignement de niveau universitaire et prestation de services récréatifs connexes, c'est-à-dire manifestations sportives, productions artistiques, concerts et conférences pour étudiants. |
[3] Le 6 avril 1995, l'appelante a déposé une demande modifiée dans laquelle la liste des marchandises était limitée aux articles promotionnels d'université (c'est-à-dire des marchandises qui, quand on s'en sert, mettent le nom de l'université bien en évidence), en particulier aux vêtements, savoir chandails, sweatshirts, pantalons d'entraînement, tee-shirts, shorts, blousons, casquettes et chemises.
[4] La compagnie dite " The Governor and Company of Adventurers trading in the Hudson's Bay " (la Compagnie de la Baie d'Hudson) a déposé le 16 juillet 1993 son opposition à cette demande, opposition qu'elle a été autorisée à modifier par la suite. Elle faisait valoir, entre autres motifs d'opposition, que la marque projetée créait de la confusion avec ses propres marques de commerce BAYCREST, BAY CLUB, BAY MART, BAY RIDER, BAY SPORT, THE BAY, THE BAY et le logo THE BAY (collectivement désignés ci-après les " marques de commerce de la Baie "). Les textes de loi cités à l'appui de l'opposition sont les alinéas 12(1)d), 16(3)a), 16(3)c) et le paragraphe 30i) de la Loi sur les marques de commerce1.
[5] L'affaire a été entendue par la Commission des oppositions des marques de commerce le 10 septembre 1997, et la décision du registraire, rendue publique le 29 septembre 1997. La demande fut rejetée à l'égard des marchandises, mais accueillie à l'égard des services.
[6] L'appelante a formé appel contre le rejet de la demande à l'égard des marchandises devant la Section de première instance de la Cour fédérale, où elle a produit un complément de preuve, savoir l'affidavit en date du 27 novembre 1997 de Douglas E. Warrington.
[7] La Section de première instance a entendu cet appel le 16 juin 1998, et l'a rejeté par décision rendue le 15 décembre 19982. C'est cette décision qui est maintenant en appel devant notre Cour.
La décision dont est appel
[8] Le juge de première instance s'est rangé à l'avis du registraire, selon lequel les marques de commerce de la Baie sont devenues très connues, voire célèbres au Canada, dans l'exploitation d'établissements de vente au détail de vêtements et autres marchandises.
[9] Par contre, il a conclu que l'université Baylor ne pouvait être connue que de quelques rares Canadiens et que le mot " Baylor " ne pouvait servir qu'à créer la confusion :
| Le soussigné trouve peu plausible que, en dehors du cercle restreint des amateurs de sport, beaucoup de Canadiens connaissent quoi que ce soit de l'université Baylor, qui est située à Waco, au coeur du Texas profond. " Le fait que l'université Baylor soit " un établissement d'enseignement réputé " est peut-être vrai dans le cas des villes américaines entourant le Texas, mais, même dans des villes raffinées comme Toronto et Montréal, il est peu probable qu'elle soit connue, et encore moins dans une foule de villes canadiennes de plus petite taille comme St. John's, Frédéricton, Charlottetown, Québec, Ottawa, Peterborough, Thunder Bay, Brandon, Weyburn, Medicine Hat, Calgary ou Victoria, pour n'en citer que quelques-unes au hasard. L'appelante n'a en tout cas pas fait la preuve d'une telle notoriété. M. Warrington affirme avec confiance qu'il n'a " aucun doute qu'il y ait la moindre probabilité de confusion entre la marque de commerce BAYLOR de l'université Baylor telle qu'elle est employée " ". Toutefois, dissocié du mot " University ", ce mot a si peu de caractère distinctif au Canada qu'il ne sert, du moins en grande partie, qu'à créer de la confusion avec les nombreuses marques de l'intimée, qui ont déjà acquis une notoriété historique.3 |
[10] Le juge de première instance cite aussi de longs passages de l'affidavit de Sandra J. Rick, chef du rayon de l'horlogerie et de la bijouterie du magasin de la Compagnie de la Baie d'Hudson à Calgary (Alberta) de novembre 1988 à avril 1991 à peu près. On peut lire ce qui suit aux paragraphes 3 à 7 de cet affidavit :
| 3. La première fois qu'une personne m'a parlé de la réparation d'une montre BAYLOR ou d'une demande de remboursement d'une telle montre, c'est-à-dire la première fois où j'ai vu une montre portant la marque de commerce BAYLOR, j'ai présumé, en voyant la marque de commerce BAYLOR, que la montre était un produit actuel ou un ancien produit de la Baie que je ne connaissais pas bien. J'ai téléphoné au rayon de la bijouterie de la Baie au centre-ville de Calgary et j'ai demandé au vendeur s'il connaissait bien une montre vendue par la Baie sous la marque de commerce BAYLOR. Le vendeur n'avait jamais entendu parler de cette montre. J'ai alors demandé à mon surveillant si cette montre était un produit actuel de la Baie ou si elle faisait partie d'une ligne de produits abandonnés de la Baie. On m'a répondu par la négative. Ni le surveillant ni le vendeur du magasin de la Baie du centre-ville de Calgary ne savait d'où venait la montre BAYLOR. J'ai informé la personne qui s'était renseignée au sujet de la montre que celle-ci n'était pas un produit de la Baie. Le client a quitté le magasin avec ce qui m'a semblé être un visage contrarié. |
| 4. Au cours des mois qui ont suivi les événements relatés au paragraphe 3, chaque fois que quelqu'un me posait des questions au sujet de la réparation ou du remboursement d'une montre BAYLOR, je lui répondais qu'il ne s'agissait pas d'un produit de la Baie. J'ai par la suite découvert que les montres en question provenaient de Peoples Jewellers Limited. |
| 5. Dans bien des cas, j'ai observé que les personnes qui voulaient faire réparer une montre BAYLOR ou qui réclamaient un remboursement étaient surprises d'apprendre que la montre BAYLOR n'était pas un produit de la Baie, prenant souvent à témoin le mot BAY qui fait partie du nom de la montre. |
| 6. J'estimerais à une demande aux deux semaines les demandes que j'ai personnellement reçues, entre juillet 1989 et janvier 1991, de la part de personnes qui se présentaient au South Centre de la Baie pour faire réparer des montres portant la marque de commerce BAYLOR ou pour en obtenir le remboursement. |
| 7. En tant que vendeuse au rayon des vêtements pour dames de la Baie, il m'arrive fréquemment que des clientes me demandent des vêtements de la Baie portant des étiquettes comme BAY CLUB. Vu mon expérience avec les montres BAYLOR, je m'attendrais à ce que tout vêtement portant la marque de commerce BAYLOR créerait le même genre de confusion, c'est-à-dire à ce que les clientes soient amenées à croire que BAYLOR est une des marques utilisées par la Baie pour des vêtements.4 |
[11] Selon le juge de première instance, le témoignage de Mme Rick était " à toutes fins utiles " déterminant. Il a notamment tiré à ce sujet la conclusion suivante :
| Son témoignage porte à toutes fins utiles un coup fatal à la demande et à l'appel de l'appelante. Devant une preuve factuelle de confusion aussi frappante, le président et la Cour n'ont pas à s'interroger davantage.5 |
"
| Sur le fondement du témoignage de Mme Rick, témoignage qui n'a pas été contesté en contre-interrogatoire, la Cour peut à juste titre conclure que la marque projetée de l'appelante et les marques de l'intimée sont semblables et que la marque de commerce projetée créera de la confusion. Évidemment, une telle conclusion ne pourrait et n'est pas tirée d'une marque de commerce comme BAYLOR UNIVERSITY, qui ne saurait prêter à confusion avec les marques de l'intimée, notamment les marques BAYCREST, BAYMART et THE BAY. Le témoignage de Mme Rick démontre non seulement que la ressemblance pourrait créer de la confusion, mais qu'elle a effectivement créé de la confusion. Il est sans importance que les montres Baylor ne puissent être associées à la demanderesse ou à sa ligne de produits, le mot Baylor est objectivement identique et il crée de la confusion avec les lignes de produits arborant les marques de commerce de l'intimée, qu'elles soient associées à des montres-bracelets ou aux lignes de produits de l'appelante. L'intimée a démontré qu'il y avait une confusion réelle et concrète.6 |
[12] Le juge de première instance a relevé le fait que l'une et l'autre parties accolaient leurs marques respectives à des vêtements promotionnels d'université, qui sont vendus par les mêmes voies commerciales7. Après avoir rappelé la notoriété des marques de commerce de la Baie au Canada, il a conclu que l'appelante n'avait pas fait la preuve que sa marque de commerce qu'elle projetait de faire enregistrer ne risquait pas de créer la confusion8.
Les motifs d'appel
[13] Selon l'appelante, le juge de première instance a mal interprété les éléments de preuve dont il était saisi, étant donné la valeur probante qu'il attribuait à l'affidavit de Mme Rick. L'appelante soutient encore qu'il a commis une erreur de droit faute d'avoir tenu compte de " l'acheteur probable " dans son appréciation du risque de confusion; et que, si on prend en considération le groupe spécifique de gens qui achètent des vêtements promotionnels d'université, il devient clair qu'elle s'est acquittée de la charge de prouver que sa marque de commerce projetée ne risque pas de créer la confusion.
Les textes de loi applicables
[14] L'article 6 de la Loi, conjugué avec l'article 2, définit les divers critères à observer dans l'examen de la question de la confusion :
| 2. In this Act, " "confusing", when applied as an adjective to a trade-mark or trade-name, means a trade-mark or trade-name the use of which would cause confusion in the manner and circumstances described in section 6; " 6. (1) For the purposes of this Act, a trade-mark or trade- name is confusing with another trade-mark or trade-name if the use of the first mentioned trade-mark or trade-name would cause confusion with the last mentioned trade-mark or trade- name in the manner and circumstances described in this section. (2) The use of a trade-mark causes confusion with another trade-mark if the use of both trade-marks in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with those trade-marks are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class. |
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi. " "créant de la confusion" Relativement à une marque de commerce ou un nom commercial, s'entend au sens de l'article 6. " 6. (1) Pour l'application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article. (2) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. |
| (3) The use of a trade-mark causes confusion with a trade- name if the use of both the trade-mark and trade-name in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the trade-mark and those associated with the business carried on under the trade-name are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class. |
(3) L'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale. |
|||||
| (4) The use of a trade-name causes confusion with a trade-mark if the use of both the trade-name and trade-mark in the same area would be likely to lead to the inference that the wares or services associated with the business carried on under the trade-name and those associated with the trade-mark are manufactured, sold, leased, hired or performed by the same person, whether or not the wares or services are of the same general class. (5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including
|
| (4) L'emploi d'un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l'emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l'entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale (5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris:
|
[15] Il y aurait eu confusion en l'espèce au regard des dispositions suivantes :
Alinéa 12(1)d) :
| 12(1) ", a trade-mark is registrable if it is not "
|
12(1) ", une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants : "
|
Alinéas 16(3)a) et c) :
| (3) Any applicant who has filed an application in accordance with section 30 for registration of a proposed trade-mark that is registrable is entitled, subject to sections 38 and 40, to secure its registration in respect of the wares or services specified in the application, unless at the date of filing of the application it was confusing with
|
(3) Tout requérant qui a produit une demande selon l'article 30 en vue de l'enregistrement d'une marque de commerce projetée et enregistrable, a droit, sous réserve des articles 38 et 40, d'en obtenir l'enregistrement à l'égard des marchandises ou services spécifiés dans la demande, à moins que, à la date de production de la demande, elle n'ait créé de la confusion:
|
Paragraphe 30i) :
| 30. An applicant for the registration of a trade-mark shall file with the Registrar an application containing "
|
30. Quiconque sollicite l'enregistrement d'une marque de commerce produit au bureau du registraire une demande renfermant : "
|
Analyse et décision
[16] La date déterminante dans l'examen de la question de la confusion entre des marques de commerce est, par application du paragraphe 6(5), celle de la décision du registraire9. Pour examiner s'il y a confusion raisonnablement probable à la date déterminante, il faut prendre en considération toutes les circonstances de la cause, y compris les critères prévus au paragraphe 6(5), et c'est à la partie qui demande l'enregistrement qu'il incombe de prouver qu'il n'y a aucune probabilité de confusion.
[17] La première erreur reprochée par l'appelante au juge de première instance est qu'il a mal interprété les éléments de preuve dont il était saisi, en tenant l'affidavit de Mme Rick pour preuve concluante ou pratiquement concluante de confusion.
[18] Dans son affidavit, Mme Rick rapporte une trentaine de cas qui se sont produits de novembre 1998 à avril 1991, et où des clients du magasin de La Baie à Calgary étaient persuadés que les montres vendues par People's Credit Jewellers sous la marque BAYLOR provenaient de la Compagnie de la Baie d'Hudson. Ces clients les rapportaient au magasin pour réparation ou pour échange.
[19] Il ressort cependant du dossier soumis au juge de première instance comme au registraire que les montres qui auraient créé cette confusion étaient en vente à travers le Canada jusqu'en 199510. Or aucun autre cas de confusion n'a été signalé nulle part au Canada, après les cas rapportés par Mme Rick dans son affidavit11. Et ce, bien que, selon les témoignages produits, les employés de la Compagnie de la Baie d'Hudson aient été tenus de signaler tout cas de confusion chez les clients12.
[20] C'est ce qui a amené le registraire à noter ce qui suit dans sa décision :
| [TRADUCTION] |
| Or il n'y a dans le dossier aucun élément de preuve qui explique pourquoi les cas rapportés par Mme Rick se sont produits au cours d'une période de 17 mois puis ont cessé ou, de fait, pourquoi ils ne se sont produits que dans un magasin de l'opposante. |
et à ne reconnaître qu'une valeur probante relative à l'affidavit de Mme Rick13.
[21] Par contre, le juge de première instance a conclu que ce témoignage portait " à toutes fins utiles un coup fatal " à la demande de l'appelante, qu'il avait " une très grande valeur " et qu'il était en effet concluant :
| Sur le fondement du témoignage de Mme Rick, témoignage qui n'a pas été contesté en contre-interrogatoire, la Cour peut à juste titre conclure que la marque projetée de l'appelante et les marques de l'intimée sont semblables et que la marque de commerce projetée créera de la confusion.14 |
[22] Vu le dossier dont il était saisi et le point litigieux qu'il était appelé à trancher, le juge de première instance n'était pas fondé à tirer cette conclusion de l'affidavit de Mme Rick. En premier lieu, la date déterminante dans l'examen de la question de la confusion ne pouvait être antérieure à juin 1997, date à laquelle le registraire a rendu sa décision15. Ce que prouve l'affidavit en question, ce sont au mieux des cas de confusion qui s'étaient produits quelque 6 ans auparavant.
[23] En second lieu, et ainsi que l'a noté le registraire dans sa décision, le témoignage de Mme Rick était curieux en ce qu'aucun autre cas semblable ne s'est produit nulle part ailleurs au Canada, alors que les montres en question étaient en vente jusqu'en 1995. Ce qui indique que les cas rapportés par Mme Rick étaient quelque chose d'unique. C'est pourquoi son affidavit n'a au mieux que la valeur relative que lui attribuait le registraire.
[24] Le second motif d'appel est que le juge de première instance ne prenait pas en compte l'acheteur probable. À cet égard, il avait à sa disposition, en sus des éléments de preuve produits devant le registraire, l'affidavit de Douglas E. Warrington, qui est le représentant en matière de licences au Canada d'un certain nombre d'universités américaines, dont l'université Baylor. M. Warrington a pour travail de négocier les licences accordées par ces universités, de surveiller la qualité des articles sur lesquels figurent les noms ou logos des universités concernées, et de percevoir les redevances.
[25] Les paragraphes 3 à 7 de son affidavit présentent un intérêt particulier pour le second motif d'appel :
| 2. Je m'occupe de l'octroi des licences concernant des articles promotionnels d'universités américaines au Canada depuis 1985 à peu près. Durant les dernières années 1980 et les premières années 1990, j'ai pu constater une hausse considérable de leur popularité au Canada. Les ventes annuelles dans ce pays d'articles fabriqués sous licence accordée par ma compagnie dépassent en moyenne les 10 millions de dollars canadiens au cours des cinq dernières années. Ces articles sont vendus surtout par les boutiques de chaussures et d'articles de sport et, dans une moindre mesure, par les grands magasins. |
| 4. Les articles promotionnels d'université vendus au Canada consistent surtout en vêtements, savoir notamment sweatshirts, tee-shirts, blousons et casquettes. Le nom ou la marque de commerce de l'université sont toujours bien mis en évidence. La marque de commerce qui fait l'objet de la licence est donc intégrée au dessin du vêtement ou de l'article. Le nom ou la marque de commerce sous licence de l'université ne sont, d'après mon expérience, jamais simplement inscrits sur une étiquette comme le serait la marque de commerce d'un fabricant ou d'un détaillant ordinaire. |
| 5. À mon avis, la forte hausse de popularité des articles collégiaux américains est directement imputable à l"accroissement au Canada de la popularité des sports universitaires et de la diffusion au Canada d'un plus grand nombre de matches disputés aux États-Unis. J'ai notamment constaté que les chiffres de vente canadiens d'articles fabriqués sous licence portant le nom ou la marque de commerce d'une université américaine donnée dépendent du succès de l'équipe de football ou de basket-ball de cette université. |
| 6. D'après mon expérience, les articles promotionnels d'universités américaines sont achetés et portés au Canada surtout par des garçons et des hommes de 15 à 40 ans. Ces acheteurs sont pleinement conscients du lien qui existe entre une marque de commerce sous licence et l'université qui en est la propriétaire. Peu importe que l'achat d'un article promotionnel d'université témoigne du soutien de supporters pour l'équipe sportive de telle ou telle université ou que l'inscription du nom ou de la marque de l'université sur cet article réponde tout simplement aux impératifs de la mode, les chiffres de ventes des articles promotionnels d'université sont en fonction du succès de l'équipe en question. |
| 7. Au Canada, les ventes d'articles promotionnels portant la marque de commerce de l'université Baylor étaient peu importantes ces dernières années. Cette université n'en demeure pas moins un établissement d'enseignement réputé qui compte pour une part importante dans les licences accordées par ma compagnie. Elle avait par le passé une excellente équipe de football et je suis convaincu que, si cette équipe pouvait renouer avec le succès, il y aurait un accroissement de la vente au Canada d'articles promotionnels sous licence de l'université Baylor.16 |
[26] Voici la conclusion tirée par le juge de première instance au sujet de cet affidavit :
| Le soussigné trouve peu plausible que, en dehors du cercle restreint des amateurs de sport, beaucoup de Canadiens connaissent quoi que ce soit de l'université Baylor, qui est située à Waco, au coeur du Texas profond.17 |
L'appelante fait remarquer que ce " cercle restreint d'amateurs de sport " dont fait état le juge de première instance dans le passage ci-dessus est peut-être le groupe d'acheteurs dont il faut justement tenir compte pour examiner la question de la confusion en l'espèce.
[27] Il est de droit constant que la question de la confusion créée par la vente de marchandises sous des marques de commerce concurrentes doit être tranchée par référence aux acheteurs probables de ces marchandises. Dans Cheung Kong (Holdings) Ltd. c. Living Realty Inc.18, le juge Evans s'est prononcé en ces termes :
| L'avocate de l'opposante m'a cité certaines décisions à l'appui de la proposition plus générale suivant laquelle le critère applicable en matière de confusion est celui de la confusion créée dans l'esprit du " consommateur moyen ". Elle ajoute que cette personne fictive doit être identifiée en fonction des consommateurs effectifs du produit auquel la marque est associée. Ainsi, la question de savoir si une marque risque de créer de la confusion est une question qui doit être posée, non pas dans l'abstrait, mais en fonction du marché concret dans lequel les marchandises ou services sont offerts. |
| Ainsi, dans le jugement Canadian Schenley Distilleries Ltd. c. Canada's Manitoba Distillery Ltd. (1975), 25 C.P.R. (2d) 1 (C.F. 1re inst.), le juge Cattanach a fait remarquer (à la page 5) : |
| Lorsqu'il s'agit de dire si deux marques de commerce peuvent être confondues, il faut prendre en considération les personnes qui achèteront vraisemblablement les marchandises, c'est-à-dire les personnes qui forment habituellement le marché, c'est-à-dire les consommateurs.19 |
[28] Le juge McKeown est parvenu à la même conclusion dans McDonald's Corp. et al. c. Coffee Hut Stores Ltd.20 au sujet des sondages, comme suit en page 475 :
| " Je ne suis pas convaincu que cette enquête reflète avec exactitude les opinions de "la personne moyenne", mais, de toute façon, ce n'est pas l'opinion de la "personne moyenne" qui importe. |
| En droit, c'est plutôt l'opinion du consommateur qui importe et il s'ensuit nécessairement que l'on doit interroger le bon consommateur. En l'espèce, il aurait fallu interroger les gens qui se rendaient dans un magasin MCBEANS. Comme l'a noté le juge MacKay dans la décision Joseph E. Seagram & Sons Ltd., précitée, à la p. 472 : |
| Les affidavits des personnes qui ont procédé aux entrevues n'ont pas été offerts comme preuves par les appelantes. Les affidavits de M. Mayer et de M. Robertson sont peu utiles pour déterminer la représentativité des résultats du sondage puisque les auteurs n'étaient pas présents au moment où il a été effectué. Il n'y avait aucun affidavit d'une personne qui a participé réellement au sondage ni de preuve directe sur la façon dont les questionnaires ont été remplis ou sur l'exactitude des formulaires retournés. Il est vrai qu'ils attestent que le sondage a été mené par des enquêteurs compétents et que les répondants représentaient une cohorte, choisie au hasard, de personnes de 21 ans et plus qui étaient des résidants permanents ou saisonniers de la région. Cette cohorte peut être plus représentative des consommateurs de boissons alcoolisées que des consommateurs de services de courtage immobilier. Je ne crois pas que les opinions de ces personnes, qui peuvent ne jamais avoir envisagé d'utiliser des services d'un courtier en immobilier, sont directement pertinentes, car il est possible qu'elles ne soient jamais dans une situation qui est susceptible d'entraîner de la confusion en raison de la marque de commerce utilisée par le courtier : voir Carling Breweries Ltd. c. Molson Companies Ltd. et autres (1984), 1 C.P.R. (3d) 191, p. 198 [1984] 2 F.C. 920 (1re inst., le juge Strayer). |
[souligné dans l'original]
[29] Il ressort du témoignage de M. Warrington que les articles promotionnels d'université en vente au Canada consistent surtout en vêtements (sweatshirts, tee-shirts et casquettes), achetés et portés par des garçons et des hommes de 15 à 40 ans, qui s'intéressent beaucoup aux sports. Ce témoignage s'accorde avec le témoignage produit par la Compagnie de la Baie d'Hudson, savoir que celle-ci vend aussi des articles vestimentaires promotionnels portant la marque d'universités américaines comme UCLA, Michigan, Georgetown, etc., dans ses rayons d'articles de sport, et que les acheteurs typiques sont de sexe masculin, âgés de 10 à 25 ans21.
[30] Quoi qu'on puisse dire de l'affidavit de M. Warrington, il est indéniable que son témoignage sur le profil de l'acheteur probable n'est pas " de la poudre aux yeux et de la spéculation ". Il est fondé sur ses connaissances de première main et sur son expérience personnelle, et il est dans une grande mesure corroboré par le témoignage produit à l'appui des prétentions de la partie adverse. Il appert que ce point relevé dans l'affidavit de M. Warrington a échappé au juge de première instance.
[31] La question que celui-ci devait se poser est de savoir si, compte tenu de toutes les circonstances de la cause, y compris le témoignage sur le profil de l'acheteur probable de vêtements promotionnels d'université, l'appelante s'est acquittée de la charge de prouver qu'il n'y avait aucune probabilité de confusion entre les marques de commerce respectives des parties.
[32] Comme nous l'avons vu, il ressort des témoignages produits que ceux qui achètent et portent des vêtements promotionnels d'université sont surtout des garçons et des hommes de 10 à 40 ans. Quel que soit leur âge, leur trait commun est leur intérêt pour les sports. L'université Baylor, bien qu'elle ne jouisse pas en athlétisme et en sport de la même célébrité que les grandes universités américaines, a tout de même une équipe de football (les BAYLOR BEARS) qui a remporté divers championnats et qui a joué dans nombre de grandes rencontres de fin de saison, y compris le Cotton Bowl. Les matches de football d'universités américaines, dont ceux auxquels participent les BAYLOR BEARS, sont télévisés au Canada et font l'objet d'articles dans des magazines comme le Sports Illustrated qui sont distribués dans ce pays.
[33] Dans ce contexte, il est non seulement plausible mais probable, ainsi que l'affirme M. Warrington dans son affidavit, que ceux qui tendent à acheter des vêtements promotionnels d'université connaissent vraisemblablement le lien entre la marque de commerce exhibée sur ces vêtements et l'université qu'elle représente.
[34] Quant aux marques de commerce de la Compagnie de la Baie d'Hudson avec lesquelles il y aurait confusion au dire de cette dernière, il ressort du dossier soumis au juge de première instance qu'aucune de ces marques n'est aussi bien mise en évidence sur ses marchandises que les marques de commerce universitaires sur les vêtements promotionnels d'université. La Compagnie de la Baie d'Hudson ne met en évidence aucune de ses marques de commerce sur les vêtements promotionnels d'université ou sur ses marchandises22; ces marques ne figurent que sur les étiquettes et les pattes. Cette distinction semble avoir échappé au juge de première instance, qui a conclu que " les deux parties appliquent leurs marques respectives sur des vêtements collégiaux " "23.
[35] Qui plus est, le témoignage produit par la Compagnie de la Baie d'Hudson au sujet de marques de commerce spécifiques pour justifier son opposition, ne fait ressortir aucune probabilité de confusion si on tient compte des gens qui achètent vraisemblablement des vêtements promotionnels d'université. En particulier, ce témoignage indique qu'à la date déterminante, la marque BAYCREST n'était utilisée que pour la literie et les bas-culottes de femme, la marque BAY CLUB ne servait que pour les vêtements de femme, les marques BAYMART et BAY RIDER n'étaient pas utilisées du tout pour les vêtements, et la marque BAY SPORT n'était plus utilisée24.
[36] La seule question qu'il reste à trancher est de savoir si les deux marques THE BAY25 et le logo THE BAY pourraient fonder la conclusion du juge de première instance qu'il y avait confusion. À la date déterminante, ces marques étaient utilisées pour des vêtements, y compris des vêtements de sport, encore que, comme noté supra, elles ne figurent que sur les étiquettes et sur les pattes. La réponse dépend à la fois du caractère distinctif de la marque BAYLOR et de sa relative obscurité par comparaison avec ces marques largement connues.
[37] Bien que la marque BAYLOR présente une certaine ressemblance avec les marques THE BAY du fait que ses trois premières lettres correspondent à l'élément dominant de ces dernières, les témoignages produits devant le juge de première instance indiquent qu'un grand nombre de tiers utilisent des marques de commerce et des noms commerciaux comprenant l'élément BAY que la Compagnie de la Baie d'Hudson utilise comme marque de commerce pour les vêtements et autres marchandises et services qu'elle vend26. Malgré la grande notoriété des marques THE BAY, il n'est dit nulle part qu'il y a eu confusion avec ces autres marques, et en particulier, il n'y a aucune preuve de confusion avec les marques commençant par les trois lettres BAY, savoir BAYARD, BAYOU ou BAYSIDE JACK27.
[38] Le mot BAYLOR n'est pas moins distinctif que n'importe laquelle des marques ci-dessus. À la différence des marques THE BAY, elle n'évoque aucune baie, mais le nom de famille d'une personne28 ou le nom de l'appelante pour ceux qui connaissent l'université Baylor ou son équipe de football. La notoriété de la Compagnie de la Baie d'Hudson, bien qu'elle soit considérable au Canada, n'est quand même pas telle qu'elle a pour effet d'interdire automatiquement aux tiers d'utiliser un mot dont les trois premières lettres sont BAY.
[39] D'autre part, l'obscurité relative de la marque BAYLOR par rapport aux marques THE BAY, tout en étant un facteur considérable lorsqu'il s'agit d'apprécier la confusion par référence au consommateur moyen, n'a plus cette importance quand on prend en compte l'acheteur probable. En effet, il ressort des témoignages sur ce point que ceux qui achètent des vêtements promotionnels d'université en raison d'un intérêt qu'ils partagent, tendent à avoir conscience de l'origine de la marque de commerce qu'ils choisissent d'arborer. Sur ce point, il convient de répéter que la Compagnie de la Baie d'Hudson ne met pas ses marques bien en évidence, de telle façon qu'il y a possibilité de confusion avec les marques d'universités américaines.
[40] Enfin, les cas de confusion créée par les montres BAYLOR à Calgary ne sont pas suffisants pour justifier un verdict de confusion. Comme noté supra, ces incidents remontent à 1991, et le fait que depuis lors, aucun incident semblable n'a été rapporté nulle part au Canada, engage à conclure catégoriquement qu'à même supposer qu'il y ait eu confusion, cette confusion a cessé dès 1991.
[41] Il s'ensuit qu'eu égard à toutes les circonstances de la cause, en particulier au marché sur lequel se vendent les produits portant la marque BAYLOR, la seule conclusion qu'eût pu tirer le juge de première instance était que l'appelante s'est acquittée de la charge de prouver que sa marque projetée ne créerait vraisemblablement aucune confusion avec celles de la Compagnies de la Baie d'Hudson.
[42] Par ces motifs, je suis d'avis qu'il faut faire droit à l'appel, infirmer le jugement de la Section de première instance, ordonner au registraire des marques de commerce d'accueillir la demande
d'enregistrement no 711,942, modifiée, de la marque de commerce BAYLOR, et allouer à l'appelante les dépens en appel comme en première instance.
Signé : Marc Noël
________________________________
J.C.A.
" Je souscris aux motifs ci-dessus.
Signé : Joseph T. Robertson, J.C.A. "
" Je souscris aux motifs ci-dessus.
Signé : F. Joseph McDonald, J.C.A. "
Traduction certifiée conforme,
Martine Brunet, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
| DOSSIER No : A-35-99 |
| INTITULÉ DE LA CAUSE : Baylor University c. Compagnie de la Baie d'Hudson et al. |
| LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
| DATE DE L'AUDIENCE : 2 juin 2000 |
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR LE JUGE NOËL
| Y ONT SOUSCRIT : Le juge Robertson |
Le juge McDonald
| LE : 22 juin 2000 |
ONT COMPARU :
M. Robert MacFarlane pour l'appelante
M. Robert Storey
| M. Christopher Pibus pour les intimés |
M. Peter Choe
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Berenski & Parr pour l'appelante
Toronto (Ontario)
Gowling, Strathy & Henderson pour les intimés
Toronto (Ontario)
__________________1 L.R.C. (1985), ch. T-10.
2 (1998), 84 C.P.R. (3d) 354.
3 Motifs du jugement, note 2 ci-dessus, p. 360.
4 Dossier d'appel, vol. I, page 87.
5 Motifs du jugement, note 2 ci-dessus, page 361.
6 Ibid., page 362.
7 Ibid., page 365.
8 Ibid.
9 Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le registraire des marques de commerce, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.), page 422.
10 Voir la réponse à l'engagement 220, Dossier d'appel, vol. 4, page 1227.
11 Voir la transcription du contre-interrogatoire de Brian Crawford Grose, l'engagement qui y figure et la réponse faite à ce dernier (Dossier d'appel, vol. 4, pages 1242 et 1253 respectivement).
12 Voir la transcription du contre-interrogatoire de Brian Crawford Grose, note 11 ci-dessus, pages 1243 et 1244.
13 Le registraire ne donnait à cet affidavit qu'une " certaine valeur probante " (Décision du registraire, Dossier d'appel, vol. 1, pages 46 et 47).
14 Motifs du jugement, note 2 ci-dessus, page 362.
15 Puisqu'il s'agissait d'un appel dans lequel le juge de première instance était appelé à se prononcer sur les points de fait et de droit, avec introduction d'éléments de preuve nouveaux, la date déterminante pourrait fort bien être celle de son jugement, rendu 18 mois après. Cf. Park Avenue Furniture, note 9 ci-dessus, page 425, où Mme le juge Desjardins, J.C.A., s'est prononcée en ces termes : Il me semble qu'il importe que la décision du registraire ou du tribunal reflète avec exactitude l'état du registre. Le droit à l'enregistrement devrait être décidé à la date de l'enregistrement ou à la date du refus de l'enregistrement.
16 Affidavit de Douglas E. Warrington, Dossier d'appel, vol. 4, page 1121.
17 Motifs du jugement, note 2 ci-dessus, page 360.
18 [1999] A.C.F. no 1966.
19 Ibid., paragraphes 63 et 64.
20 55 C.P.R. (3d) 463.
21 Réponse à l'engagement en date du 14 août 1995 (Dossier d'appel, vol. 4, pages 1253 et 1254.
22 Affidavit de Mark Koch, paragraphes 7 et 8 (Dossier d'appel, vol. 2, page 311); réponse à l'engagement en date du 14 août 1995, paragraphe 1 (Dossier d'appel, vol. 4, page 1252).
23 Motifs du jugement, note 2 ci-dessus, page 365.
24 Réponse à l'engagement en date du 14 août 1995, paragraphe 1 (Dossier d'appel, vol. 4, pages 1252 et 1253).
25 Il y en a deux.
26 Une recherche dans la base de données du Bureau canadien des brevets a fait ressortir plus de 70 marques déposées avec les lettres BAY, lesquelles marques appartiennent à d'autres que la Compagnie de la Baie d'Hudson (Affidavit de Jane Serjeant, paragraphe 3 et 4, pièce A, Dossier d'appel, vol. 2, page 263).
27Réponse à l'engagement en date du 1er février 1995 (Dossier d'appel, vol. 4, page 1227).
28 Décision du registraire, note 13 ci-dessus, page 44.