Date : 19991110
Dossier : A-266-98
OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 10 NOVEMBRE 1999
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE McDONALD
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
L'ASSOCIATION OLYMPIQUE CANADIENNE,
appelante,
- et -
TECHNIQUIP LIMITED,
intimée.
JUGEMENT
L'appel est rejeté avec dépens.
Alice Desjardins
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL. L.
Date : 19991110
Dossier : A-266-98
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE McDONALD
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
L'ASSOCIATION OLYMPIQUE CANADIENNE,
appelante,
- et -
TECHNIQUIP LIMITED,
intimée.
Audience tenue à Toronto (Ontario) le mercredi 20 octobre 1999.
Jugement prononcé à Ottawa (Ontario) le mercredi 10 novembre 1999.
MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE DESJARDINS
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE McDONALD
LE JUGE SEXTON
Date : 19991110
Dossier : A-266-98
CORAM: LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE McDONALD
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
L'ASSOCIATION OLYMPIQUE CANADIENNE,
appelante,
- et -
TECHNIQUIP LIMITED,
intimée.
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE DESJARDINS
[1] Il s'agit d'un appel d'une décision prononcée par le juge Joyal en vertu des articles 56 et 59 de la Loi sur les marques de commerce[1] (la Loi), infirmant la décision de la Commission des oppositions des marques de commerce ( « la Commission » ou le « membre de la Commission » ). La Commission a refusé la demande de marque de commerce n ° 612,272 pour la représentation d'un homme au motif qu'elle ressemblait à la famille de marques officielles de l'appelante, famille comprenant ses vingt-neuf marques officielles et les treize marques officielles du « Comité organisateur des jeux olympiques de 1976/Organizing Committee of the 1976 Olympic Games » .
[2] Techniquip Limited (l'intimée) a demandé l'enregistrement de la marque suivante :
[3] L'appelante a produit une opposition en se fondant sur le sous-alinéa 9(1)n)(iii) et sur l'alinéa 12(1)e) de la Loi. Voici quelques illustrations de la famille de marques officielles de l'appelante, la première marque de gauche représentant un joueur de soccer.
[4] La Commission a posé, au début de sa décision, que le critère à appliquer selon le sous-alinéa 9(1)n(iii) pour déterminer si la marque de l'intimée était identique à la marque officielle ou presque la même que celle-ci était la comparaison directe des marques en question, sans tenir compte d'éléments liés au marché, si l'on devait établir une distinction avec le critère applicable dans le cas d'une analyse selon l'article 6[2]. En appliquant le critère de la « comparaison directe » , la Commission a exclu les deux affidavits déposés par l'intimée. Le premier affidavit présentait plus de 250 enregistrements relatifs à des bonhommes-allumettes, constitués de lignes évoquant la forme d'un homme se livrant à des activités diverses, avec une tête détachée du corps ou non. Certains de ces enregistrements remontaient à 1959, d'autres ne dataient que de 1989. Le second affidavit établissait l'utilisation généralisée de dessins représentant un bonhomme-allumettes dans des annuaires téléphoniques, des magazines ou des journaux, des panneaux d'affichage et la publicité. Les propriétaires de ces marques exploitaient des entreprises dans des domaines aussi variés que l'assurance et la création de costumes. D'autres étaient des autorités locales donnant des directives en matière de circulation, des centres commerciaux offrant des renseignements à leurs clients ou des équipes de la route dirigeant la circulation. La Commission, après avoir décidé de ne pas tenir compte de cette preuve, a déclaré que la demande, si elle avait été fondée sur une marque officielle unique, celle du joueur de soccer, aurait été rejetée. Mais, puisque l'appelante s'appuyait sur une famille de marques, la Commission s'est jugée obligée par la jurisprudence de considérer cette famille de marques. La Commission a estimé que l'on pouvait aisément établir un rapport entre le harnais porté par le bonhomme-allumettes de l'intimée et une activité sportive comme la nage aérienne, le vol libre ou le saut à l'élastique[3]. Ce rapprochement a fait naître un doute dans l'esprit du membre de la Commission au sujet de la ressemblance. Il a conclu que, l'intimée ayant l'obligation d'établir que sa marque était enregistrable, ce doute devait jouer à l'encontre de l'intimée, dont il a fini par rejeter la demande.
[5] En appel, le juge a appliqué le critère élaboré dans l'affaire La Reine c. Kruger[4]. Dans cette affaire, le registraire des marques de commerce a noté que la protection offerte par le sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi était à certains égards plus large que le critère relatif à la confusion prévu à l'article 6, mais que le critère de la ressemblance énoncé au sous-alinéa 9(1)n)(iii) l était plus rigoureux à d'autres égards que le critère de la confusion que l'on retrouve à l'article 6 de la Loi. Le registraire des marques de commerce a poursuivi son analyse en disant que, sur le fondement du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi, si la marque qu'utilise une personne est une marque dont la ressemblance avec la marque interdite est telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec cette marque interdite, l'emploi de cette marque peut être interdit même dans les cas où il n'y a aucune vraisemblance de confusion. Le critère sous le régime du sous-alinéa 9(1)n)(iii) se limitait à la ressemblance entre la marque interdite et la marque adoptée. Par contre, disait-il, pour déterminer s'il y a vraisemblance de confusion aux termes de l'article 6, il faut considérer toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5). Donc, le degré de ressemblance entre les marques n'était que l'une des nombreuses circonstances devant être prises en compte dans une analyse faite en fonction de l'article 6.
[6] Le registraire des marques de commerce poursuivait[5] :
[TRADUCTION]... Une personne n'ayant qu'une mémoire imparfaite qui est familière avec la marque de l'opposante et n'en garde qu'un souvenir imparfait, en voyant la marque de la requérante appliquée aux marchandises visées dans la demande ou associée à ces marchandises ne serait pas conduite à inférer que les marchandises associées à la marque de la requérante étaient fabriquées, vendues, données à bail, louées ou exécutées par l'opposante.
[7] Le juge de première instance a noté, au départ, que la famille de marques de l'intimée consistait en des bonhommes-allumettes blancs sur fond carré de couleur noire. Chaque bonhomme était surmonté d'une tête ronde, et les parties supérieure et inférieure de leur corps étaient détachées l'une de l'autre. Dans les marques, tous les bonhommes étaient en mouvement et pratiquaient une activité sportive. Des lignes additionnelles apparaissant sur les marques permettaient d'établir de quel sport il s'agissait. Il n'était pas contesté que l'intimée était une « autorité publique » aux termes de la Loi[6].
[8] La marque de l'intimée, de son côté, consistait en un dessin représentant un bonhomme-allumettes blanc sur fond rond de couleur noire. Le bonhomme, immobile, était surmonté d'une tête ronde et la partie supérieure de son corps était divisée en quatre sections par ce qui, manifestement, était un harnais.
[9] Le juge de première instance a ensuite commencé son analyse juridique en posant que le critère à appliquer selon le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi était celui de la ressemblance entre la marque interdite et la marque adoptée. Si la marque faisant l'objet de l'opposition n'était pas identique à la marque invoquée par l'opposante, la Cour devait alors se demander si la marque de commerce de l'appelante était d'une ressemblance telle qu'on pourrait vraisemblablement la confondre avec une ou plusieurs marques de l'opposante. Il a donc rejeté le critère de la comparaison directe et adopté celui de la ressemblance et du souvenir imparfait.
[10] Le juge de première instance était d'avis qu'il incombait à l'appelante, parce qu'elle invoquait une famille de marques dans une procédure d'opposition, d'établir l' « emploi » de ses marques officielles. Il a jugé que l'état du registre et l'état du marché constituaient des facteurs hautement pertinents à ces égards et a conclu que les éléments particuliers des marques de l'appelante, qui représentaient toutes l'image d'une personne en mouvement se livrant à des activités sportives, ne pouvaient légitimement être attribués au dessin présenté par l'intimée, qui montrait l'image d'une personne debout et immobile portant un harnais.
Analyse
[11] À mon sens, le juge de première instance a fait une analyse exacte.
[12] L'affaire portait sur une « marque officielle » , prévue au sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi. Une « marque officielle » est une marque adoptée et employée par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services, à l'égard de laquelle le registraire, sur la demande de l'autorité publique, a donné un avis public dans le Journal des marques de commerce[7] que celle-ci l'a adoptée. Cette marque devient alors une marque interdite à compter du moment où l'avis est donné selon le sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi[8]. Les avocats des deux parties s'accordaient sur le point que la marque officielle n'a pas à figurer au registre[9].
[13] Le premier juge a bien résumé l'intention et l'effet du sous-alinéa 9(1)n)(iii) dans le passage suivant :
[28] À mon avis, l'article 9 a pour objet de supprimer des divers secteurs d'activité ou du commerce toutes les sortes de marques énumérées plus haut. Suivant cette disposition, nul ne peut tirer profit d'un symbole public bien connu et respecté, ni l'adopter pour ses propres marchandises ou services. Ces emblèmes, insignes ou écussons sont associés à des institutions publiques qui ne prennent aucune part aux différents secteurs d'activité ou au commerce, mais qui sont néanmoins réputées être revêtues de respectabilité, de crédibilité et d'autres vertus civiques. En un sens, cette disposition veille à ce que ces symboles ne deviennent pas le gage d'une entreprise ou d'un secteur d'activité donné.
[...]
[30] Cette position avantageuse qu'offre l'article 9 varie toutefois selon les divers sous-alinéas de l'alinéa 9(1)n). Les observations formulées par le juge MacGuigan dans l'arrêt Allied Corp. c. Association olympique canadienne, précité, sont claires sur ce point; l'alinéa 9(1)n)(i) emploie l'expression « adopté ou employé » par les forces de Sa Majesté, tandis que les termes apparaissant au sous-alinéa 9(1)n)(iii) sont « adopté et employé » . J'interprète ces distinctions légales comme restreignant quelque peu l'exclusivité des marques des « autorités publiques » comparativement aux autres.
[14] L'appelante s'est opposée à l'enregistrement en invoquant une famille de marques.
[15] La notion de famille de marques a été élaborée dans le contexte d'instances fondées sur l'article 6 de la Loi. Dans l'affaire Molnlycke Aktiebolag c. Kimberly-Clark of Canada Ltd., le juge Cattanach a expliqué[10] :
Lorsqu'il s'agit d'une série de marques qui possèdent toutes les mêmes caractéristiques et appartiennent au même commerçant, la personne qui demande l'enregistrement d'une marque présentant ce trait commun se trouve alors désavantagée puisque le public pourrait penser qu'une telle marque annonce des marchandises provenant de la même source que celle des marchandises visées par les autres marques.
[...]
Si les marques qui présentent des caractéristiques communes sont enregistrées au nom de différents propriétaires, on présume alors que ces caractéristiques communes constituent un trait commun de l'entreprise et l'enregistrement devrait être accordé. Le fait que les marques appartiennent à différentes personnes tend à nier l'importance de l'existence du trait commun et favorise ainsi la personne qui demande l'enregistrement.
[16] L'appelante ayant fait intervenir dans la preuve la notion de « famille de marques » élaborée dans le contexte de l'analyse en fonction de l'article 6, l'intimée était en droit d'opposer une preuve qu'il n'existait pas de famille de marques que pourrait invoquer l'appelante. À cette fin, il était loisible à l'intimée de présenter une preuve concernant l'état du registre et l'état du marché en vue d'établir que ces bonhommes-allumettes étaient communs à de nombreuses marques et que, par conséquent, une fois qu'une marque est devenue commune, on ne saurait avoir une famille de marques[11].
[17] Le juge de première instance a appliqué correctement le critère élaboré par la jurisprudence à l'égard du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi. Compte tenu de la preuve présentée par l'appelante à l'égard de sa famille de marques officielles, il était également justifié d'accepter les deux affidavits produits par l'intimée et de statuer comme il l'a fait.
[18] Je suis d'avis de rejeter l'appel avec dépens.
Alice Desjardins
J.C.A.
Je souscris.
F. Joseph McDonald, J.C.A.
Je souscris.
J. Edgar Sexton, J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Richard Jacques, LL. L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N ° DU DOSSIER : A-266-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : ASSOCIATION OLYMPIQUE CANADIENNE
c. TECHNIQUIP LIMITED
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 20 OCTOBRE 1999
MOTIFS DU JUGEMENT (JUGES DESJARDINS, McDONALD ET SEXTON) DATÉS DU 10 NOVEMBRE 1999
ONT COMPARU :
Kenneth D. McKay Pour les appelantes
Michael E. Charles Pour l'intimée
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sim, Hughes, Ashton & McKay
Toronto (Ontario) Pour les appelantes
Bereskin & Parr
Toronto (Ontario) Pour l'intimée
[3]Il convient de noter que ces trois activités sportives ne se retrouvent pas dans la famille de marques officielles de l'appelante.
[6]Registraire des marques de commerce c. Association olympique canadienne (1982), 67 C.P.R. (2d) 59 (C.A.F.).
[7]Le Journal des marques de commerce est mentionné au paragraphe 66(3) de la Loi, ainsi qu'aux articles 15, 16 et 17 du Règlement.
[8]Association olympique canadienne c. Allied Corp. (1989), 28 C.P.R. (3d) 161, aux p. 165 et 166; Park Avenue Furniture Corp. c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, aux p. 422 et 423; Association olumpique canadienne c. Olympus Optical Co. (1991), 38 C.P.R. (3d) 1.
[11]McDonald's Corp c. Coffee Hut Stores Ltd. (1994), 55 C.P.R. (3d) 463, le juge McKeown, confirmé par (1996) 68 C.P.R. (3d) 168, le juge Hugessen J.C.A. (tel était alors son titre) (C.A.) citant Park Avenue Furniture Corp. v. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 413, à la p. 428, le juge Desjardins J.C.A. (C.A.).