Date : 20051025
Dossier : A-500-04
Référence : 2005 CAF 342
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
TRADITION FINE FOODS LTD.
appelante
et
THE OSHAWA GROUP LIMITED, SOBEYS INC., ALIMENTATION
BLANCHETTE ET CYRENNE INC., MARCHÉALAIN LARIVIÈRE INC.,
MARCHÉJIMMY INC., MARCHÉRÉAL CHARTIER INC., 9063-8867
QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de MARCHÉJULIEN, ARSENE GAUDREAULT INC., et 2959-1120 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de GROSSISTE DE L'ENCAN
intimées
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 14 septembre 2005.
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 25 octobre 2005.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE
Y A SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN
MOTIFS CONCOURANTS : LE JUGE LÉTOURNEAU
Date : 20051025
Dossier : A-500-04
Référence : 2005 CAF 342
CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
TRADITION FINE FOODS LTD.
appelante
et
THE OSHAWA GROUP LIMITED, SOBEYS INC., ALIMENTATION
BLANCHETTE ET CYRENNE INC., MARCHÉALAIN LARIVIÈRE INC.,
MARCHÉJIMMY INC., MARCHÉRÉAL CHARTIER INC., 9063-8867
QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de MARCHÉJULIEN, ARSENE GAUDREAULT INC., et 2959-1120 QUÉBEC INC. faisant affaires sous le nom de GROSSISTE DE L'ENCAN
intimées
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE MALONE
I. Introduction
[1] Le présent appel de Tradition Fine Foods Ltd. (Tradition) a été interjeté contre une décision du juge O'Reilly datée du 20 juillet 2004, qui rejetait l'action de Tradition en violation d'une marque de commerce et en commercialisation trompeuse (Tradition Fine Foods Ltd. c. Oshawa Group Ltd, [2004] A.C.F. no 1244). Tradition a intenté son action en 1999, pour demander 2 millions de dollars à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une injonction interdisant aux intimées (ci-après Sobeys) d'utiliser le mot « Tradition » à l'égard duquel elle détenait trois marques de commerce déposées distinctes.
[2] Tradition produit une gamme de produits cuits, frais et congelés qui sont vendus dans des épiceries et des dépanneurs et utilisés par diverses autres institutions comme des hôtels et des hôpitaux. Ses marques de commerce concernent les produits de boulangerie congelés non emballés, ainsi que les produits cuits puis congelés. Parmi ces produits, on compte des muffins, des croissants, des biscuits, des gâteaux et des pâtisseries.
[3] En 1997, Sobeys a commencé à ouvrir au Québec et en Ontario une chaîne de petites épiceries franchisées de produits frais et à utiliser dans ses affiches et dans son graphisme le terme bilingue « Tradition » . Chaque magasin offre une gamme très étendue de produits commerciaux d'épicerie, y compris des pâtisseries fraîches et congelées que vend la boulangerie sur place. Au Québec, Sobeys exploite ses magasins sous la raison sociale « Les Marchés Tradition » , laquelle a été déposée en septembre 2000 comme marque de commerce pour des magasins d'alimentation au détail.
[4] Lors de l'instruction, Tradition a prétendu que l'utilisation par Sobeys des marques de commerce « Tradition » et « Les Marchés Tradition » contrevenait à ses droit garantis par l'article 20 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), dont Tradition a prétendu que l'article 19 consacrait l'exclusivité. En outre, Tradition a allégué que l'utilisation de la marque de commerce « Tradition » par Sobeys était facilement confondue avec les diverses marques de commerce déposées de l'appelante, en contravention à l'alinéa 7b) et au paragraphe 20(1) de la Loi et diminuant ainsi la valeur de l'achalandage accumulé par les diverses marques de commerce déposées de Tradition. L'appelante a prétendu également devant la Cour que le juge avait commis une erreur en accordant trop peu de valeur probante à sa preuve par sondage une fois admise, et en concluant que certains appels téléphoniques faits à la mauvaise entreprise ne constituaient pas une preuve de confusion réelle.
II. La décision portée en appel
[5] Après avoir passé en revue et apprécié la preuve, le juge a conclu que Tradition ne s'était pas acquittée du fardeau de prouver que Sobeys avait contrevenu aux droits relatifs à ses marques de commerce. En particulier, le juge O'Reilly a conclu que la marque de commerce de la demanderesse, c'est-à-dire « Tradition » , était une marque faible, adoptée et utilisée communément par de nombreux autres fabricants de produits alimentaires qui se concurrencent mutuellement sur le marché de l'alimentation au détail. En ce qui concerne la marque de commerce déposée de Sobeys, « Les Marchés Tradition » , il a conclu que l'utilisation de celle-ci en liaison avec des services d'alimentation au détail ne serait pas raisonnablement susceptible de créer de la confusion avec les marques de la demanderesse, comme l'exige le paragraphe 6(5) de la Loi. En général, la preuve de la demanderesse à l'appui de l'allégation de confusion et découlant d'appels téléphoniques et d'une enquête de marché effectuée par son expert a été appréciée et rejetée comme n'étant pas persuasive. Essentiellement, le juge a conclu qu'il y avait peu de risques de confusion entre les marchandises et les services des deux sociétés, et que la preuve n'avait pas démontré que les consommateurs confondaient effectivement le commerce de boulangerie de Tradition avec les magasins d'alimentation de Sobeys.
III. Les questions en litige
[6] Les questions dont la Cour est saisie peuvent être résumées comme suit :
a. Le juge a-t-il commis une erreur en concluant que l'utilisation du terme « Tradition » par Sobeys ne contrevenait pas au droit de l'appelante, consacré à l'article 19 de la Loi, à l'emploi exclusif de sa marque de commerce déposée?
b. Le juge a-t-il commis une erreur en concluant que l'utilisation du terme « Tradition » ne contrevenait pas à l'alinéa 7b) ni au paragraphe 20(1) de la Loi dans la mesure où elle crée de la confusion ?
IV. Analyse
[7] Pour conclure à l'existence ou à l'absence d'une probabilité raisonnable de confusion, un juge doit avoir tranché des questions de fait pratiques et concrètes. (Voir Ferrero S.p.A. c. Les produits Freddy Inc. (1988), 22 C.P.R. (3è éd.) 346, à la page 350 (CAF).) La Cour ne devrait modifier une conclusion de fait que si le juge de première instance a commis une erreur manifeste et dominante (voir Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235). En matière de marques de commerce, la Cour a récemment statué ainsi au paragraphe 36 de l'arrêt WIC TV Amalco Inc et al. c. ITV Technologies Inc., [2005] A.C.F. no 438, 2005 CAF 96 :
[...] dans les cas où un juge doit appliquer le critère pluridimensionnel prévu au sujet de la contrefaçon de marque au paragraphe 6(5) de la Loi, où le poids attribué à chaque facteur varie selon les circonstances, une erreur dans l'appréciation d'un facteur particulier ne constitue pas une erreur manifeste et dominante, sauf si elle déterminante pour le résultat. Soutenir le contraire revient à rendre chaque facteur critique pour l'analyse, conclusion que n'appuie nettement pas la jurisprudence.
La première question en litige : l'article 19 de la Loi
[8] L'article 19 de la Loi confère au propriétaire d'une marque de commerce déposée le droit exclusif d'utiliser cette marque à l'égard des marchandises ou des services enregistrés. Il n'y a de contravention à l'article 19 que si le prétendu contrefacteur utilise une marque de commerce identique pour des marchandises ou des services identiques à ceux qui ont été enregistrés. À la page 8 de l'arrêt Mr Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R. (3e éd.), le juge en chef Thurlow a déclaré qu'il n'y a pas de contravention à l'article 19 si la marque de commerce n'est pas reproduite sous la même forme qu'elle a été enregistrée :
Si, en fait, un droit d'action en contrefaçon découle de l'article 19 à l'occasion de la reproduction de la marque enregistrée, [...] c'est, à mon avis, seulement la reproduction de la marque enregistrée qui puisse justifier une telle action, et tout droit d'action en contrefaçon que le titulaire enregistré peut avoir pour ce qui est de la reproduction d'une partie de la marque enregistrée ou de l'emploi d'une marque de commerce semblable doit prendre naissance, s'il en est, dans l'article 20 ou probablement dans l'article 22.[Non souligné dans l'original.]
[9] En l'espèce, le juge a tiré les conclusions de fait que Sobeys n'avait pas utilisé la marque de commerce « Tradition » en liaison avec des produits de boulangerie (paragraphe 11 de ses motifs). L'appelante a prétendu que le juge avait commis une erreur en tirant cette conclusion, soulignant à cet égard la présence du mot « Tradition » sur des produits de boulangerie. Cependant, la marque de commerce n'est pas identique. Les mots figurent sur l'emballage des produits de boulangerie est « Marché Tradition » , ce qui n'est pas identique à « Tradition » , la marque déposée de l'appelante. À mon avis, les marques de commerce sont simplement similaires et le juge a eu raison de conclure que Sobeys n'avait pas contrevenu aux droits de Tradition découlant de l'article 19 de la Loi.
La seconde question en litige : la confusion
[10] Dans les recours fondés sur l'alinéa 7b) et le paragraphe 20(1) de la Loi, la preuve de la confusion incombe à Tradition. Tradition a prétendu que l'utilisation faite par Sobeys des expressions « Tradition Market Fresh Foods » et « Les Marchés Tradition » créait de la confusion, surtout en raison de la visibilité du mot « Tradition » sur son graphisme. Les parties ont convenu à l'instance que pour conclure à l'existence de confusion, la Cour devait répondre par l'affirmative à la question suivante : [Traduction] « si les deux marques de commerce étaient utilisées dans la même région, le consommateur moyen conclurait-il vraisemblablement que les marchandises des deux vendeurs proviennent de la même source? » . Cette question est habituellement utilisée dans les affaires relatives aux marques de commerce. (Voir : British Drug Houses Ltd. c. Battle Pharmaceuticals (1944), 4 C.P.R. 48 (Cour de l'É.); Miss Universe Inc. c. Bohna (1994), 58 C.P.R. (3e éd.) 381 (CAF) ; Polo Ralph Lauren Corp. c. United States Polo Association et al. (2000), 9 C.P.R. (4e éd.) 51 (CAF).)
[11] En appel, l'appelante prétend que ce critère n'a pas été utilisé d'une manière suffisamment complète. Tradition prétend que le juge O'Reilly ne s'est pas penché sur la manière dont les parties pourraient exercer leurs activités commerciales à l'avenir, ni sur les conséquences en découlant sur la question de la confusion. Le juge O'Reilly a étudié la situation hypothétique dans laquelle les produits de l'appelante seraient vendus dans les magasins de l'intimée, et il a rejeté cet argument en raison de la nature du commerce de l'appelante, c'est-à-dire qu'il serait très peu probable que les marchandises de l'appelante soient vendues dans le magasin de l'intimée (voir au paragraphe 44 de ses motifs).
[12] En application de l'article 6(5) de la Loi, dont voici le libellé, la Cour doit répondre à la question énoncée au paragraphe 10 en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce ainsi que des facteurs qui y sont énumérés :
|
(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. |
(5) In determining whether trade-marks or trade-names are confusing, the court or the Registrar, as the case may be, shall have regard to all the surrounding circumstances including (a) the inherent distinctiveness of the trade-marks or trade-names and the extent to which they have become known; (b) the length of time the trade-marks or trade-names have been in use; (c) the nature of the wares, services or business; (d) the nature of the trade; and (e) the degree of resemblance between the trade-marks or trade-names in appearance or sound or in the ideas suggested by them. |
[13] En l'espèce, le juge s'est penché sur la preuve de confusion réelle, y compris des appels téléphoniques reçus par Tradition de personnes qui se demandaient s'il existait un lien entre Tradition et les nouveaux magasins d'alimentation. Le juge a également étudié la preuve par sondage déposée par l'expert de Tradition. Enfin, il s'est penché sur les critères légaux énumérés au paragraphe 6(5) de la Loi.
[14] En appel, Tradition prétend que le juge n'aurait pas dû minimiser l'importance de la preuve de son expert, étant donné que Sobeys n'avait pas elle-même produit de sondage ni présenté d'expert, et qu'il a commis une erreur en substituant son opinion sur l'efficacité des conditions de contrôle à celle de l'expert ayant procédé au sondage. Je ne suis pas de cet avis. Il existe une jurisprudence abondante concernant les affaires dans lesquelles les juges ont accordé une valeur probante moindre à des preuves par sondage qu'ils avaient jugées peu persuasives. (Voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd c. Seagram Real Estate Ltd. (1990), 33 C.P.R. (3è éd.) 454, à la page 455 (C.F. 1re inst.);National Hockey League c. Pepsi Cola Canada Ltd. (1995), 59 C.P.R. (3è éd.) (C.A. C.-B.).) Le juge n'est pas tenu par la preuve d'expert et il est légalement habilité à rendre la décision finale. Il ne substitue pas son point de vue à celui de l'expert, mais apprécie plutôt le témoignage de l'expert. (Voir Transport Publishing Co. Pty. Ltd. v. Schooner News Ltd. and Powers (1970), 75 W.W.R. 585 (C.A. Man.).)
[15] L'appelante prétend également que le juge a commis une erreur en concluant que les appels téléphoniques erronés ne démontraient pas une confusion réelle, citant l'arrêt Mr Submarine Ltd. à l'appui du principe selon lequel ces appels représentent une confusion réelle. Selon mon analyse, les principales différences entre l'arrêt Mr Submarine et la présente instance sont que, dans le premier, les deux parties exploitaient un commerce identique et que la nécessité de contacter par téléphone le commerce recherché était beaucoup plus importante dans le commerce des pizzas et des sandwiches sous-marins que dans le commerce de l'épicerie et de la boulangerie.
[16] Sobeys prétend que le « genre » de confusion que la Loi cherche à prévenir est la confusion concernant la source ou l'origine d'un service ou d'un produit en particulier, et non pas celle qui découle de l'insouciance, de l'ignorance, de l'indifférence ou de la mauvaise information des consommateurs. (Voir Stiga Aktiebolag et al. c. S.L.M. Canada Inc. (1990) 34 C.P.R. (3e éd.) 216, à la page 236 (C.F. 1re inst.). Par exemple, le fait de choisir un nom semblable dans un annuaire téléphonique a été jugé constituer un exemple d'insouciance ou de mauvaise information. (Voir Kits Cabaret Vancouver Ltd. c. Armstrong (1992), 44 C.P.R. (3e éd.) 73, à la page 77 (C.S. C.-B.).) À mon avis, le juge O'Reilly a eu raison de déclarer que l'existence de cet élément de preuve peut être pertinente dans l'analyse générale du critère de probabilité de confusion, mais qu'il ne s'agit pas d'une preuve de confusion réelle.
[17] En général, les critiques de l'appelante portent sur l'importance à accorder à la preuve qui a été déposée. Le juge O'Reilly devait décider si le consommateur moyen était susceptible ou non de déduire que les marchandises de l'appelante et les services de l'intimée avaient dans les faits la même source, ce qu'il a fait. Dans son examen des critères légaux, le juge a déclaré que contrairement à l'arrêt Oshawa Holdings Ltd. c. Fjord Pacific Marine Industries Ltd. (1981), 55 C.P.R. (2è éd.) 39 (CAF), il est possible qu'il y ait un certain degré de confusion si les produits « Tradition » étaient vendus dans les magasins de l'intimée. Cependant, il a conclu qu'en raison de la nature du commerce de l'appelante, cette hypothèse était insuffisante pour justifier une conclusion de probabilité de confusion. En définitive, je ne puis relever dans ses conclusions aucune erreur manifeste et dominante.
[18] Je souscris à la conclusion finale du juge O'Reilly selon laquelle ni les appels téléphoniques, ni le résultat de la preuve par sondage, ni l'analyse des critères légaux n'ont démontré l'existence de confusion.
V. Conclusion
[19] L'appel devrait être rejeté avec dépens, ceux-ci étant fixés à une somme globale de 10 000 $ incluant les débours et la T.P.S.
« B. Malone »
Juge
« Je souscris aux présents motifs.
Marshall Rothstein, juge »
LE JUGE LÉTOURNEAU(Motifs concourants)
[20] Après mûre réflexion, et non sans quelques hésitations, je conclus que le présent appel devrait être tranché de la manière indiquée par mon collègue.
« Gilles Létourneau »
Juge
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-500-04
INTITULÉ : TRADITION FINE FOODS LTD.
appelante
- et -
THE OSHAWA GROUP LIMITED ET AL.
intimées
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 14 septembre 2005
MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Malone
Y A SOUSCRIT : Le juge Rothstein
MOTIFS CONCOURANTS : Le juge Létourneau
DATE DES MOTIFS : Le 25 octobre 2005
COMPARUTIONS:
Gregory A. Piasetski Pour l'appelante
Sam El-Khazen Pour l'appelante
Arthur B. Renaud Pour les intimées
Jeilah Y. Chan Pour les intimées
AVOCATS ISNCRITS AU DOSSIER:
PIASETSKI & NENNIGER LLP
Toronto (Ontario) Pour l'appelante
BENNETT JONES LLP
Avocats
Toronto (Ontario) Pour les intimées