Date : 19980616
A-172-97
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE McDONALD
LE JUGE SUPPLÉANT HENRY
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur les marques de commerce
(L.R.C (1985), ch. T-13)
- et -
L'ENREGISTREMENT nE TMA 249,436
visant la marque de commerce SHILING OIL
E n t r e :
LING CHI MEDICINE CO. (H.K.) LTD.,
appelante
(requérante),
- et -
MOHAN PERSAUD, LATCHANDAI PERSAUD et
1013579 ONTARIO INC., faisant affaire
sous la raison sociale de
UNIVERSAL FOODS AND MERCHANDISE CO.,
intimés
(intimés).
AUDIENCE TENUE à Toronto (Ontario), le lundi 15 juin 1998.
JUGEMENT prononcé à l'audience à Toronto (Ontario), le lundi 15 juin 1998.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE STRAYER
Date : 19980616
A-172-97
CORAM : LE JUGE STRAYER
LE JUGE McDONALD
LE JUGE SUPPLÉANT HENRY
AFFAIRE INTÉRESSANT la Loi sur les marques de commerce
(L.R.C (1985), ch. T-13)
- et -
L'ENREGISTREMENT nE TMA 249 436
visant la marque de commerce SHILING OIL
E n t r e :
LING CHI MEDICINE CO. (H.K.) LTD.,
appelante
(demanderesse),
- et -
MOHAN PERSAUD, LATCHANDAI PERSAUD et
1013579 ONTARIO INC., faisant affaire
sous la raison sociale de
UNIVERSAL FOODS AND MERCHANDISE CO.,
intimés
(défendeurs).
MOTIFS DU JUGEMENT
(prononcés à l'audience à Toronto (Ontario)
le lundi 15 juin 1998)
LE JUGE STRAYER
[1] Nous sommes tous d'avis que le présent appel doit être accueilli.
[2] Aux fins du présent appel, nous supposons, sans trancher la question, que l'inertie pourrait constituer une fin de non-recevoir à une requête en radiation. Il y aurait toutefois lieu d'examiner plus à fond, dans un contexte plus approprié, la question de savoir si ce moyen de défense tiré de l'equity pourrait empêcher l'application de la condition légale prévue au paragraphe 18(1) de la Loi sur les marques de commerce, qui exige que la personne enregistrée comme propriétaire de la marque de commerce soit celle qui a droit à son enregistrement. En l'espèce, le juge de première instance a conclu que les intimés n'avaient pas le droit d'obtenir l'enregistrement de la présente marque de commerce. Il est loin d'être évident qu'une action en radiation reposant sur un tel moyen soit uniquement fondée sur l'equity et que le moyen de défense de l'inertie tiré de l'equity constituerait une fin de non-recevoir à une telle action.
[3] Quoi qu'il en soit " et limitant notre décision à la possibilité d'invoquer dans ces circonstances le moyen de défense de l'inertie ", nous estimons que le juge de première instance a commis une erreur de droit en n'appliquant pas en l'espèce le principe reconnu en equity selon lequel celui qui invoque l'equity doit être lui-même sans reproche. Elle a statué que les obligations fiduciaires auxquelles les intimés, en leur qualité de mandataires, étaient tenus envers l'appelante, en sa qualité de mandant, les obligeaient à divulguer intégralement tous les renseignements avant d'enregistrer la marque de commerce de l'appelante au Canada. Elle a déclaré, à juste titre, que la raison d'être de cette exigence de divulgation intégrale était de permettre à l'appelante de donner un consentement éclairé. Elle a ajouté qu'en l'espèce il n'y avait pas eu une telle divulgation avant l'enregistrement. Malgré le fait qu'elle a conclu que la lettre du 6 septembre 1984 était " clair[e] et non équivoque ", et qu'elle avait eu pour effet d'informer l'appelante après le fait de l'enregistrement illicite, nous ne sommes pas d'accord pour dire que, en equity , cette lettre dégageait d'une certaine manière les intimés des conséquences de l'abus de confiance qu'ils avaient commis et qu'ils continuaient à commettre. Malgré la " divulgation " qui, selon le juge de première instance, a eu lieu en 1984, les intimés avaient manifestement agi de mauvaise foi et continuaient à revendiquer une marque de commerce à laquelle ils n'avaient pas droit. Vu leurs agissements, en equity , ils ne peuvent invoquer le moyen de défense de l'inertie parce que celui qui invoque une défense d'equity doit avoir agi avec équité à l'égard de la même question.
[4] De plus, nous ne sommes pas convaincus que la preuve permettait au juge de première instance de conclure que les intimés avaient subi un préjudice en raison de l'omission de l'appelante de contester plus tôt la marque de commerce des intimés. Les intimés ne nient pas qu'ils devaient, aux termes du contrat qu'ils avaient signé avec l'appelante, engager les dépenses qu'ils ont engagées. Les frais qu'ils ont continué à engager après que l'appelante eut été mise au courant de l'enregistrement par eux de la marque de commerce au Canada étaient des frais qu'ils étaient de toute façon contractuellement tenus d'engager dès lors qu'ils possédaient un droit de distribution exclusif au Canada. Toute injustice pouvant résulter de la résiliation du contrat par l'appelante en 1993 ouvrirait droit à un recours contractuel et n'a rien à voir avec le défaut de l'appelante d'agir plus tôt pour faire radier la marque de commerce.
[5] L'appel sera par conséquent accueilli. Comme le juge de première instance a conclu que les intimés n'avaient pas le droit d'obtenir l'enregistrement de la marque de commerce SHILING OIL, et comme nous concluons qu'aucune défense légitime ne peut être invoquée à l'encontre de la requête en radiation de l'appelante, nous ordonnerons la radiation de la marque de commerce. Les dépens sont adjugés à l'appelante tant en appel qu'en première instance.
" B.L. Strayer "
| J.C.A. |
Traduction certifiée conforme
C. Bélanger, LL. L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
| NE DU GREFFE : A-172-97 |
| INTITULÉ DE LA CAUSE : LING CHI MEDICINE CO. (H.K.) LTD. |
| et MOHAN PERSAUD ET AUTRES |
MOTIFS DU JUGEMENT prononcés à l'audience par le juge Strayer
| à Toronto (Ontario) le lundi 15 juin 1998 |
ONT COMPARU :
| Me KELLY GILL pour l'appelante |
| Me EDMUND A. CLARKE pour les intimés |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
| Gowling, Strathy, & Henderson pour l'appelante |
4900 Commerce Court West
C.P. 438, succursale C
Toronto (Ontario)
M2H 6M2
| Fox, Clarke, Dollack & Souza pour les intimés |
145, rue King Ouest, bureau 2000
Toronto (Ontario)
M5H 2B6
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19980616
A-172-97
E n t r e :
LING CHI MEDICINE CO (H.K.) LTD.,
appelante,
-et-
MOHAN PERSAUD ET AL.,
intimés.
MOTIFS DU JUGEMENT