Date : 19990204
A-178-98
Coram : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
E n t r e : APOTEX INC.,
appelante
(défenderesse),
ET
MERCK FROSST CANADA INC.
et MERCK & CO. INC.,
intimées
(demanderesses),
et
MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL
et KYORIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.,
intimés
(défendeurs).
Audience tenue à Montréal les mardi et mercredi 2 et 3 février 1999
Jugement prononcé à l'audience à Montréal le jeudi 4 février 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE DÉCARY
Date : 19990204
A-178-98
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
LE JUGE DÉCARY
LE JUGE NOËL
E n t r e : APOTEX INC.,
appelante
(défenderesse),
ET
MERCK FROSST CANADA INC.
et MERCK & CO. INC.,
intimées
(demanderesses),
et
MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL
et KYORIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.,
intimés
(défendeurs),
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés à l'audience à Montréal,
le jeudi 4 février 1999)
LE JUGE DÉCARY
[1] La décision que le juge de première instance était appelé à rendre était celle de savoir si l'allégation de non-contrefaçon formulée par Apotex en vertu du sous-alinéa 5(1)b)(iv) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)1 au sujet du procédé qu'elle utilisera pour fabriquer de la norfloxacine était fondée. Plus précisément, la question à résoudre était celle de savoir si le procédé par lequel Apotex utilise de la pipérazine protégée différait du procédé révélé et revendiqué dans le brevet canadien no 1 178 961 (le procédé 961) dans lequel de la pipérazine non protégée est utilisée au point de ne pas représenter un équivalent chimique manifeste du procédé breveté.
[2] Le juge de première instance a conclu2 que le procédé d'Apotex n'ajoutait aucun avantage particulier et qu'il était un équivalent chimique manifeste du procédé 961. Bien que cette conclusion aurait normalement été suffisante pour trancher la demande et pour prononcer une ordonnance d'interdiction contre le ministre, l'avocat d'Apotex a convaincu le juge de première instance que, comme le procédé utilisé par Apotex était lui-même révélé et revendiqué dans un brevet délivré à Torcan Chemical Ltd. en vertu du brevet canadien no 1 326 239 (le brevet 239), la Cour était empêchée, en raison de la présomption de validité des brevets prévue à l'article 45 de la Loi sur les brevets3 (la Loi), de conclure que le procédé Torcan représentait un équivalent chimique manifeste du procédé divulgué dans le brevet 961. Voici en quels termes le juge de première instance résume cet argument : " Comme le brevet 239 doit être présumé valide, on ne peut pas considérer que le procédé Torcan est un équivalent chimique manifeste du procédé divulgué dans le brevet 961, c'est-à-dire que s'il s'agissait d'un équivalent chimique manifeste, il contreferait le brevet 961 et le brevet 239 n'aurait jamais été délivré " (paragraphe 17 des motifs du jugement).
[3] Le juge de première instance a poursuivi en examinant la question de savoir si, en tant que perfectionnement breveté, le procédé Torcan pouvait contrefaire le brevet 961 selon l'article 32 de la Loi. Il a conclu que, s'il constituait un perfectionnement breveté, le nouveau procédé dans son ensemble nécessitait l'exploitation du procédé breveté original ou d'un équivalent chimique manifeste de ce procédé original. Il a par conséquent décidé que l'allégation de non-contrefaçon d'Apotex n'était pas fondée et il a accueilli la demande d'interdiction de Merck en tout état de cause.
[4] À notre avis, le juge de première instance a commis une erreur en retenant l'argument d'Apotex suivant lequel la présomption de validité du brevet 239 empêchait la Cour de conclure que le procédé qu'Apotex se proposait d'utiliser représentait un équivalent chimique manifeste du procédé visé par le brevet 961. La validité du brevet 239 n'est pas en litige en l'espèce et la présomption de validité dont bénéficie ce brevet en vertu de la Loi sur les brevets n'est pas plus utile pour Apotex qu'elle ne l'aurait été si nous étions saisis d'une action en contrefaçon du brevet 9614.
[5] Au bout du compte, toutefois, le juge de première instance a examiné et interprété le brevet 961. Il a également examiné le procédé Torcan, ainsi que le brevet 239, qui avait été déposé en preuve devant lui. Les témoins experts des deux parties avaient souscrit des affidavits dans lesquels ils comparaient en détail le procédé 961 et le procédé Torcan et dans lesquels ils mentionnaient également le brevet 239. Le juge de première instance a apprécié ces éléments de preuve et en est arrivé à la conclusion que le procédé qu'Apotex se proposait d'employer représentait un équivalent chimique manifeste du procédé du brevet 961. Il n'a commis aucune erreur de droit ou de fait donnant ouverture à un contrôle judiciaire en tirant cette conclusion. Il n'avait pas besoin d'aller plus loin.
[6] L'appel sera rejeté avec dépens.
Robert Décary
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 19990204
A-178-98
E n t r e :
APOTEX INC.,
appelante
(défenderesse),
ET
MERCK FROSST CANADA INC.
et MERCK & CO. INC.
intimées
(demanderesses),
et
MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU
BIEN-ÊTRE SOCIAL et KYORIN PHARMACEUTICAL
CO., LTD.,
intimés
(défendeurs).
MOTIFS DU JUGEMENT
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : A-178-98
INTITULÉ DE LA CAUSE : APOTEX INC.,
appelante (défenderesse),
| et |
MERCK FROSST CANADA INC.
| et MERCK & CO. INC., |
intimées (demanderesses),
et
| MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET |
| DU BIEN-ÊTRE SOCIAL et KYORIN PHARMACEUTICAL CO., LTD., |
intimés (défendeurs).
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Les 2 et 3 février 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES DESJARDINS, DÉCARY ET NOËL) PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR LE JUGE DÉCARY LE 4 FÉVRIER 1999
ONT COMPARU :
Me H.B. Radomski/ pour l'appelante
Me David Scrimger
Me J. Nelson Landry/ pour les intimées
Me Judith Robinson Merck Frosst Canada Inc. et Merck & Co. Inc.
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :
Goodman, Phillips & Vineberg pour l'appelante
Toronto (Ontario)
Ogilvy, Renault pour les intimées
Montréal (Québec) Merck Frosst Canada Inc. et Merck & Co. Inc.
Me Morris Rosenberg pour le défendeur
| Sous-procureur général du Canada ministre de la Santé nationale et du |
| Ottawa (Ontario) Bien-être social |
Date : 19990204
A-178-98
MONTRÉAL (QUÉBEC, LE 4 FÉVRIER 1999
CORAM : LE JUGE DESJARDINS
| LE JUGE DÉCARY |
| LE JUGE NOËL |
E n t r e : APOTEX INC.,
appelante
(défenderesse),
ET
MERCK FROSST CANADA INC.
et MERCK & CO. INC.,
intimées
(demanderesses),
et
MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL
et KYORIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.,
intimés
(défendeurs).
J U G E M E N T
L'appel est rejeté avec dépens.
Alice Desjardins
J.C.A.
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
__________________1 DORS/93-133.
2 Merck Frosst Canada Inc. et al c. Canada (ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), (1998), 80 C.P.R. (3d) 110; (1998), 144 F.T.R. 299.
3 L.R.C. (1985), ch. P-4, modifiée.
4 Voir Tweedale v. Ashworth (1890), 7 R.P.C. 426, à la page 432 (Ch.), le juge Chitty, et R.H. Barrigar, Canadian Patent Act Annoted, 2e éd., Aurora, Canada Law Books, 1998, à la page 54, " 150.