Date : 20021015
Dossier : A-418-01
A-419-01
OTTAWA (ONTARIO), LE 15 OCTOBRE 2002
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
NOVOPHARM LIMITED
appelante
(demanderesse)
- et -
ASTRAZENECA AB
et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
intimés
(défendeurs)
JUGEMENT
L'appel est accueilli avec dépens, les décisions du registraire et de la Section de première instance sont annulées et l'affaire est renvoyée à la Section de première instance pour être jugée au fond. Le juge de première instance décidera s'il y a lieu d'autoriser les parties à déposer des éléments de preuve et/ou des observations supplémentaires ou de trancher au fond sur la base du dossier déjà produit.
« A.M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20021015
Dossier : A-418-01
A-419-01
Référence neutre : 2002 CAF 387
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE ROTHSTEIN
LE JUGE MALONE
ENTRE :
NOVOPHARM LIMITED
appelante
(demanderesse)
- et -
ASTRAZENECA AB
et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
intimés
(défendeurs)
Audience tenue à Toronto (Ontario), le lundi 9 septembre 2002.
Jugement prononcé à Ottawa (Ontario), le 15 octobre 2002.
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN
LE JUGE MALONE
Date : 20021015
Dossier : A-418-01
A-419-01
Référence neutre : 2002 CAF 387
CORAM : LE JUGE LINDEN
ENTRE :
NOVOPHARM LIMITED
appelante
(demanderesse)
- et -
ASTRAZENECA AB
et LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE
intimés
(défendeurs)
MOTIFS DU JUGEMENT
LE JUGE ROTHSTEIN
LES FAITS
[1] Il s'agit d'un appel d'une décision de la Section de première instance. La procédure en Section de première instance était un appel interjeté en vertu de l'article 56 de la Loi sur les marques de commerce L.R.C. (1985), ch. T-10, à l'encontre de deux décisions du registraire des marques de commerce. Dans les deux décisions, le registraire a rejeté les déclarations d'opposition de Novopharm aux demandes d'enregistrement d'Astrazeneca AB (Astra) à l'égard de deux marques de commerce en liaison avec des comprimés contenant de la « félodipine » , préparation pharmaceutique utilisée pour le traitement de l'hypertension. Une marque visait des comprimés roses, ronds et biconvexes (5 mg) et l'autre, des comprimés rouge-brun, ronds et biconvexes (10 mg). Le juge de première instance a rejeté les appels et confirmé les décisions du registraire.
[2] Comme premier motif de rejet des oppositions de Novopharm, le registraire a jugé que les déclarations d'opposition de Novopharm n'étaient pas présentées avec des détails suffisants pour permettre à Astra de répondre aux allégations de Novopharm sur l'absence de caractère distinctif des marques de commerce. Le second motif de rejet des oppositions était qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve quantitatifs ni suffisamment d'éléments de preuve qualitatifs de vente ou d'usage de comprimés pharmaceutiques dont la combinaison de couleur et de forme ressemblait à la marque faisant l'objet de la demande d'enregistrement d'Astra.
[3] Sur l'appel interjeté auprès de la Section de première instance, le juge de première instance a estimé qu'elle devait réviser les décisions du registraire selon la norme du caractère raisonnable simpliciter. Elle a conclu que le registraire n'avait pas commis d'erreur manifeste en rejetant les oppositions de Novopharm au motif qu'elles ne comportaient pas de détails suffisants pour permettre à Astra d'être informée de la nature de l'instance et d'y répondre. Comme l'exigence de détails suffisants était fixée par la loi, le juge de première instance a estimé qu'elle ne pouvait dire que le registraire avait été déraisonnable en exigeant le respect de la loi. Cette conclusion étant déterminante pour l'appel, le juge de première instance n'a pas examiné le second motif de rejet des oppositions par le registraire, soit l'insuffisance de la preuve.
LES QUESTIONS SOULEVÉES
[4] Les questions soulevées dans le présent appel sont les suivantes :
1. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en confirmant les décisions du registraire de rejeter les oppositions de Novopharm au motif premier que les déclarations d'opposition ne donnaient pas de détails suffisants?
2. Si le juge de première instance a commis une erreur en confirmant les décisions du registraire sur le fondement de ce premier motif, a-t-il également commis une erreur en ne révisant pas et en ne rejetant pas le second motif de rejet des oppositions de Novopharm par le registraire, à savoir l'insuffisance de la preuve?
3. Si le juge de première instance a commis une erreur en confirmant les décisions du registraire, comment l'affaire doit-elle être tranchée au fond?
L'ANALYSE
La première question
L'erreur de procédure
[5] Novopharm fait valoir que le registraire a commis une erreur en examinant la suffisance de ses déclarations d'opposition sans prendre en compte les éléments de preuve déposés. À l'appui de sa position, elle renvoie à l'arrêt de la CourNovopharm Limited c. Ciba-Geigy Canada Limited; Novopharm Limited c. Astra Aktiebolag, [2002] 2 C.F. 148.
[6] L'arrêt Novopharm, précité, qui est à mes yeux déterminant pour les questions de procédure soulevées dans le présent appel, a été rendu postérieurement aux décisions du registraire et de la Section de première instance en l'espèce.
[7] En me fondant sur les paragraphes 38 à 43 de l'arrêt Novopharm, précité, je dégage les principes suivants au sujet du caractère suffisant des actes de procédure :
1. La déclaration d'opposition doit être conforme à l'alinéa 38(3)a) de la Loi. En particulier, les motifs d'opposition doivent être exposés avec des détails suffisants pour permettre au requérant d'y répondre. L'alinéa 38(3)a) prévoit :
| 38(3) La déclaration d'opposition indique_: a) les motifs de l'opposition, avec détails suffisants pour permettre au requérant d'y répondre; [...] |
38(3) A statement of opposition shall set out (a) the grounds of opposition in sufficient detail to enable the applicant to reply thereto; [...] |
2. Le caractère suffisant des actes de procédure doit être décidé sur une base interlocutoire. Si tel est le cas, seuls les actes de procédure doivent être pris en compte dans cette décision.
3. Dans la décision relative au caractère suffisant des déclarations d'opposition après le dépôt de la preuve, il faut prendre en considération la preuve et la déclaration d'opposition pour décider si le requérant dispose de détails suffisants pour répondre adéquatement à l'opposition.
[8] Comme la Cour l'a laissé entendre dans l'arrêt Novopharm, précité, après le dépôt de la preuve, il est trop tard pour faire marche arrière et apprécier les actes de procédure comme si les éléments de preuve n'avaient pas été produits. Le délai pour apprécier le caractère suffisant des actes de procédure en eux-mêmes est expiré. Une fois la preuve déposée, le registraire est tenu de la prendre en considération pour décider si les parties savent contre quoi elles doivent se défendre et si elles sont en mesure de répondre. Les éléments de preuve produits peuvent pallier toute insuffisance des actes de procédure.
[9] L'intimée déclare que le Règlement sur les marques de commerce (1996) DORS/96-195 du Canada ne comporte pas de disposition prévoyant une décision sur le caractère suffisant des actes de procédure au stade interlocutoire. Il est vrai qu'il n'y a pas de règle expresse prévoyant une requête interlocutoire en vue de radier des actes de procédure qui n'auraient pas satisfait à des conditions telles que celles de l'alinéa 38(3)a). Cependant, aucune disposition du Règlement n'empêche les requêtes interlocutoires. De plus, l'article 40 du Règlement prévoit la modification d'une déclaration d'opposition ou d'une contre-déclaration avec la permission du registraire. L'article 40 prévoit en effet :
| 40. La modification d'une déclaration d'opposition ou d'une contre-déclaration n'est admise qu'avec la permission du registraire aux conditions qu'il estime indiquées. |
40. No amendment to a statement of opposition or counter statement shall be allowed except with leave of the Registrar and on such terms as the Registrar determines to be appropriate. |
Même en l'absence de disposition explicite au Règlement, l'article 40 implique nécessairement que le requérant ou l'opposant peut présenter une requête interlocutoire visant à modifier ses propres actes de procédure. J'estime qu'il s'ensuit également que le requérant ou l'opposant peut présenter une requête interlocutoire en vue de faire radier tout ou partie des actes de procédure de l'autre partie. Comme l'indique l'arrêt Novopharm, précité, le moment opportun pour faire opposition à des actes de procédure est le stade interlocutoire, avant le dépôt de la preuve.
[10] Si le caractère suffisant des actes de procédure est attaqué après le dépôt de la preuve, le registraire ne peut alors considérer les actes de procédure sans tenir compte de la preuve. À ce stade, il doit examiner si les parties sont au fait de la nature de l'instance et si elles peuvent répondre, en se basant à la fois sur la preuve et sur les actes de procédure. Si le registraire conclut, sans égard à la preuve produite, que les parties ne sont pas au courant de la nature de l'instance et ne peuvent répondre, il prend une décision discrétionnaire qui ne tient pas compte d'une considération pertinente, en l'occurrence la preuve produite.
[11] Comme l'indique l'arrêt Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, [2000] 3 C.F. 145, au paragraphe 51, la décision du registraire doit faire l'objet d'une certaine déférence quand elle relève de son champ d'expertise, à moins qu'une preuve produite en appel devant la Section de première instance ait pu avoir un effet important sur cette décision. Dans ce cas, la norme de contrôle est la décision correcte. J'ajouterais que, si l'on doit faire preuve de retenue à l'égard du registraire, cette retenue est assortie de la réserve que la décision du registraire ne soit pas déraisonnable, soit appuyée par la preuve, ne soit pas entachée par l'omission de facteurs pertinents et soit conforme à la procédure appropriée. Par comparaison, voir l'arrêt Suresh c. Canada, 2002 CSC 1; [2002] A.C.S. n º 3, au paragraphe 41, où la norme de contrôle était le caractère manifestement déraisonnable de la décision.
[12] En l'espèce, le registraire n'a pas tenu compte de la preuve quand il a apprécié si le requérant était au fait de la nature de l'instance et en mesure de répondre à l'opposition. Ce faisant, il a omis de prendre en considération un facteur pertinent et, par conséquent, d'appliquer le critère juridique prescrit dans l'appréciation du caractère suffisant des actes de procédure. Si le juge de première instance avait pu s'appuyer sur l'arrêt Novapharm, précité, quand il a rendu sa décision, il aurait conclu que le registraire, en ne tenant pas compte de la preuve, avait commis une erreur donnant lieu à un contrôle judiciaire. Sur la base de cette conclusion, le juge de première instance aurait alors, pour la première fois dans l'instance, tenu compte de la preuve produite devant le registraire. En outre, en supposant même qu'elle ait estimé que la preuve présentée au registraire était en elle-même insuffisante, du fait de la preuve supplémentaire déposée en appel, elle aurait alors pris en compte cette preuve supplémentaire.
[13] Je procède maintenant à cette analyse.
La décision du registraire
[14] S'agissant du caractère distinctif, les déclarations d'opposition de Novopharm au sujet de la demande d'enregistrement d'une marque de commerce pour les comprimés rouge-brun d'Astra indiquaient :
[traduction] L'opposante fonde son opposition sur les motifs prévus à l'alinéa 38(2)d) de la Loi, à savoir que la marque de commerce n'est pas distinctive en ce qu'elle ne distingue pas, ou n'est pas apte à distinguer, les marchandises de la requérante de celles d'autres personnes. Les comprimés rouge-brun ont été et sont à toutes les époques pertinentes courants dans la profession et ont été utilisés par d'autres personnes, de sorte que les marchandises de la requérante ne peuvent être distinguées des marchandises d'autres personnes, notamment des comprimés des fabricants :
Apotex Inc.
Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd.
Merrell Dow Pharmaceuticals (Canada) Inc.
[15] Dans son plaidoyer écrit, Astra a déclaré :
[traduction] Pour les trois sociétés mentionnées, aucune indication ne précise les produits pharmaceutiques spécifiques visés [c'est-à-dire les comprimés rouge-brun dont il s'agit], leurs ingrédients actifs, leur forme ou toute autre circonstance pertinente ayant trait au moment ou à l'endroit où ces comprimés rouge-brun ont été utilisés ou aux quantités dans lesquelles ils l'ont été.
[16] Dans ses motifs, le registraire déclare :
[traduction][...] je suis d'accord avec la requérante. À mon avis, il n'incombe pas à la requérante de s'enquérir des produits qui sont vendus par des tiers pour savoir à quels comprimés rouge-brun l'opposante pourrait faire allusion.
[17] S'agissant de la demande d'enregistrement par Astra d'une marque de commerce pour des comprimés roses, la déclaration d'opposition de Novopharm est quasi identique à la déclaration d'opposition touchant les comprimés rouge-brun, sauf pour une liste de 26 fabricants pharmaceutiques. Le plaidoyer écrit d'Astra est presque identique à celui des comprimés rouge-brun. De même, les motifs du registraire reprennent presque littéralement ceux qui sont donnés pour les comprimés rouge-brun :
[traduction][...] je suis d'accord avec la requérante. À mon avis, il n'incombe pas à la requérante de s'enquérir des produits qui sont vendus par des tiers pour savoir à quels comprimés roses l'opposante pourrait faire allusion.
La preuve produite devant le registraire
[18] Dans l'affaire des comprimés roses, les auteurs des affidavits ont témoigné sous serment qu'il y avait des comprimés roses sur le marché en 1992 et fourni des extraits du Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (CPS). Parmi ces extraits figuraient des photographies présentant la couleur et la forme des comprimés, le nom des comprimés et les fabricants de ces comprimés. Les photos de comprimés roses dans le CPS comprenaient des pilules produites par les fabricants énumérés dans la déclaration d'opposition.
[19] Dans l'affaire des comprimés rouge-brun, les auteurs des affidavits ont témoigné sous serment qu'il y avait un grand nombre de comprimés rouge-brun sur le marché. Les affidavits joignaient comme pièces des pages du CPS où figuraient des photographies de pilules rouge-brun, y compris celles des fabricants énumérés dans la déclaration d'opposition.
[20] L'auteur de l'affidavit en faveur d'Astra, Wilton, a déclaré dans son affidavit :
[traduction] Chacun des produits pharmaceutiques décrits dans le CPS comprend, notamment, le nom commercial ou la marque de commerce du produit, le nom du fabricant et le nom générique ou le nom chimique de l'ingrédient actif, accompagnés d'une description de l'aspect matériel du produit.
[21] Les auteurs des affidavits en faveur de Novopharm ont été contre-interrogés par Astra au sujet des produits du CPS et des produits offerts sur le marché. L'auteur de l'affidavit d'Astra a reconnu, au moment de son contre-interrogatoire, être au courant de l'existence de comprimés spécifiques roses et rouge-brun sur le marché.
[22] Si le registraire avait pris en considération ces renseignements, il n'aurait pas conclu qu'il incombait à Astra de chercher à quels produits Novopharm pouvait faire allusion dans ses déclarations d'opposition. Les produits et les détails correspondants figuraient au CPS. Les lacunes éventuelles des déclarations d'opposition de Novopharm étaient ainsi corrigées par la preuve produite. Astra était pleinement en mesure de savoir à quels produits se référait Novopharm pour établir l'absence de caractère distinctif de la marque de commerce projetée et de répondre à l'opposition.
[23] Il n'est pas nécessaire de pousser plus loin l'analyse. Si le registraire avait pris en compte la preuve produite, il n'aurait pas dû rejeter les oppositions de Novopharm au motif que les déclarations d'opposition ne comportaient pas de détails suffisants pour permettre à Astra d'y répondre. En appel, le juge de première instance aurait dû arriver à la même conclusion. Comme la preuve présentée au registraire remédiait aux lacunes des actes de procédure, il n'était pas nécessaire pour le juge de première instance de prendre en considération la preuve fournie à la Section de première instance sur cette question.
La deuxième question
[24] J'en viens maintenant au second motif du registraire pour rejeter les oppositions de Novopharm, à savoir qu'il n'y avait pas d'éléments de preuve quantitatifs ni suffisamment d'éléments de preuve qualitatifs de vente ou d'usage de comprimés pharmaceutiques dont la combinaison de couleur et de forme ressemblait aux marques faisant l'objet de la demande d'enregistrement.
[25] Selon la preuve présentée par Novopharm au registraire, il y avait sur le marché au Canada d'autres pilules roses et rouge-brun. Mais la preuve produite devant la Section de première instance était plus spécifique. Elle fournissait des renseignements qualitatifs, notamment des noms, des fabricants et des usages de produits. En outre, elle apportait des renseignements quantitatifs concernant le nombre de prescriptions servies par les pharmaciens et les ventes annuelles de produits pharmaceutiques spécifiques roses et rouge-brun. Comme la preuve présentée à la Section de première instance aurait eu un effet sur les décisions du registraire, le juge de première instance était tenu de la prendre en compte et de réviser le deuxième motif de rejet des oppositions de Novopharm selon la norme de la décision correcte. Les lacunes possibles de la preuve présentée au registraire étaient comblées par la preuve produite devant la Section de première instance.
[26] Le juge de première instance a commis une erreur en n'examinant pas le second motif de rejet des oppositions. Elle aurait dû tenir compte des éléments de preuve déposés devant la Section de première instance et conclure que ceux-ci remédiaient à toute lacune de la preuve soumise au registraire.
La troisième question
[27] La question qui se pose maintenant est de savoir si la Cour doit rendre la décision qu'il incombait au juge de première instance de rendre ou renvoyer l'affaire à la Section de première instance pour qu'elle tranche au fond pour une première fois. Bien que la Cour d'appel soit compétente pour rendre des décisions relevant de la Section de première instance, il est généralement préférable de renvoyer une affaire qui implique l'appréciation d'une preuve à la Section de première instance pour qu'elle soit jugée au fond. Cela s'applique particulièrement dans le cas où ni le registraire ni la Section de première instance n'ont encore tranché sur le fond.
CONCLUSION
[28] Par conséquent, j'accueillerais l'appel avec dépens, j'annulerais les décisions du registraire et de la Section de première instance et je renverrais l'affaire à la Section de première instance pour qu'elle soit tranchée au fond. Il appartiendra au juge de première instance de décider s'il y a lieu d'autoriser les parties à déposer des éléments de preuve et/ou des observations supplémentaires ou de trancher au fond sur la base du dossier déjà produit.
« Marshall Rothstein »
Juge
« Je souscris aux présents motifs.
A.M. Linden, juge »
« Je souscris aux présents motifs.
B. Malone, juge »
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION D'APPEL
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-418-01 et A-419-01
INTITULÉ : NOVOPHARM LIMITED
appelante
(demanderesse)
- et -
ASTRAZENECA AB
et LE REGISTRAIRE
DES MARQUES DE COMMERCE
intimés
(défendeurs)
DATE DE L'AUDIENCE : LE LUNDI 9 SEPTEMBRE 2002
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE ROTHSTEIN
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN
LE JUGE MALONE
DATE DES MOTIFS : LE 15 OCTOBRE 2002
COMPARUTIONS :
Mme Carol Hitchmam pour l'appelante (demanderesse)
Mme Paula Bremner
M. Gunars A. Gaikis pour les intimés (défendeurs)
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Hitchman & Sprigings
Toronto (Ontario) pour l'appelante (demanderesse)
Smart & Biggar
Toronto (Ontario) pour les intimés (défendeurs)
COUR D'APPEL FÉDÉRALE
Date : 20021015
Dossier : A-418-01
A-419-01
ENTRE :
NOVOPHARM LIMITED
appelante
(demanderesse)
- et -
ASTRAZENECA AB
et LE REGISTRAIRE
DES MARQUES DE COMMERCE
intimés
(défendeurs)
MOTIFS DU JUGEMENT