Date : 20061010
LE JUGE SEXTON
ENTRE :
et
Merck & Co., Inc., Merck Frosst Canada & Co., Merck Frosst Canada ltée, Syngenta Limited, AstraZeneca UK Limited et AstraZeneca Canada Inc.
Audience tenue à Toronto (Ontario), le 14 septembre 2006
Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 10 octobre 2006
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
Dossier : A-268-06
Référence : 2006 CAF 324
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
Apotex Inc.
appelante
et
Merck & Co., Inc., Merck Frosst Canada & Co., Merck Frosst Canada ltée, Syngenta Limited, AstraZeneca UK Limited et AstraZeneca Canada Inc.
intimées
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] L’appel principal et l’appel incident sont interjetés à l’encontre d’une ordonnance d’adjudication des dépens prononcée par le juge Hughes le 23 mai 2006 et répertoriée à 2006 CF 631 (l’ordonnance d’adjudication des dépens).
[2] L’ordonnance d’adjudication des dépens faisait suite à un long procès concernant le brevet canadien 1 275 350 (le brevet 350) dont Merck & Co. Inc. et ses deux sociétés canadiennes affiliées (collectivement désignées Merck) sont titulaires. Une licence d’exploitation du brevet 350 a été accordée à Syngenta Limited, AstraZeneca UK Limited et AstraZeneca Canada Inc. (collectivement désignées Astra). Apotex Inc. (Apotex) est un fabricant de produits pharmaceutiques génériques au Canada. Dans un jugement daté du 23 avril 2006, le juge Hughes a conclu qu’il y avait eu contrefaçon du brevet 350 par Apotex, sous réserve de certaines exemptions prévues par la loi et la common law.
[3] Après pris connaissance des observations écrites, le juge Hughes a décidé que Merck et Astra auraient droit ensemble à un seul mémoire de dépens, taxé suivant la valeur maximale de la colonne IV. Sous réserve des indemnités par ailleurs dues à Apotex, Merck et Astra se sont vu adjuger 90 p. 100 de leurs dépens et débours taxés engagés avant le procès et 80 p, 100 de leurs dépens et débours engagés durant et après le procès. Dans les motifs écrits abondants qui accompagnaient l’ordonnance d’adjudication des dépens, le juge Hughes a exposé en détail l’historique de la procédure entreprise en 1996, la conduite des parties avant et pendant le procès et leurs tentatives d’en arriver à un règlement. Il ne fait aucun doute qu’il a été longuement réfléchi à l’ordonnance d'adjudication des dépens, une décision discrétionnaire prévue par l’article 400 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), qui ne sera infirmée que si le juge de première instance n’a pas suffisamment accordé d’importance à toutes les considérations pertinentes, a commis une erreur de droit ou a mal interprété les faits (Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, 2002 CAF 449, au paragraphe 2).
[4] Dans une récente décision de la Cour, le juge en chef Richard a soigneusement résumé les principes applicables dans ces termes :
Une cour d’appel n’a pas la liberté de simplement substituer l’exercice de son propre pouvoir discrétionnaire à celui déjà exercé par le juge de première instance. Toutefois, si la décision était fondée sur une erreur de droit ou si la cour d’appel conclut que le pouvoir discrétionnaire a été exercé de façon erronée, parce qu’on n’a pas accordé suffisamment d’importance, ou qu’on en n’a pas accordé du tout, à des considérations pertinentes ou que le juge de première instance a pris en compte des facteurs non pertinents ou qu’il a omis de prendre en compte des facteurs pertinents, la cour d’appel peut alors exercer son propre pouvoir discrétionnaire [voir Elders Grain Co. Ltd c. Ralph Misener (Navire), [2005] 3 R.C.F. 367 (C.A.), au paragraphe 13].
[5] Après avoir examiné l’ordonnance d’adjudication des dépens et les observations de toutes les parties, dans mon analyse, j’estime que l’appel principal et l’appel incident devraient être accueillis en partie et que l'ordonnance d'adjudication des dépens devrait être modifiée.
I. Existence d’une entente liant les parties
[6] La présente action a été introduite par Merck et Astra au moyen d'une déclaration en date du 19 décembre 1996. La déclaration, qui a fait l’objet de modifications à l’occasion, sollicitait diverses formes de réparation pour la contrefaçon alléguée à l’endroit d’Apotex.
[7] Par sa défense et demande reconventionnelle, Apotex a opposé en défense que la fabrication, l’utilisation et la vente de ses formulations de lisinopril ne constituaient pas de la contrefaçon et elle a allégué dans sa demande reconventionnelle que le brevet 350 n’était pas valide pour divers motifs. Une défense et demande reconventionnelle modifiée a été déposée au cours du procès.
[8] À la suite d’un long processus de communication préalable de la preuve et de préparation au procès, les parties en sont finalement arrivées à un règlement négocié, excluant les dépens, qu'ils ont soumis au juge Hughes le 9 janvier 2006, à l’ouverture du procès. Apotex a consenti à ne pas donner suite à certaines allégations retirées, à savoir celles de la prédiction valable, de l’inutilité, de la divulgation insuffisante et de l’évidence (les allégations retirées). Chacune des parties supportait ses propres dépens à l'égard des allégations retirées.
[9] Le 26 avril 2006, à la suite d’un long procès, le juge Hughes a fait connaître les motifs de sa décision déclarant que le brevet 350 était valide et qu’il avait été contrefait par Apotex. Dans ces motifs, le juge Hughes a demandé que les parties présentent des observations écrites sur les dépens à adjuger.
[10] Dans ses observations, Apotex a demandé au juge Hughes des directives relatives à l’adjudication des dépens, à l’exclusion des dépens, honoraires et débours afférents aux allégations retirées, et a affirmé avec insistance que les dépens exclus devaient faire l’objet d’une entente entre les parties ou être établis par un officier taxateur. Merck et Astra ont reconnu dans leurs observations que la taxation des dépens devrait exclure les dépens et les débours liés aux allégations retirées.
[11] Les motifs et l’ordonnance d’adjudication des dépens ne faisaient pas état du fait que les parties avaient conclu une entente suivant laquelle elles supportaient leurs propres frais relativement aux allégations retirées. Dans le dédale des questions, il semble que le juge Hughes ait oublié le fait que les parties avaient conclu une entente négociée suivant laquelle elles supportaient leurs propres frais relativement aux allégations retirées.
[12] L’ordonnance d’adjudication des dépens non modifiée tiendra Apotex responsable des dépens que Merck et Astra ont accepté de supporter elles‑mêmes, en échange du retrait négocié des allégations visées. Cette situation est nettement injuste.
II. Ordonnances interlocutoires antérieures d’adjudication des dépens
[13] Au paragraphe 24 des motifs de l'ordonnance, le juge Hughes a donné les directives suivantes :
Comme je l’ai indiqué plus tôt, il y a eu un très grand nombre de requêtes, d’appels et de comparutions concernant la gestion de l’instance dans le dossier. Dans la mesure où une ordonnance ou une autre décision connexe traitait expressément des dépens, cette instruction précise est maintenue. Dans la mesure où une telle ordonnance ou une autre décision ne disait rien au sujet des dépens, il n’y a pas d’ordonnance quant aux dépens, ce qui signifie qu’aucune des parties n’en obtient. Lorsqu’une partie ayant obtenu gain de cause s’est vue adjuger des dépens et que ceux-ci n’ont pas été taxés, ils doivent être taxés et payés selon l’échelon supérieur de la colonne IV.
[14] Au total, trente‑quatre ordonnances interlocutoires adjugeaient les dépens à une partie (c.‑à‑d. celles prévoyant que les dépens suivraient l’issue de la cause), sans précision quant à l’échelle ou au montant.
[15] En vertu de l'article 407 des Règles, les dépens adjugés sans précision quant à l’échelle ou au montant doivent être taxés en conformité avec la colonne III. Les adjudications comme celles qui prévoient que les dépens suivront l’issue de la cause, tout en faisant en sorte que la question de savoir en faveur de qui les dépens seront adjugés soit tranchée par le résultat final de l’affaire, ne réservent pas au juge la décision du choix de l’échelle. Dès qu'un juge des requêtes prononce une ordonnance sur les dépens ou ordonne que les dépens suivront l’issue de la cause sans ajouter de précisions modifiant les paramètres généraux de la colonne III qui s’appliquent par défaut, la question de l’échelle est chose jugée, sous réserve d’une requête présentée en vertu de l’article 403 des Règles en vue de faire modifier l’échelle (voir Consorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats Inc., 2002 CAF 417, aux paragraphes 8 et 9 (C.A.F.); AB Hassle c. Genpharm Inc., 2004 CF 892 (1re inst.), au paragraphe 8; Aird c. Country Park Village Properties (Mainland) Ltd., 2005 CF 1170, au paragraphe 10).
[16] Le juge Hughes n’a jamais été saisi d’une requête, présentée en vertu de l’article 403 des Règles, en vue de faire modifier l'une des 34 ordonnances interlocutoires d'adjudication des dépens devant être taxés suivant la colonne III et il n’avait pas compétence pour élever les dépens adjugés dans les ordonnances interlocutoires, y compris celles accordant les dépens à Merck, celles prévoyant que les dépens suivraient l’issue de la cause et celles où l’appel a été rejeté avec dépens, à la valeur maximale de la colonne IV.
[17] Bref, le juge Hughes n’a pas pris en compte tous les facteurs pertinents lorsqu’il a ordonné que, si une partie ayant obtenu gain de cause s’est vu adjuger des dépens et que ceux‑ci n’ont pas été taxés, ils devaient être taxés et payés suivant la valeur maximale de la colonne IV. En conséquence, l’ordonnance sur les dépens devrait être modifiée de sorte que tous les dépens adjugés à Merck et Astra dans les ordonnances interlocutoires de dépens ne précisant pas le montant ou l’échelle, y compris celles réservant l’adjudication à la partie qui obtiendrait gain de cause dans l’action principale, soient taxés en conformité avec la colonne III du tarif.
III. Un mémoire de dépens pour Merck et Astra
[18] Par voie d’appel incident, Merck et Astra cherchent à faire modifier l’ordonnance d’adjudication des dépens dans laquelle le juge Hughes leur a refusé le droit à leurs dépens respectifs associés à la représentation par leurs propres avocats.
[19] En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, ch. P-4, et ses modifications, le breveté doit être constitué partie à l’action en contrefaçon de brevet. Cette exigence se reflète dans le paragraphe 6(4) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), D.O.R.S./93-133.
[20] Puisque la règle veut que le breveté soit partie à l’action en contrefaçon, les tribunaux ont reconnu au breveté le droit d’être représenté par l’avocat de son choix. Comme l’a souligné le juge Noël dans Pfizer Canada Inc. et al. c. Apotex Inc. et al. (1997), 72 C.P.R. (3d) 379 (T.D.) :
Lorsqu’il tente de sauvegarder ses droits à titre de propriétaire du brevet en litige, le titulaire de ce brevet peut être représenté par le procureur de son choix. J’estime qu’il n’existe aucun fondement qui permette de rendre une ordonnance ayant pour effet de le priver de ce droit.
[21] Dans la présente affaire, par ordonnance datée du 26 août 1999, la juge Desjardins de notre Cour a permis à Merck et Astra d’avoir des avocats différents, puisque que Merck, en tant que titulaire du brevet, avait le droit d’être représentée par l’avocat de son choix. Les deux avocats avaient entrepris de faire leurs représentations respectives de manière à éviter tout dédoublement.
[22] À vrai dire, il peut exister nombre de raisons sur le plan commercial expliquant pourquoi un breveté peut avoir intérêt à défendre la validité de certaines revendications d’un brevet, lesquelles peuvent revêtir moins d’importance pour un titulaire de licence (Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc., 2004 CF 570 (1re inst.)). Dans la présente affaire, l’intérêt de Merck ne recoupe pas directement celui d’Astra. Astra n’avait aucun intérêt dans le brevet canadien no 1 275 349 (le brevet 349) dont il est question dans l’allégation d'Apotex concernant la demande complémentaire irrégulière, un point qui a été reconnu à l’instruction par l’avocat d’Astra. De plus, Astra et Merck sont des entreprises concurrentes au Canada en ce qui concerne leurs produits de lisinopril respectifs.
[23] La Cour a déjà décidé que, malgré le recoupement des questions soulevées, les parties demanderesses à la même procédure ne devraient pas être obligées de se partager un seul mémoire de dépens (voir 3430901 Canada Inc. c. Canada (Ministre de l’Industrie) (1999), 177 F.T.R. 161, décision confirmée à [2002] 1 C.F. 421(C.A.F.)).
[24] En résumé, à mon avis, compte tenu de l’ordonnance du 26 août 1999 par laquelle la Cour autorisait la représentation par des avocats différents, le juge Hughes a omis de tenir compte d’un facteur pertinent lorsqu’il a refusé d’adjuger à ces parties les dépens pour leurs avocats respectifs.
Conclusion
[25] En résumé, l’appel principal devrait être accueilli en partie et l’ordonnance d’adjudication des dépens du 23 mai 2006 devrait être modifiée de la façon suivante :
(a) Merck et Astra n’auront pas droit aux dépens, y compris les honoraires et débours, qui sont directement liés aux allégations d’invalidité figurant aux paragraphes 19(f), (g), (l), (m), (n), (o) et (p) de la défense et demande reconventionnelle modifiée datée du 25 mai 2005.
(b) Les dépens adjugés à Merck et à Astra dans les ordonnances interlocutoires, sans autres précisions, devront être taxés et payés en conformité avec la colonne III des Règles.
[26] Les appels incidents devraient être accueillis en partie et l’ordonnance d’adjudication des dépens du 23 mai 2006 devrait être modifiée de la façon suivante :
(a) Merck & Co., Inc., Merck Frosst Canada & Co., Merck Frosst Canada Ltée d’une part, et Syngenta Limited, AstraZeneca UK Limited et AstraZeneca Canada Inc., d’autre part, auront le droit de réclamer leurs propres dépens dans l’instance à être taxés suivant la valeur maximale de la colonne IV pour un avocat principal et un avocat adjoint chacune.
[27] Vu le succès partagé de l’appel principal et des appels incidents, aucun dépens ne seront adjugés.
« Je souscris aux présents motifs,
A.M. Linden, juge »
« Je souscris aux présents motifs,
J. Edgar Sexton, juge »
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A-268-06
(APPEL D’UN JUGEMENT PRONONCÉ PAR MONSIEUR LE JUGE HUGHES EN DATE DU 23 MAI 2006 DANS LE DOSSIER T-2792-96)
INTITULÉ : APOTEX INC.
c.
MERCK & CO., INC., MERCK FROSST CANADA & CO., MERCK FROSST CANADA LTÉE, SYNGENTA LIMITED, ASTRAZENECA UK LIMITED et ASTRAZENECA CANADA INC.
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 14 SEPTEMBRE 2006
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE MALONE
Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
DATE DES MOTIFS : LE 10 OCTOBRE 2006
COMPARUTIONS :
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
|
TORONTO (ONTARIO) |
POUR L’APPELANTE
|
|
MONTRÉAL (QUEBEC)
SMART & BIGGAR TORONTO (ONTARIO) |
POUR L’INTIMÉE MERCK
POUR L’INTIMÉE ASTRAZENECA |
Date : 20061010
Dossier : A-268-06
Ottawa (Ontario), le 10 octobre 2006
CORAM : LE JUGE LINDEN
LE JUGE SEXTON
LE JUGE MALONE
ENTRE :
Apotex Inc.
appelante
et
Merck & Co., Inc., Merck Frosst Canada & Co., Merck Frosst Canada ltée, Syngenta Limited, AstraZeneca UK Limited et AstraZeneca Canada Inc.
intimées
JUGEMENT
L’appel est accueilli en partie et l’ordonnance d’adjudication des dépens du 23 mai 2006 est modifiée de la façon suivante :
(a) Merck et Astra n’auront pas droit aux dépens, y compris les honoraires et débours, qui sont directement liés aux allégations d’invalidité figurant aux paragraphes 19(f), (g), (l), (m), (n), (o) et (p) de la défense et demande reconventionnelle modifiée datée du 25 mai 2005.
(b) Les dépens adjugés à Merck et à Astra dans les ordonnances interlocutoires, sans autres précisions, devront être taxés et payés en conformité avec la colonne III des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.
Les appels incidents sont accueillis en partie et l’ordonnance d’adjudication des dépens du 23 mai 2006 est modifiée de la façon suivante :
(a) Merck & Co., Inc., Merck Frosst Canada & Co., Merck Frosst Canada ltée d’une part, et Syngenta Limited, AstraZeneca UK Limited et AstraZeneca Canada Inc., d’autre part, auront le droit de réclamer leurs propres dépens dans l’instance.
Aucuns dépens ne sont adjugés dans l’appel principal et les appels incidents.
« A.M. Linden »
Juge
Traduction certifiée conforme
Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.B